[2장해외상표상식]19.마드리드시스템의함정

센트럴어택

마드리드시스템의 함정

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국제상표등록제도는 자국 상표(기초상표)의 영역 확장의 개념이라고 하였다. 기초상표가 동일하게 다른 나라에도 생기는 것으로 생각하면 대략 비슷하다. 

그런데 이 영역확장이라는 개념이 마드리드 시스템의 가장 큰 단점이다. 기초상표가 어떤 이유로든 소멸하면 국제등록 전체가 같이 소멸해버릴 수 밖에 없기 때문이다. 

기초상표가 소멸하는 경우란 국내에 아직 출원 중인 상표를 기초로 해서 국제등록을 했는데 그 기초 출원이 거절된 경우가 대표적이다.

요즘은 브랜드 런칭을 국내에서만 하지 않고 국내외에서 한번에 진행하는 경우가 많다. 특히 글로벌 영업을 하는 대기업들은 국내에서만 브랜드를 런칭한다는 것 자체가 불가능하다. 당연히 네이밍 검색도 국내외를 막론하고 한번에 해야하고 등록 역시 국내 뿐만 아니라 해외에도 해야한다. 

비용을 생각하면 국내 출원과 동시에 국제등록을 하면서 해외출원도 하는 것이 맞다. 그런데 만약 국내 출원의 등록이 거절된다면? 

국제등록이 소멸함으로써 해외출원 전체가 없어지게 된다. 물론 기초출원 소멸에 대비한 국제등록의 국내출원 전환(transformation)이 국가별로 마련되어 있지만 거의 다시 출원하는 것과 마찬가지여서 국제등록의 이유가 전혀 없게 된다. 

따라서, 가급적 이미 등록 완료되었거나 최소한 공고결정된 상표를 기초로 하여 국제등록출원하는 것이 현명하다.

국제등록과 우선권주장·우선심사의 조합

그런데, 해외출원이 국내출원과 동시에 이뤄져야한다면 어떻게 해야할까? 국제등록 없이 해외 각국에 각각 상표출원을 하면 아무런 문제가 없겠지만 국제등록제도를 이용하면 지정국수에 따라 크게는 출원비용만 70% 이상을 절감할 수 있으니 국제등록제도를 이용하지 않는 것은 몹시 아쉽다. 

그럴 때는 국제등록을 당장 서두르기보다는 우선심사와 우선권주장을 활용해서 국제등록을 하는 것이 좋다. 

우선심사와 우선권주장은 비슷한 용어 때문에 헷갈릴 수 있는데 전혀 다르다. 

우선심사 (accelarated examination)는 통상 1년 걸릴 심사를 앞당겨서 3개월 만에 빨리 심사하는 것을 말한다. 국내 출원에 적용되는 것이며 외국에는 대부분 없다. 

우선권주장 (priority claim)은 해외출원시 해외출원의 출원일을 국내 출원일로 소급받을 수 있는 것을 말한다. 1국의 출원일을 2국에서도 그대로 인정되는 주는 특혜적 제도이다. 

이때 일정 조건을 갖추어야 출원일 소급이 인정되는데, 상표출원의 경우는 1국 출원일로부터 6개월 이내 2국 출원을 해야하며 출원인과 출원내용(상표,상품)이 동일해야 인정된다. 

보통 출원 후 심사결과 통지까지는 8개월~10개월 정도가 걸린다. 그런데 우선심사를 신청하면 우선심사하기로 결정한 날로부터 2개월 이내에 무조건 심사결과를 통지하도록 되어 있다. 

즉, 우선심사를 신청하면 늦어도 3개월 이내에는 심사결과가 나온다. 그 결과를 받아보고 공고되면 국제등록을 진행한다. 이때, 국제등록출원을 하면서 우선권주장을 하면 국제출원일을 국내출원일로 소급받을 수 있다. 

이렇게 하면 국제등록(해외출원)의 출원일은 국내출원일로 소급받으므로 늦은 출원일에 대한 불이익이 없고 국내출원이 출원공고된 후에 국제등록 했으므로 국제등록이 소멸할 우려도 없어진다.