기업에게 필요한 상표 전략 - 상표 이의신청
[손인호 변리사]의 지식재산 이야기
기업에게 필요한 상표 전략 - 상표 이의신청
안녕하세요. 손인호 변리사입니다.
기업을 운영하다 보면 반드시 만나게 되는 분쟁은 바로 '상표권 분쟁'입니다.
스타트업의 입장에서는 초기에 IP 관리의 필요성을 상대적으로 느끼지 못하다가, 기업의 성장과 함께 경쟁사와 사업 영역이 중첩되면서 분쟁이 시작되기도 합니다.
내 사업 영역을 보호하고, 상대방의 사업 확장을 억제하는 IP 분쟁 대응 전략의 수립은 재차 강조해도 지나치지 않습니다.
상대방의 상표등록을 저지함으로써 분쟁의 씨앗을 방지하는 '상표 이의신청'에 대해서 살펴보고자 합니다.
1. 사람이 하는 일, 실수와 공백은 필연적
AI가 등장하면서 사람이 하는 많은 일들이 대체되고 있습니다.
수많은 기사와 칼럼은 10년 후 AI와 로봇으로 대체될 직업으로 변리사, 변호사, 판사 등의 법률 종사자를 대체 우선순위로 두고 있습니다.
하지만, 법률은 인간과 사회의 가치관을 반영하는 생물과도 같은 존재입니다.
법률의 규정은 시대의 변화를 반영하여 달라지기도 하고, 법률을 적용하고 해석하는 사람의 가치관을 존중하여 재량을 인정하는 방식으로 제도가 유지되고 있습니다.
인간의 지성을 존중하기 때문에 합리적인 영역에서 법은 탄력성을 가지는 것입니다.
사람이 하는 일은 AI와 달리 때때로 실수가 발생하기도 하고, 법 적용의 공백이 존재하기도 합니다.
이러한 공백을 채우는 것이 제도의 힘입니다.
2. 특허청의 심사 공백을 채우기 위한 제도적 장치 - 상표 이의신청
상표 제도에서는 '이의신청'이라는 제도를 통해 법 적용의 공백을 보완하고 있습니다.
특허청에서는 상표 출원인들의 상표가 상표법을 만족하는지 여부를 판단하고, 상표등록을 결정하게 됩니다.
하지만, 상표 심사도 사람이 하는 일이므로 미처 발견하지 못한 비슷한 상표가 존재할 수 있고, 해당 상표가 소비자들에게 어느 정도 유명한지 정확히 파악하지 못할 수도 있습니다.
이와 같은 이유로 특허청의 심사 결과를 확정하기 전에 일정한 기간을 두어 그 결과에 이의가 있는 제3자의 의견과 주장을 수렴하고 있습니다.
만약, 상표출원이 거절되었다면 출원인은 이에 불복하여 심판을 통해 해당 결정을 번복할 수 있도록 하여 상표 출원인의 이익을 보호하고 있습니다.
그리고, 상표출원에 거절이유가 없다고 판단되어 출원공고된 경우에는 누구든지 그 상표가 등록될 수 없다는 근거와 이유를 제공하여 특허청의 판단을 번복할 수 있습니다. 특허청의 판단에 '이의신청'을 함으로써, 상표권 등록 여부를 다시 판단하게 되는 것입니다.
이렇게 상표 제도는 어느 쪽의 결론이던지 법 적용의 불완전성을 보완하기 위한 장치를 두고 있습니다.
3. 기업은 상표 이의신청을 어떻게 활용할 수 있을까?
기업의 입장에서 '상표 이의신청'은 현재의 사업영역 또는 잠재적인 사업영역의 경쟁자를 견제하기 위한 장치로 활용할 수 있습니다.
법 적용에 탄력성이 있는 만큼, 어느 주장을 어떻게 하는지에 따라서 상표심사의 결과가 달라질 수 있습니다.
최근에는 박람회 등지에서 신규 스타트업들의 상표들을 선점하는 시도가 증가하고 있고, 미처 지식재산권 관리에 미흡한 기업들의 유명 상표들을 모방하여 상표출원하는 경우가 증가하고 있습니다.
펭수, 덮죽 등의 사례는 대표적인 모방상표의 선점 시도 사례입니다.
경쟁사의 상표가 출원공고 되었다면, 2-Track 전략을 통해 상표등록을 저지하거나 무효화할 수 있습니다.
1차적으로, 상표 이의신청을 위한 이의신청 사유를 우선순위별로 정리하는 것입니다.
상대방의 상표가 내 상표와 비슷한 것인지, 내 상표가 소비자들에게 어느 정도 인지도를 가지고 있는지, 상대방이 내 상표를 모방하였다는 점을 입증할 근거가 있는지 등의 다양한 이의신청 사유 중에서 유리한 내용들을 이의신청 사유의 후보들로 정리하여야 합니다.
이 중에서 인용 가능성이 높은 사유들은 우선순위로 정하고 이의신청을 진행하는 전략적 접근이 필요합니다.
2차적으로, 상표 이의신청이 받아들여지지 않는 경우의 대응책까지 대비하여야 합니다.
특허청에서 내 주장을 받아들이지 않았다면, 상표 무효심판을 통해 내 주장을 보완하여 상표권 무효화를 다시 시도할 수 있습니다.
전면적인 공세가 어렵다면, 잠수함처럼 수면 아래에서 대기하다가 상대방의 상표권이 실제로 사용되는지 여부를 추적, 관찰 후 상표 취소심판을 청구하는 방법도 가능합니다.
상표 제도는 법 적용의 탄력성을 인정함과 동시에 그 공백을 채우기 위해 다양한 제도적 보완 장치들을 두고 있습니다.
'이의신청 제도'는 공정한 심사를 도모하기 위한 제도이기도 하지만, 기업의 입장에서는 잠재적인 경쟁사를 견제하는 유용한 수단이 되기도 합니다.
