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by 손인호 변리사 Dec 01. 2021

기술 창업에 필요한 특허 관리 전략 - 유전자가위 이슈

[손인호 변리사]의 지식재산 이야기

기술 창업에 필요한 특허 관리 전략 - 유전자 가위 이슈로 살펴보는 기술 창업과 법률 분쟁

안녕하세요. 손인호 변리사입니다.

올해 초 전 세계를 뜨겁게 달군 특허 이슈 중 하나는 '유전자 가위 특허 탈취 논란'입니다.

화이자, 모더나의 코로나 19 RNA 백신도 유전자 가위 기술 없이는 개발이 불가능했을 정도로 차세대 바이오 기술로 각광받고 있습니다.

난치병 치료나 미용 등 다양한 목적으로 유전자 가위를 활용할 수 있어, 유전자 가위(Gene Scissor) 기술은 수천억 원 대의 경제적 가치를 가지는 것으로 평가받고 있습니다.

하지만, 유전자 가위 기술을 개발한 A 교수는 서울대와 기초과학연구원(IBS)에서 근무하며 발명한 기술을 자신의 회사로 빼돌린 혐의를 받아 수년째 법정 분쟁을 지속 중입니다.

정부지원을 받은 창의연구과제와 회사가 특허받은 유전자 가위 기술이 동일하다는 것입니다.

현재 법원에서 다툼을 지속 중이지만, 1심 법원은 연구주제가 다르다는 이유로 A 교수의 손을 들어줬습니다.

회사나 대학교에서 연구 개발한 성과물과 유사한 기술로 창업을 하는 과정에서 자주 발생하는 대표적인 분쟁사례입니다.

M&A 과정이나 투자 유치 과정에서도 기업의 지식재산(IP) 리스크로 분류되는 만큼 기술창업 기업은 항상 직무발명의 숨은 리스크를 주의해야 할 필요가 있습니다.

세계적인 창업 트렌드에 발맞춰 기업이나 연구실에서 연구한 성과를 기초로 기술창업을 성공하고 안정적으로 기업을 운영하는 스타트업들이 증가하고 있습니다.

사내벤처(Internal Startup)나 연구실 창업(Lab Startup)의 방식으로 기술창업을 하면 자신이 참여한 프로젝트나 연구개발 내용을 누구보다 잘 활용할 수 있고, 내부의 리소스를 활용하면서 체계적으로 시장 진출 준비를 진행할 수 있는 장점을 가집니다.

하지만, 이러한 기술창업 과정이 언제나 순탄한 것은 아닙니다.

기술창업 과정에서 기존에 몸담았던 기업이나 대학과의 기술 탈취나 특허 소유권 분쟁의 위험이 언제든지 도사리고 있기 때문입니다.

고용관계에 있는 직원이 회사의 내부 리소스를 이용하거나, 연구개발비를 지원받은 과제의 연구성과는 창업자의 온전한 몫이 아니라는 점을 항상 염두에 두어야 합니다.

기술창업자는 해당 기술이나 특허를 활용할 때 반드시 이러한 숨겨진 법률 리스크까지도 고려할 필요가 있습니다.

기술창업에 활용한 발명이 '직무발명'이라면, 직무발명으로 신고하지 않고 다른 기업의 명의로 특허출원하거나 특허권을 이전하는 경우에는 발명 소유권 분쟁, 배임 등의 민형사적 문제가 발생할 수 있습니다.

내가 연구개발을 한 결과물이 직무 관련성이 인정되거나 연구과제와 관련이 있는 발명에 대해서는 회사나 산학협력단과의 승계 조항까지 고려하여야 합니다.

직무발명의 승계 조항을 약정하였다면, 해당 직무발명은 회사나 산학협력단의 소유이므로 퇴사 이후에 특허를 획득하였더라도 특허의 소유권을 더 이상 주장할 수 없게 됩니다.

또한, 판매 제품에서 해당 기술의 기여도가 크거나, 회사의 핵심기술인 경우에는 회사의 존립까지도 결정하게 되는 중요한 요소이므로 철저한 사전 준비가 필요합니다.

프로젝트나 연구주제와 기술창업에 활용된 기술이 유사한지, 연구노트와 미팅자료, 특허 문서의 내용들을 종합하여 직무 관련성을 사전에 평가함으로써 분쟁 리스크를 경감시킬 수 있습니다.

기술창업의 대상이 된 기술/특허의 소유권을 회사나 산학협력단이 보유하고 있다면 일정한 비용을 지불하여 해당 기술/특허의 사용권한을 획득하는 것을 적극적으로 권장하고 있습니다.

창업자는 라이선스 계약(License Agreement)을 체결하여 매출액의 일정 비율에 대해 기술/특허 사용료를 지불하여 법적으로 보호를 받을 수 있습니다.

비용에 대한 반대급부로 법적으로 정당한 사용권한을 획득하여 분쟁의 여지를 줄일 수 있습니다.

만약, 사업을 수행하는 핵심 기술/특허이고 향후 지속되는 사업에 큰 영향을 주는 경우에는 해당 기술/특허를 매매하는 계약(Sales Contract)을 체결할 수 있습니다.

해당 기술/특허를 매매하게 되면 완전한 소유권을 가지게 되므로 매출액 성과를 분배하지 않아도 되고, 후속 제품의 런칭 과정에서 발생하는 법률 리스크를 사전에 제거할 수 있습니다.

최근에는 정부출연 연구소에서 개발한 기술을 구매한 경우에는 정부지원 사업이나 정부 인증사업의 지원에 가산점을 부여하고 있으므로, 부수적인 혜택을 누릴 수도 있습니다.

한 때 몸담았던 조직에서의 추억도 소중하지만, 언제든지 발생할 수 있는 기술/특허 분쟁의 리스크도 철저하게 관리할 필요가 있을 것입니다.

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