특허침해분석이란? (FTO 보고서)
안녕하세요. 더클라쎄 특허법률사무소 정혜윤 변리사입니다.
더클라쎄에서는 여러 기업들의 특허침해분석 업무를 수행한 바 있습니다. 특허 침해 경고장에 대응하기 위한 특허침해분석, 특허 소송이 제기되었을 때 그 소송을 방어하기 위한 특허침해분석, 사업화 이전에 특허 리스크를 확인하기 위한 특허침해분석 등 기업들은 다양한 사유로 특허침해분석을 수행하고 있습니다.
이번 칼럼에서는 특허침해분석(특허침해조사분석)이 무엇인지, 왜 하는지, 그리고 비용은 어느 정도 드는지에 대해서 얘기해 보고자 합니다.
특허침해분석(FTO, Freedom-To-Operate)이란?
특허침해분석은 Freedom-To-Operate, 다른 기업이 가지고 있는 특허권을 침해하지 않고 자유롭게 기술을 실시할 수 있다는 것을 확인하고 분석하는 것입니다.
다시 말하면, 침해 리스크가 없다는 것을 확인하기 위한 절차라고 생각하시면 됩니다.
특허침해분석의 목적 및 수행 시기
특허침해분석은 주로 다른 기업들이 보유한 특허를 분석하고, 현재 개발 중이거나 실시하고 있는 기술이 다른 기업들의 특허를 침해하지 않는다는 것을 증명하기 위해 활용됩니다.
1. 분쟁 단계에서의 특허침해분석
분쟁이 시작되면 당연히 그 분쟁 대상 특허에 대한 침해 분석을 수행하게 됩니다. 직접적인 침해 소송뿐만 아니라, 권리범위확인심판이나, 침해 경고장에 대응하기 위해서도 특허침해분석이 필요합니다.
제가 담당했던 카카오게임즈에서 개발한 게임을 타겟으로 다른 기업이 경고장을 보내온 적이 있습니다. 특허 침해 경고장에 대응하기 위해서, 다른 기업이 보유한 특허와 카카오게임즈의 게임을 구성 요소 별로 비교했습다. 다른 기업이 가진 구성요소 A, B, C, D 중에서 일부 구성은 카카오게임즈에서도 사용하고 있었으나, 나머지 구성은 사용하고 있지 않았기 때문에 특허 침해가 아니었습니다.
미국 소송 사건도 진행한 적이 있었는데요. 미국의 특허괴물(NPE)가 국내 기업인 티맥스를 상대로 특허 침해소송을 제기하였습니다. 이때, 티맥스의 여러 대응 전략 중 하나는 [특허를 침해하지 않는다]였습니다. 이러한 전략에 따라, 상대방이 소송으로 제기한 특허와 티맥스의 실제 제품을 비교 분석하여, 침해가 아니라는 점을 제시하였습니다.
이렇게 실제 분쟁 단계에서는 필연적으로 특허침해분석이 이루어지게 됩니다.
2. 연구개발, 사업화 준비 단계에서의 특허침해분석
기업들은 연구개발이나 사업화 준비 단계에서 특허침해분석을 많이 수행하고 있습니다.
특히, 제약 · 바이오 기업들이 연구개발과 사업화 단계에서 특허침해분석을 많이 수행합니다. 막대한 비용을 들여 연구개발을 끝내고 사업화를 준비하였는데, 알고 보니 그러한 기술이 타사의 특허를 침해하는 기술이라면 기업에게는 막대한 손실을 가져올 수 있기 때문입니다.
더클라쎄의 김슬기 변리사는 국내 바이오 코스닥 상장사인 T 社의 특허침해분석을 수행한 바 있습니다.
T 社가 사업화를 진행했을 때 발생할 수 있는 특허 리스크를 연구개발 단계에서 분석하였습니다. 이에 따라, 향후 리스크가 될 수 있는 특허권을 발견하였고, T 社은 사업화 이전에 해당 특허권에 대한 라이선스 계약을 체결하여 문제없이 사업화를 진행할 수 있었습니다.
특허침해분석은 연구개발 초기 단계에 수행하는 것이 가장 좋습니다!
초기 단계에 특허권 리스크를 확인해야지만 추후 연구개발 방향성이나 리스크 대응 전략을 수립할 수 있기 때문입니다.
예를 들어, 사업화 직전에 특허권 A를 침해한다는 사실을 알았고, 특허권 A의 라이센싱 비용은 100억 원, 해당 기술의 예상 수익은 50억 원인 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 특허권 A에 대해 라이센스 계약을 체결하더라도, 손익 측면에서 사업의 실패라고 할 수 있습니다.
그렇기 때문에 리스크 없이 사업을 진행시키기 위해서는 사업의 가장 초기 단계에 특허침해분석을 수행해야 합니다.
3. 투자유치, 상장 준비 단계에서의 특허침해분석
최근에는 투자유치나 상장 준비 단계에서 특허침해분석을 많이 수행하고 있습니다.
특히, VC들이 late stage 스타트업에 투자할 때 특허 리스크가 있는지를 확인하고 투자를 결정하는 경우가 많습니다. 특허 리스크에 따라 스타트업들의 자금 상황이 급변할 수 있기 때문에, 리스크를 최대한 줄이고 안정성을 확인하고자 하는 것입니다.
기술을 보유한 스타트업들은 기술특례상장을 통해 코스닥 상장을 준비하는 경우가 많습니다. 기술특례상장을 준비하는 기업들은 기술의 사업화 리스크가 없다는 것을 강조하기 위해서 특허침해분석을 수행하기도 합니다.
특허침해분석 방법
특허침해분석은 총 4단계로 이루어집니다.
(1) 사업화 지역 선정
먼저 기업이 사업화를 수행할 지역을 선정합니다. 특허권은 등록된 그 나라에만 영향을 미치기 때문에, 사업화를 수행할 지역에 대해서만 특허침해분석을 수행하면 됩니다.
예를 들어, 한국 시장이 타겟인 경우에는 한국에 등록된 특허들을 분석하고, 미국과 중국 시장이 타겟인 경우에는 미국과 중국 각각에 등록된 특허들을 분석합니다.
(2) FTO 분석 대상 핵심 제품 및 기술 선정
기업이 보유한 모든 제품과 기술에 대해서 특허침해분석을 수행한다면 막대한 비용이 들기 때문에, 보통 핵심적인 기술과 제품을 선정해서 특허침해분석을 수행하게 됩니다.
(3) 관련 특허 서치
분석 대상 지역과 기술, 제품이 결정되었다면 관련된 특허들을 서칭합니다. 경쟁사들의 특허를 먼저 분석하고, 키워드를 이용해서 모르는 기업들이 보유하고 있는 특허들까지도 분석하게 됩니다.
서치한 특허들을 리스트업하고, 특허들의 침해 리스크 정도에 따라 특허들의 등급을 분류합니다. 리스크가 큰 특허는 S 등급, 리스크가 있을 수도 있는 특허는 A 등급, 그리고 리스크 가능성이 없는 특허는 B 등급으로 분류하는 것이 일반적입니다.
(4) 특허의 청구항과 제품의 상세한 비교 분석
상세한 침해 분석을 위해 특허 청구항의 구성 요소들과 기업이 보유한 제품이나 기술의 상세 요소들을 비교 분석합니다. 이때, 특허권에서 권리화하고 있는 모든 구성 요소들을 기업에서 사용하고 있을 경우에만 침해가 성립되기 때문에, 구성 요소 각각에 대한 세부 분석이 필요합니다.
이렇게 특허침해분석을 수행한 후에 특허 리스크가 없다면 곧바로 기술 개발이나 사업화를 진행하면 되며, 특허 리스크가 있는 것으로 판단될 경우, 그러한 리스크를 줄이기 위한 전략을 세우게 됩니다. 해당 특허의 라이센스를 받는 형태가 가장 일반적인 리스크 해소 전략이며, 라이센스 계약이 불가능하다면 특허 무효심판 등을 고려할 수밖에 없습니다.
특허침해분석 비용
특정 특허를 대상으로 한 특허침해분석은 100만 원 이상, 그리고 사업화 지역의 특허 리스크를 상세하게 조사할 경우에는 2,000만 원 이상의 비용이 발생하게 됩니다. 특허침해분석의 범위나 난이도에 따라, 말씀드린 비용보다 더 적거나 많이 발생할 수 있습니다.
이번 칼럼에서는 특허침해분석에 대해서 살펴보았습니다. 특허침해분석을 통해 사업 리스크를 해소하고, 투자 유치에 성공하시기 바랍니다!
더클라쎄 특허법률사무소의 변리사들은 실제 IP 소송에서 승소한 경험을 가진
전문가들로, 최상의 특허침해분석 서비스를 제공합니다.
더클라쎄를 통해 특허 리스크를 해소하고 성공적인 사업화를 이루시기 바랍니다!
저자 소개 | 정혜윤 변리사
정혜윤 변리사는 한국거래소와 나이스디앤비에서 인공지능과 소프트웨어 분야의 기술특례상장평가 전문위원으로 활동하였습니다. 또한, 국내 유수의 투자회사에서 벤처캐피털리스트로 활동하며 수준 높은 해외 딥테크 기술들을 다룬 경험을 가지고 있습니다.
IT와 BM 분야의 전문성을 살려 기술 기반 기업들의 기술특례상장평가 및 지식재산권 컨설팅을 수행하고 있습니다.
자세한 사항은 더클라쎄 특허법률사무소로 문의 부탁드립니다.
theclasseip@theclasseip.com
02-6925-6792
