등록 안 된 상표권 해결 전략 (2)
미등록 상표의 심층 컨설팅 개론
앞서 1편에서 브랜드가 상표권으로 등록되지 않는 경우에 상표의 사용권부터 확보한다는 것을 알아보았다.
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그럼, 이후에 진행할 수 있는 부분에 대해 알아보자.
일단 상표권의 사용을 확보하였다면, 현재의 브랜드 사용 및 사업 형태를 유지하는 것은 가능하다. 대신, 상표권이 없으므로, 제3자가 도용하는 데에 대한 담보가 제공되지 않는다.
이것은 장기적인 측면에서 사업 전체에 큰 리스크가 될 수 있기 때문에, 빨리 사용만 가능한 상태에서 장기적으로 보호받을 수 있는 단계로 전환하여야 한다.
두번째 단계는 상표권을 획득하는 전략이다. (가)와 (다)가 이에 해당한다.3. 사용권 확보한 이후에 진행하는 전략
다음으로는 상표권을 되찾아 오는 방법에 대해 살펴보자.
가. (재출원 후) 거절결정 불복심판의 진행
만일 최초 상표 출원이 어떤 이유에서든지 거절되었다면, 동일한 브랜드로 상표권을 획득하는 방법은 가능성이 높은 방법은 아니다. 하지만, 이것은 100% 불가능을 의미하는 것은 아니다.
일반적으로 개인출원인은 상표가 거절되는 경우에, 거절결정 불복심판을 잘 청구하지 않는데, 비용적인 문제도 있을 뿐 아니라, 이 경우 해당 상표를 포기하고 다른 대안을 선택하는 경우도 많기 때문이다.
하지만, 대안 없이 이미 결정된 브랜드를 사용해야 하는 경우에는 (앞서 설명한 바와 같이 해당 상표를 이미 10년 정도 사용한 경우에 해당될 것이다.), 상표권을 동일하게 가져가면서 권리를 취득할 수 있는 방법을 진행해야 한다. 이 경우 거절결정 불복심판을 진행한다.
거절결정 불복심판은 우리에게 유리한 심판이다. 그리고 승소율은 여러분이 생각하는 것 이상으로 높다. 최근 5년간 인용률(승소율)은 54.5%인데, 2건 중 1건은 승소한다고 볼 수 있다.
최근 5년 결정계 심판의 인용률은 54.5%이다.거절결정 불복심판은 심판원에서 진행되는 것이므로, 다음과 같은 장점이 있다.
1) 상표에서는 심사 관례에 따라 별다른 검토 없이 자동적으로 거절되는 사항들이 있는데, 심판에서는 이것에 대해 구체적으로 판단받을 수 있다.
2) 만일 우리가 사용 증거와 기타 제출할 서류들이 많이 있다면, 폭넓은 자료와 주장을 통해 공방이 가능하다. 특히, 당사자계가 아닌 경우에는 상대적으로 신청인이 유리하게 심판을 끌어갈 수도 있다.
복잡하게 이야기하였지만, 단순히 이야기하면, 일반적인 상표출원 단계에서 판단받는 것보다 훨씬 넓은 관점에서 다툴 수 있다. 이를 잘 이용하면, 거절된 상표가 등록으로 바뀔 수 있다.
나. 부분적 불사용 취소심판
매해 2,000 여건 이상의 상표들이 취소심판이 진행된다. 상표가 많은 대기업은 선행상표를 사용하지 않는 경우가 많다.
등록 상표권이 다시 번복된 상표권자 상위 10개사 : 이유는 대기업은 다양한 상표권을 선점하고서도, 사용하지 않는 경우가 많기 때문이다.두번째로 진행을 고려할 수 있는 것은 불사용 취소심판이다. 이것의 진행에도 여러 가지 우리에게 유리한 팁들이 있다. 단순히 불사용 취소심판을 진행하기보다는 확률이 높은 방법을 선택하여 전략적으로 진행한다.
특히, 상대방의 상표권에서 우리에 영향을 주는 지정상품이 메인 상품이 아닌 경우, 우리는 전략적인 방법으로 필요한 부분만 가져올 수 있다.
물론 이것은 역시 선행 상표권자인 상대방이 우리와 완전히 겹치지 않는 영역에서 영업을 진행하는 경우에만 가능하다. 대상을 분석해서, 진행 가능하다고 승률이 어느 정도 인정되는 경우 진행하는 것이 좋다.
다. 선행 상표권 부분 매입
상표권의 매입은 협상의 영역이다. 우리가 원하는 것을 얻고 상대방이 원하는 것을 제공한다.
점점 더 난이도가 있는 과정이 소개된다. 상표권을 매입하는 것은 선행 상표권자의 설득이 필요하기 때문에, 단순히 법률적인 부분 이외의 작업이 진행된다.
이런 글에 맞지 않는 내용일 수 있겠지만, 세상에 공짜는 없다는 것을 명심하고 진행해야 하는 부분이다.
상표권자 측은 득 되는 것이 없고, 장래의 어떤 가능성을 포기해야 하므로, 이에 대한 반대급부를 제시하는 것이 상대방을 설득할 수 있는 가장 효과적인 방법임을 알아야 한다.
사실 거절이 확정되는 순간부터, 비용적인 면을 떠나서 고려해야 하며, 여기에서도 상대방의 의중에 따라 비용이 다양하게 발생될 수 있다.
라. 소멸 상표에 대한 예상 출원
이외에도 다양한 방법이 있을 수 있지만, 추가적으로는 상표권의 소멸을 기다리는 방법이 하나가 더 있을 수 있다. 이것은 불사용 취소심판을 진행하는 경우와 중첩될 수 있는데, 상표권의 소멸기간인 10년에 가까워지고, 상대방이 영업을 하지 않는 경우를 가정하면, 소멸되는 것을 기다렸다가 상표권을 출원하는 방법이 있을 수 있다.
고객 중에는 5년 이상 기다렸다가 상표권을 최종적으로 획득한 고객도 있다. 5년이라는 시간은 상당한 기간이지만, 사업의 규모나 영업의 이력 면에서는 절대 포기할 수 없는 브랜드였고, 오랜 기간 기다린 끝에 상표권이 소멸됨과 동시에 상대방의 상표권을 가져온 케이스도 있었다.
4. PLAN B의 진행
위에서 제시한 방법 이외에도 몇 가지 추가적으로 진행할 수 있는 방법들이 있는데, 이것은 거절된 상표권을 되돌리거나, 거절되는 이유를 제거하는 작업이면 다양한 것들을 활용할 수 있다.
하지만 무엇보다 중요한 것은 PLAN B를 준비하는 것이다.
손자가 말하기를 옛날부터 싸움 잘하는 사람은 먼저 승리를 빼앗기지 않도록 준비하고 적에게 이길 기회를 기다린다.
昔之善戰者 先爲不可勝 以待敵之可勝 (선지선전자 선위불가승 이대적지가승)
여기에서 최종적으로 명심할 것은, 각각의 방법이 100%를 의미하는 것은 아니며, 경우에 따라 우리가 100%를 가정하더라도, 소송 중이나, 협상 중에는 다양한 변수가 생길 수 있다는 점이다.
특히, 소송과 협상은 사람들 간에 진행하는 부분이므로, 우리가 법률적으로 확인할 수 없는 다양한 변수가 발생되며, 이것을 확실하게 진행하기 위해서는, PLAN B를 동시에 진행하는 것을 추천하는 편이다.
여기서 PLAN B는 우리가 거절된 브랜드 이외에, 대체할 수 있는 상표권의 우선적인 획득이다.
PLAN B가 있으면 협상에서 우리는 해도 그만 안 해도 그만이다라는 심리적인 우위를 차지할 수 있다.
가령 협상을 진행하는 것을 고려해 보자.
난 이 상표권이 없으면 안 되는 상황과, 정 안 되는 경우에는 다른 상표권으로 교체할 수 있는 상황이 있다면, 상대방에게 가격을 제시할 때에 어떤 상황이 나에게 유리할까?
당연히, 이것이 안되면 다른 것도 선택할 수 있는 상황이다. 따라서, 협상하거나, 소송할 때에도 이 상황을 만들어 놓아 만일에 대비할 수 있는 PLAN B를 마련하여 진행한다.
이것은 획득 과정에서의 불안 요소와, 절차 진행에 오랜 시간이 걸리는 것 양쪽을 다 보완할 수 있다. 상표권을 보다 안전하게 진행하기 위해서는 PLAN B를 확보하는 것이 우리의 상황을 훨씬 유리하게 가져갈 수 있다.
5. 결론 : 해결할 수 있는 방법은 찾을 수 있다.
물론, 현재의 브랜드를 결국에는 교체해야 하는 케이스가 없는 것은 아니다.
상표권의 대전제는 선행 진행했던 상표권자에게 우선순위를 주는 것이고, 실질적인 상표권 사용자를 보호하는 것이므로, 상대방이 영업을 하고 있다면, 어떠한 방법으로든 이를 막는 것이 어려운 상황도 분명 존재한다. 영업이 진행되고 있는 경우에는 상표권의 매입도 사실상 불가능하다고 볼 수 있다.
하지만, 모든 수단을 고려한 이후에 불가능한 상황이라고 판단하여 빠르게 의사 결정한 후에 브랜드를 교체하는 것과, 단순히 거절되었다고 하여 브랜드 자체를 변경하는 것은 기존의 영업과 브랜드 보호면에서는 큰 차이를 가진다.
특히, 현재 사용상태를 유지하면서, 단계적으로 등록 상표로 이전하는 과정으로 진행되어야, 향후 발생될 수 있는 상표 분쟁 소송에서 사업 전체가 브랜드 사용을 중단하여야 하는 시점에서 발생되는 리스크를 배제할 수 있다. 이 작업은 반드시 먼저 준비해야 한다.
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