brunch

매거진 마케터를 위한 상표상식

라이킷 10 댓글 1

You can make anything
by writing

C.S.Lewis

계정을 잊어버리셨나요?

by 박소현 Jul 09. 2020

[1장상표등록상식] 15. 상표권자의 권리

상표권자의 권리

상표등록을 최종 완료하였다면 상표권자는 생각보다 많은 권리를 가지게 된다. 상표의 경우 내용이 직관적이고 이해가 어렵지 않기 때문에 다른 지식재산권에 비해 권리 행사가 쉽고 효과적이다. 구체적으로 상표권자는 어떤 권리를 행사할 수 있을까?

독점배타권

상표등록의 기본적인 목적이 독점배타권이므로, 상표권자는 당연히 타인이 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하지 못하게 할 수 있는 권리가 있다. 이때, 상표와 상품 모두 동일 뿐만 아니라 유사에까지 권리가 미친다.

독점권 행사의 방법은 다양하다. 전화, 팩스, 이메일 등 어떤 방법을 통해 상표권 존재 사실을 알리고 사용 금지를 요청해도 되고, 내용증명을 한 요청문이나 경고장을 보내기도 한다. 요청문을 받고도 사용을 계속하면 형사고소나 민사상 손해배상청구소송도 할 수 있다.

형사고소

형사고소는 가장 손쉬운 절차이다. 등록증을 지참해서 가까운 경찰서 가서 직접 고소장 쓰면 된다. 권리자임을 보이는 증거(등록증, 등록원부), 침해사실을 보이는 증거 등을 제출하면 된다.

고소장을 제출하면 수 개월 내에 경찰에서 고소인에게 확인 전화가 오고 상대방에게도 고소 접수 사실과 함께 출석요구를 한다. 이때 의견서를 접수 받기도 하고 추가 자료를 요구하기도 하는 등 수사를 해서 담당 경찰관은 불기소 의견 또는 기소 의견으로 사건을 검찰에 송치한다.

그러면 검사가 기소할지 말지를 결정하게 된다. 검사가 기소 결정하게 되면, 다른 모든 형사소송과 비슷하게 진행된다. 검찰 조사 받고 필요하면 법원에 출석하게 될 수 있다.

고소는 권리자가 직접할 수 있으면서도 침해자에게 신속하고 큰 비용 지출 없이 바로 상표권을 행사하는 방법이기 때문에 선호하나, 실제 고소 사건 진행을 들어보면 상표권이 적법 정당하게 등록되어 있고 침해자의 침해 사실이 자명해 보이는 경우라도 경찰관 판단에 따라 불기소 처분이 되는 경우가 많다고 하니 이런 점은 고려해야한다. 아무래도 형사 사건이라 형법에서 정하고 있는 ‘고의’까지 있어야 한다는 판단하는 경우가 많다.

형사고소는 침해자에게 경찰이나 검찰로 나오라고 "귀찮게" 할 수 있는 것 자체로 효과적이다. 실제로 침해 경고를 받은 분들이 가장 두려워하는 부분이며, 심지어 상표권 침해가 아니라고 생각되는 경우에도 다투기보다는 대부분 합의하려고 하는데, 가장 큰 이유가 소송이나 고소에 신경쓰면서 경찰서나 법원에 불려다니기가 싫어서라고 한다.

상표권 침해가 인정되어 기소된다면 침해자가 실제로 받은 형벌은 어느 정도일까? 상표법 상으로는 1억원, 7년까지의 형벌을 내리도록 규정되어 있기는 하나, 아주 상습적인 침해자, 예를 들어 동대문 등에서 가짜 명품 제작하여 판매하는 전문 짝퉁 업자가 아니고서는 징역을 살게 되는 경우는 거의 없고, 대개는 몇 백만원 수준의 벌금으로 끝난다.

민사소송: 사용금지 가처분신청, 사용금지청구 및 손해배상청구

손해배상의 여지가 있거나 침해 규모가 커서 당장 권리자의 영업을 크게 방해하는 경우라면, 사용금지 가처분 신청을 통해 즉각적인 금지결정을 받아낼 수 있다.

일반적인 부동산 가처분 신청 등과 달리 특허나 상표는 사용금지 가처분 결정이 되면 침해자는 즉시 영업을 중지해야한다. 그래서, 특허나 상표권의 사용금지 가처분신청은 법원에서도 본안소송과 마찬가지로 매우 신중하게 판단하며 실제 소송과 거의 다를 바가 없게 진행된다.

이때, 만약 추후 본안에서는 가처분 재판부와 다르게 침해가 아닌 것으로 판단하게 되면 그 동안의 손해에 대해 역으로 피고에게 손해배상을 하게 될 수도 있다. 그래서 사용금지 가처분신청은 신중하게 결정해야한다.

사용금지가처분 결정 후에는 6개월 이내에 본안소송으로 "상표사용금지청구" 및 "손해배상청구"를 하게 된다. 가처분은 본안소송으로서 사용금지가 확정 되지 않으면 안되기 때문이다.

손해배상액은 상표법에 의하면 (1) 권리자의 피해액 (2) 침해자의 이익액 (3) 사용료 상당액 (4) 법원 재량 (5) 법정 손해배상액 (5천만원 이하)로 판단하게끔 되어 있다.

그러나, 대개 권리자의 피해액이나 침해자의 이익액은 계산하기가 어려우므로 결국 당해 업계에서의 사용료 상당액이나 법원 재량으로 판단하게 된다. 사안에 따르나 상표 침해 사건의 손해배상액은 1천만원~1억원 사이로 결정되고 있다.

행정조치: 분쟁조정신청, 사법경찰 신고

그 밖에 산업재산권 분쟁조정 위원회에 조정을 신청할 수도 있으며 (http://koipa.re.kr/adr/), 특허청에서 운영하는 사법경찰에 상표 침해로 신고도 가능하다. 사법경찰신고는 민원신고 정도로 1차 판단을 전문기관인 특허청에서 판단 받는 정도로 이해하면 된다. (http://www.patent.go.kr:7078/bp)

Ⓡ표시

등록 후에는 등록상표임을 나타내는 Ⓡ을 상표에 표시할 수 있다. Ⓡ은 반드시 등록완료된 상표에만 표시해야한다. 미등록상표에 Ⓡ을 표시하면 거짓표시로 형사처벌 대상이다.

한편, TM의 경우는 TradeMark의 약자로 등록되었음을 나타내는 표시는 아니기 때문에 자유롭게 사용해도 무방하다. TM은 아무런 법적 의미도 없다.

세관등록

또, 세관에 등록상표임을 신고해두면 수입품이 통관될 때 자동으로 진정상품 여부를 감정하여 가품으로 판단되면 상표권자에게 통지 및 감정 의뢰를 하거나 통관을 보류할 수 있다.

세관은 신고되지 않은 상표라도 등록되어 있는 상표면 본래 진정상품 여부를 감정해야하는데, 현실적으로 모든 상품에 대해 진정상품인지 감정하기는 어렵기 때문에, 이왕이면 상표를 세관에 신고해서 세관 시스템에 등록해두는 것이 좋다. (https://unipass.customs.go.kr/)

세관등록은 우리나라 뿐만 아니라 외국에서도 거의 모든 나라에서 운영하는 제도이므로 적극적으로 활용해서 세관에서 가품이 자체적으로 걸러질 수 있게 노력해야한다. 특히 중국이나 동남아 등 가품 생산지가 집결되어 있는 나라에는 반드시 세관에 상표를 등록해두는 것을 권한다.

어느 가전제품 회사는 중국 세관에 등록상표를 전부 신고해 둔다고 한다. 그 이유는 중국의 인건비가 올라가면서 중국가품 공장들이 자체적으로 생산도 하지만 베트남에 제품 생산을 오더해서 중국으로 가져오는 경우도 많기 때문이라고 한다. 중국세관에 상표를 등록해두면 중국으로 생산된 가품이 수입되는 것을 원천 봉쇄할 수 있으며, 중국을 경유하여 해외 타 국가로 가품이 유통되는 것도 어느 정도 막을 수 있다.