좋은 특허를 창출하기 위한 전략
기술적 가치와 사업적 가치에 따라 출원전략도 달라져야 합니다
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앞선 글에서 좋은 특허를 창출하기 위해서는 발명의 기술적 가치 뿐만 아니라 사업적 가치를 함께 고려해야 한다는 점을 설명했습니다. 이번에는 발명이 가지는 기술적 가치 및 사업적 가치에 따라 특허출원 전략이 어떻게 달라는지를 말씀드리겠습니다.
먼저 발명의 기술적 가치를 좌표계의 한 축에, 사업적 가치를 다른 축에 놓고 그래프를 그려 보면, 발명을 아래와 같이 4개의 그룹으로 나눌 수 있습니다.
D: 기술적 가치, 사업적 가치 모두 높음
C: 기술적 가치 낮음, 사업적 가치 높음
B: 기술적 가치 높음, 사업적 가치 낮음
A: 기술적 가치, 사업적 가치 모두 낮음
위 그래프에서 A와 D 그룹에 속한 발명에 대한 판단은 어렵지 않습니다. A 그룹의 경우 기술적 가치와 사업적 가치가 모두 낮으므로 특별한 사정이 없는 한 특허출원 대상에서 배제될 것입니다. 반대로 기술적 가치와 사업적 가치가 모두 높은 D 그룹에 대해서는 빠른 권리화를 통한 특허권 확보가 필요합니다. 문제는 B 그룹과 C 그룹에 대한 출원전략입니다.
기술적 가치는 높으나 사업적 가치는 낮은 경우
B 그룹은 기술적 가치는 높으나 사업적 가치는 상대적으로 낮다고 판단되는 경우입니다. 예를 들어 아이디어는 참신하지만 기업이 판매하는 제품에 적용할 수 있을지 여부가 불확실하거나, 또는 기업의 현재 사업 분야와 관련도가 낮은 발명일 경우입니다.
기업의 연구자나 특허 담당자들 중에는 B 그룹에 속한 발명의 특허출원에 적극적인 경우가 많습니다. 기술적 가치가 높은 발명의 경우 특허등록 가능성 또한 높기 때문입니다. 그러나 B 그룹에 대한 권리화에는 신중히 접근할 필요가 있습니다. 특허는 출원 단계 뿐만 아니라 등록 유지 단계에서도 지속적으로 비용이 들어가는 자산이기 때문입니다. 만약 사업적 가치가 낮은 특허가 점점 쌓이게 된다면 특허 포트폴리오의 전략적 가치는 높아지지 않으면서 기업의 특허 유지 부담만 가중되는 결과로 이어질 수 있습니다.
그렇다면 B 그룹에 속한 발명의 출원전략을 어떻게 설정하는 것이 좋을까요? 가장 먼저 필요한 것은 장기적인 사업 전략의 관점에서 사업적 가치의 변동 가능성이 있을지를 예측해 보는 것입니다. 만약 현재는 제품에 적용될 가능성이 낮으나 장기적으로는 채택 가능성이 있는 기술이라면 현재 시점에서 특허출원을 해 두는 것이 넓은 권리범위를 확보할 수 있는 좋은 전략이 될 수 있습니다. 또한 이 그룹에 속한 발명의 경우 특허등록을 서두르기보다는 오히려 가능한 한 등록 시점을 뒤로 미루는 것이 좋은 경우가 많습니다. 예를 들어 임시명세서 출원을 활용하거나 심사청구 시점을 최대로 늦춤으로써 초기에 들어가는 비용을 절감하고, 시장 상황에 따른 변화에 유연하게 대처할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다. 반면 시장 예측 결과 장기적인 관점에서도 특허의 활용성이 높지 않다고 판단되는 경우에는 과감하게 출원을 포기하는 것이 바람직합니다.
사업적 가치는 높으나 기술적 가치는 낮은 경우
C 그룹은 반대로 사업적 가치는 높으나 기술적 가치는 낮은 경우입니다. 특히 연구자들의 경우 기술적 가치가 낮은 발명의 출원에 부정적인 경우가 많습니다. 그러나 특허의 경우 오히려 기술적 가치가 낮은 발명의 활용 가치가 높은 경우가 적지 않습니다. 기술적 가치가 낮다는 것은 그만큼 종래 기술과 차이가 없다는 뜻이고, 이는 반대로 말하면 현형 재품에 쉽게 적용 가능하다는 의미이기도 하기 때문입니다. 아마존의 유명한 원-클릭 특허(US 5,960,411) 또한 기술적 측면에서는 매우 간단한 아이디어에 불과하다고 볼 수 있으나, 2017년 최종적으로 특허가 만료될때까지 아마존에 약 24억 달러(2조 9천억원)의 이익을 안겨 준 것으로 추산됩니다.
문제는 등록 가능성입니다. C 그룹에 속한 발명들은 일단 등록되면 기업의 비즈니스에 큰 도움이 될 수 있지만, 그만큼 심사를 통과하는 것이 쉽지 않습니다. 따라서 명세서 작성 단계에서부터 심사에 대한 철저한 대비가 필요합니다. 먼저 선행기술조사를 통해 심사관이 인용할 가능성이 있는 선행문헌을 검색하고, 검색된 선행문헌과 우리 발명이 어떤 부분에 차이가 있는지, 이러한 차이로 인해 어떠한 효과가 발생하는지를 면밀하게 분석해야 합니다. 도출된 차이점 및 이에 따른 효과는 명세서에 빠짐없이 기재해 둠으로써 이후의 심사 과정에서 우리 발명의 특허성을 인정받기 위한 근거로 사용될 수 있습니다. 아무리 작은 차이라도 명세서에 적혀 있는 것과 그렇지 않은 것은 이후의 심사 대응에서 심사관을 설득하는 데 큰 차이가 있기 때문입니다. 만약 선행기술조사 결과 현재의 차이만으로 특허성을 인정받기 어렵다고 판단되는 경우에는 추가 기술개발을 통해 발명의 내용을 보완하는 것도 등록 가능성을 높이기 위한 좋은 전략입니다.
좋은 발명은 좋은 특허의 필수 요소이지만 좋은 발명이라고 해서 무조건 좋은 특허가 되는 것은 아닙니다. 발명의 기술적 가치와 사업적 가치의 정확한 판단 및 이에 맞는 적절한 출원 전략이 뒷받침될 때 비로소 기업의 비즈니스에 기여할 수 있는 좋은 특허를 획득할 수 있을 것입니다.
