스타트업과 특허 - 초안
1. 특허관리와 특허권, 귀속주체
스타트업의 사업은 대부분 거시적 관점에서 전사적 기획을 펼치며 전개되기보다는 새롭게 변화하는 사회의 요구에 기민하게 반응하는 작은 움직임으로부터 시작된다. 따라서 스타트업의 대표자들은 '현재는' 미시적인 흐름이면서도 '미래에는' 거시적인 트렌드가 될 시대에 대한 안목이 필수적으로 요구된다. 나아가 작은 불씨라도 그것을 사회에 던져 큰 불씨로 만들고 큰 불씨의 선두에 서서 그것을 기업의 이윤과 사회와의 상생에 기여할 수 있는 방법을 고려해야 한다.
사회는 너무도 빠르게 변화하고 그 변화에 더욱 디테일하고 치열하게 고민하여 경영 일선에 반영하고 그 결과를 다시 피드백하는 과정을 필수적으로 거쳐야 하는 스타트업은 그 산물인 지식재산의 관리가 반드시 필요하다. 2가지 관점에서 그러한데, 산업에 대해 진지하게 고민하고 그 인사이트를 반영한 기술은 작은 기업의 핵심동력. 즉, 심장이자 엔진과도 같기 때문이다. 다른 하나는 큰 기업에 비해 규모의 경제면에서 압도적으로 불리한 작은 기업이 위의 심장이자 엔진과도 같은 핵심기술을 보호하기 위한 법적 안전장치라는 것이 그러하다.
물론 기업이 살아남고 이윤활동을 지속하기 위해서는 이보다 큰 파이프라인인 투자 - 연구 개발 - 시제품 - 마케팅(이윤 생성) - bep와 kpi 분석 - 사업전략 재도출 등의 과정을 계속해서 반복하며 성장해 나가야 한다. 즉, 단순히 특허만 있다고 기업의 이윤추구 활동이 완성되는 것이 절대로 아니다. 오히려 사업 군에 따라서 다른 부분들이 더 중요할 수 있다. 그러나 새싹 기업 등으로부터 출발한 작은 기업들은 장전되어 있는 총알이 별로 없기에 최소한의 안전장치가 필요하다. 또한 경영자가 각 계약, 기술 부분에서 권리와 의무를 정확히 알고 있는 것은 매우 중요하다. 전혀 중요하지 않을 것 같지만 유사시 가장 문제 되는 부분이 법률이기 때문이다. 그것이 앞서 언급한 법인(법인의 대표자)의 특허와 유관 법률 인지의 중요성이다.
최근에는 대학 등의 캠퍼스 창업도 많고, 각종 지원사업에서도 특허출원 비용 일체 등을 지원하고 있기 때문에 권리 취득에 필요한 문턱이 낮아 더욱 그 관리가 쉬워졌다.
그러나 반드시 모든 기술이나 제법을 특허출원하여 관리하는 것이 최선의 방법은 아니다. 후술 할 것이나 특허는 공개되는데, 이는 사회 전체의 효용의 증가(공익성)를 법목적으로 하기 때문이다. 공개된 특허는 보호되나 이용발명이나 크로스라이선스도 가능하고 연구적으로 사용될 수 있다는 점에서 완전한 대외비나 독점성을 가진다고는 볼 수 없다. 범위에 있어서도 명세서에 작성된 청구항을 기준으로 하기 때문에 매우 명확한 기준을 가진다. 또한, 출원일로부터 20년이라는 기한이 정해져 있어 영구적으로 보호받을 수 없다.
반면, 특허 침해 시에는 특허법& 민 형사상 조치를 취할 수 있으며, 청구항이 명확하기 때문에 침해 시 침해범위와 주장이 명확하다. 또한 법이 정한 권리이기 때문에 상대적으로, 전반적으로 침해 시 권리구제가 용이하다. 그 예로는 삼성이나 인텔, 애플이 가진 기술 특허 등을 들 수 있다.
노하우는 기술 혹은 그 내용에 있어 명확한 기준이 없어 권리범위가 애매하고 침해 시 권리구제 방안이 없는 것은 아니나(부경법 등에 의해 보호 가능) 상대적으로 특허에 비해 구제방안이 용이하지 않다.
그러나 특허와는 달리 그 기간에 제한이 없어 비밀이 유지되는 한 무한정으로 사실상 독점적 실시가 가능하다는 큰 장점이 있다. 그 예로 코라콜라의 원료나 제조 비율 등을 들 수 있다.
따라서 출원 전에 출원하고자 하는 기술이나 고안이 출원되었을 때 더 큰 효용을 가지는지 타진해 볼 필요가 있다.
특허의 법 목적은 1조에 나와있다.
이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.
특허권의 적극적 효력은 특허권의 이용이며, 특허권의 소극적 효력은 이를 독점& 배타적으로 이용할 수 있도록 하는 것이다. 또한 그 이용을 도모하는 것은 특허공보에 특허권의 내용을 공중에 게재함으로서, 공중의 연구와 시험 등에 이용할 수 있도록 하는 것이다. 이로써 기술 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 것이 목적인 것이다. 특히, 특허권은 실용신안법에 비해 '고도할' 것을 요구한다. 이는 후술 할 특허권의 요건 중 '진보성' 요건으로 참작된다.
요컨대, 특정한 요건을 만족시킨 발명을 공개하는 대가로 특정인으로 하여금 독점 배타적으로 이용할 수 있도록 국가가 부여한 권리인 것이다. 그렇다면 특정인의 기준은 무엇이고, 특정한 요건을 만족시킨 발명은 무엇일까.
전술한 특정인은 다시 특허권이라는 권리를 소유하게 되는 주체와 이에 부가하여 특허절차에 참여하는 대리인으로 나뉜다. 특허권을 가질 수 있는 능력을 권리능력이라 하고, 특허절차에 참여하여 절차가 원활히 진행될 수 있도록 도울 수 있는 능력을 절차능력이라고 한다.
제25조(외국인의 권리능력) 재외자 중 외국인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 특허권 또는 특허에 관한 권리를 누릴 수 없다.
1. 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우
2. 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우
3. 조약 또는 이에 준하는 것(이하 “조약”이라 한다)에 따라 특허권 또는 특허에 관한 권리가 인정되는 경우
[전문개정 2014. 6. 11.]
자연인과 법인은 권리능력을 가져, 특허권 취득이 가능하나 비법인은 권리능력을 갖지 못한다. 외국인의 경우 재내자에 한하여, 평등주의, 상호주의, 조약에 의한 경우 특허권 취득이 가능하다. (특 §25)
대리권의 범위 및 증명과 관련하여 여러 가지 원칙과 종류가 있으나, 이 글의 목적상 주요 조문 몇 개만 확인하고 넘어가고자 한다. 대리권의 범위와 관련하여 법률상 위임대리인은 그 대리에 있어 대부분의 범위에 제한이 없으나, '특별수권사항'이라고 불리는 다음의 범위에 관해서는 본인의 특별수권이 있어야 한다. 특별수권 사항들은 특허권과 관련하여 본인에게 중대한 영향을 끼치기 때문이다.
제6조(대리권의 범위) 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별히 권한을 위임받아야만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다. 특허관리인의 경우에도 또한 같다. <개정 2016. 2. 29.>
1. 특허출원의 변경ㆍ포기ㆍ취하
2. 특허권의 포기
3. 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하
4. 신청의 취하
5. 청구의 취하
6. 제55조 제1항에 따른 우선권 주장 또는 그 취하
7. 제132조의 17에 따른 심판청구
8. 복대리인의 선임
[전문개정 2014. 6. 11.]
민법에서 대리권은 다음의 사유에 의해 소멸한다.
제127조(대리권의 소멸사유) 대리권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 소멸된다.
1. 본인의 사망
2. 대리인의 사망, 성년후견의 개시 또는 파산
[전문개정 2011. 3. 7.]
그러나, 특허법에서의 대리권은 8조에 나타난 사유로는 소멸하지 않는다. 이는 민법 규정에 대한 특별규정으로 절차의 연속성이 요구되므로 본인이 사망한 이후에도 절차를 계속하는 것이 승계인에게 유리하며, 특허제도의 공익성을 고려하여 규정한 것이다.
제8조(대리권의 불소멸) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임을 받은 대리인의 대리권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어도 소멸하지 아니한다.
1. 본인의 사망이나 행위능력의 상실
2. 본인인 법인의 합병에 의한 소멸
3. 본인인 수탁자(受託者)의 신탁임무 종료
4. 법정대리인의 사망이나 행위능력의 상실
5. 법정대리인의 대리권 소멸이나 변경
[전문개정 2014. 6. 11.]
위의 내용을 정리하자면 다음과 같다. 전반적으로 권리능력 관련해서는 §25의 외국인 능력과 비법인을 제외하면 자연인은 특허 취득에 문제가 없다.
절차능력 관련해서는 행위능력자 대부분 절차능력을 가진다. 비법인 사단은 대표자가 있음을 전제로 권리의 향유를 전제하지 않는 절차적 행위는 할 수 있으며, 재외자의 절차능력이 문제 되는데 이는 §206에 따른다.
법정대리인 중 친권자는 가장 포괄적인 권리범위를 가진다. 본인에게 손해가 될 행위를 할 위험성이 적기 때문이다. 위임대리인은 재외자, 재내자에 따라 다르나 일반적으로 대부분의 절차상 법률적 대리권을 가진다. 그러나 §6의 특별수권사항은 본인의 특별수권이 필요하고, §8의 사유로는 대리권은 소멸하지 않는다.
전술한 특허취득에 필요한 기술에 관한 특정한 요건은 크게 3가지로 나눌 수 있다. 신규성 진보성 산업상 이용 가능성이 그것이다. 각각의 요건은 다른 절차상의 요건이나 특허권의 권리범위와도 관련이 있다. (무효사유로 인한 특허무효심판, 침해주장가부 - 권리 취득 시에도 권리남용, 공지예외주장 등) 따라서 단순히 요건을 만족하고 출원을 한다고 해서 끝나는 문제가 아니므로 변리사나 법무법인을 거치지 않고 직접 출원하는 것은 후에 발명의 침해와 분쟁 시 개별적인 사례에서는 문제가 될 수 있다. 따라서 대표의 입장에서 어떤 것들이 특허 취득 시에 고려되고 중요한지를 대략적으로 파악하고 있는 것은 분쟁 시에 주요 논점이 될 수 있는 부분들을 미리 알고 있다는 점에서 1) 입증책임 관련 서류 관리 2) 회사 핵심 기술의 법률상 범위 파악 3) 경쟁사와의 사업범위와 법률상 분쟁 가능성 관리에 실질적 효력이 있다.
전술했듯 위 특허 요건들은 침해와 분쟁 시 주요 쟁점이 될 수도 있는 부분이고, 다른 특허법상 절차와도 관련되어 있으므로 깊이 있게 다루고자 한다. 다음 연재에서 하나하나 짚어보자.
*고료를 받지 않고 작성된 글이며, 주관적인 생각을 밝힌 글입니다. 글의 내용은 특정 단체, 특정 인물과는 무관하며 필자의 경험을 바탕으로 작성하였습니다. 특정 인물을 비하할 의도는 없음을 밝힙니다. 이미지 및 원문의 저작권 관련해서는 개별적으로 문의하시면 감사하겠습니다.
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2024/4/22
<스타트업과 특허>
