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May 16. 2024
상표 공존 동의제도 알고 넘어가기
[서일효 변리사의 특허 백과사전]
5월 1일부터 상표 공존 동의제도가 시행되었다. 상표 공존 동의제도는, 선등록(출원) 상표의 권리자가 표장 및 지정상품이 동일하거나 유사한 후출원 상표의 등록에 동의하는 경우, 상표등록이 가능하도록 하는 제도이다. 미국, 유럽, 대만, 싱가포르 등 해외 국가에서 이미 상표 공존 동의제도가 운용되고 있는데, 이번에 우리나라에서도 도입을 하게 되었다.
1. 상표 공존 동의제도의 도입배경
우리나라에서는 동일하거나 유사한 상표에 대하여 먼저 특허청에 상표 출원을 한 자에게 권리를 부여하고 있다. 동일하거나 유사한 상표가 이미 등록(출원)되어 있는 상황에서 뒤늦게 상표 출원을 하면, 후출원 상표는 선등록(출원) 상표로 인하여 거절이 되고 등록을 받을 수 없다.
특허청 발표 자료에 따르면, 최근 거절된 상표의 40% 이상이 동일하거나 유사한 선등록 상표가 있다는 이유로 거절이 되었다고 한다.
이렇게 상표가 거절이 된 경우, 아직 사업에 상표를 사용하기 전이라서 상표를 변경하는 것이 가능하다면 문제가 크지 않을 수 있다. 그러나 이미 사업에 상표를 사용하고 있는 상황이거나 브랜드 개발에 상당한 비용을 지불하는 등의 경우라면 상표를 변경하는 것이 어렵다 보니, 선등록(출원) 상표의 권리자가 출원하여 등록받고 이를 필요한 기업이나 개인에게 양도하는 방식 등 우회적 방법을 사용하여 상표권 획득을 시도하고 있어서 기업이나 개인에게 불편함이 있었다.
이러한 상황에서 상표 공존 동의제도를 통해 우회적 방법의 사용 없이 상표권 획득이 가능해지게 되었으므로, 중소기업 및 소상공인 등의 자유로운 상표사용이 촉진될 수 있으며, 상표권 관련 분쟁을 미연에 방지할 수 있게 되었다.
2. 상표 공존 동의제도의 세부사항
(1) 시기적 요건
공존 동의서는 출원단계에서 출원서에 첨부하여 제출하거나, 의견제출통지서가 발행되어 이에 대하여 대응하는 단계에서 의견서에 첨부하여 제출이 가능하다. 그러나, 이러한 시기에 공존 동의서를 제출하지 못하였거나, 그 내용을 보정하고자 할 경우에는 별도의 기간 내에 보정서에 첨부하여 제출할 수 있다.
따라서 상표 출원을 준비 중인 상황에서 동일하거나 유사한 선등록(출원) 상표가 발견되거나, 출원된 상표가 동일하거나 유사한 선등록(출원) 상표로 인해 거절이 된 경우, 공존 동의서 제출을 고려해볼 수 있다.
(2) 실체적 요건
공존 동의서에는 성명(법인명), 서명 또는 날인, 특허고객번호, 등록(출원)번호, 등록에 동의하는 지정상품, 등록원부 반영사항 확인, 동의일자 등의 필수 기재사항이 기재되어 있어야 한다.
한편, 표장이 동일하면서 지정상품이 동일한 경우에 대한 공존 동의서는 인정되지 않는다. 즉, 공존 동의서는 1) 표장이 동일▪유사하고 지정상품이 유사한 경우나 2) 표장이 유사하고 지정상품이 동일▪유사한 경우에만 활용 가능하다.
[상표 공존 동의서 양식(출처: 특허청 리플렛)](3) 기타 사항
ⓛ 공존 동의의 철회 및 계약무효(취소)
공존 동의서가 제출되더라도 공존동의는 양 당사자간의 협의에 의한 사항이므로, 양 당사자간의 협의에 의한 철회 및 계약무효(취소) 등은 인정될 수 있다. 그러나 일방에 의한 철회 및 계약무효(취소) 등은 인정되지 않는다.
② 상표권 취소 관련
공존 동의를 통해 유사한 상표가 등록되어 공존하는 경우, 수요자는 유사한 상표들의 존재로 인하여 혼란을 겪을 수도 있다. 이러한 상황을 방지하고자, 공존에 동의를 해준 선등록(출원) 상표 또는 공존동의로 등록된 후출원 상표가 부정경쟁을 목적으로 사용되어 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 해당 상표권이 취소될 수도 있으므로 사용에 유의가 필요하다.
3. 상표 공존 동의제도의 활용 시 고려해야 할 요소
앞서 언급한 바와 같이, 상표 공존 동의제도를 통해 중소기업 및 소상공인 등의 자유로운 상표사용이 촉진될 수 있으며, 상표권 관련 분쟁을 미연에 방지하는 긍정적인 효과를 얻을 수 있다. 다만, 당사자 입장에서는 다양한 요소를 고려한 신중한 접근이 필요하다.
공존 동의를 받아야 하는 후출원 상표출원인은, 금전적인 조건 등을 포함하여 동의를 받기 위한 협상을 잘 진행해야 하며, 협상이 잘 진행되지 않는다면 경우에 따라서 선등록(출원) 상표의 권리자와 분쟁이 발생할 수 있으므로, 이러한 부분에 대한 대비도 필요하다.
선등록(출원) 상표의 권리자는, 공존 동의를 하게 되면, 추후에 선등록(출원) 상표의 권리자가 동일·유사한 상표를 동일·유사한 지정상품에 등록 받고자 할 경우 후출원 상표권자의 동의를 받아야 하는 불편을 겪을 수 있으며, 부정 사용으로 인해 상표가 취소될 위험도 뒤따르므로, 이러한 사항을 정확히 확인한 후 공존 동의를 하는 것이 필요하다.
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필자 소개
서일효 파트너 변리사는 서울대 전기공학부를 졸업하고 2009년 46기 변리사 시험에 합격했습니다. 국내 대기업의 국내외 특허출원 업무와 해외 대기업의 국내 특허출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 현재 중소기업의 특허출원 업무 및 특허 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있습니다. 직무발명 컨설턴트로도 활동하고 있으며, 기술임치나 영업비밀과 같이 특허와 더불어 기업을 보호할 수 있는 제도에 대하여 관심이 많습니다.
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