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Jul 01. 2024
특허 출원 후 바꿀 수 있는 것과 바꿀 수 없는 것
[서일효 변리사의 특허 백과사전]
특허 출원을 진행하기 위해서는 여러가지가 결정되고 확인되어야 한다.
대표적으로, 특허발명에 대한 내용이 결정되어야 하며, 특허발명을 어떤 범위로 권리화 할지 결정되어야 한다. 이 밖에, 출원인을 누구로 할 것인지, 발명자는 누구로 할 것인지, 심사청구는 할 것인지, 과제사사는 할 것인지 등 다양한 결정과 확인이 필요하다.
다만, 특허는 해당 특허의 접수일(출원일)을 기준으로 심사가 되기 때문에, 가급적 빠르게 특허가 출원되는 것이 필요한 관계로, 위에서 언급한 다양한 항목들도 짧은 시간에 결정이 되어야 한다. 그러다 보니, 특허 출원을 마친 후에 특허출원과 관련된 항목에 대하여 수정이 가능한지에 대한 문의를 종종 받는다.
이번 칼럼을 통해 특허 출원 후 바꿀 수 있는 것과 바꿀 수 없는 것에 대하여 알아보고자 한다.
1. 특허 출원 후 변경 가능한 것
(1) 출원인
특허 출원은 특허가 등록되기 전 상태를 의미하며, 출원인은 해당 출원의 권리를 갖는 자이다. 특허 출원이 심사를 거쳐 등록이 되면, 출원인은 특허권자로 지위가 변경된다는 점에서, 출원인을 예비 특허권자로 볼 수 있다.
특허는 무형자산으로서 거래가 가능하기 때문에, 특허 출원인이 특허 출원 자체를 제3자에게 넘기거나, 특허 출원의 일부 지분을 제3자에게 넘기는 것이 가능하다. 따라서 특허 출원에 대한 권리관계가 변동이 된 경우, 특허청에 권리관계 변경 신고서를 제출함으로써 출원인 변경이 가능하다.
(2) 발명자
발명자가 되려면 발명을 구체화하고 완성하는 것에 실질적으로 기여해야 한다. 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금•설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원•위탁 하였을 뿐인 경우에는 발명자가 될 수 없다.
단독 발명자라면 발명자 특정이 어렵지 않지만, 발명자가 여러 명인 경우에는 발명자 특정이 쉽지 않은 경우가 있어서, 경우에 따라 수정이 필요한 경우가 있다. 실수로 발명자를 누락하였거나 잘못 기재한 경우, 특허 출원 후 발명자 정정이 가능하다. 이러한 경우에는 특허청에 보정서를 제출함으로써 정당한 발명자로 수정할 수 있다.
(3) 과제사사
국가연구개발사업의 성과로서 특허 출원이 진행된 경우에는 특허 출원을 할 때 과제 정보를 기재하는 것이 필요하다. 예컨대, 과제고유번호, 과제번호, 부처명, 과제관리(전문)기관명, 연구사업명, 연구과제명, 기여율, 과제수행기관명, 연구기간 등에 대한 정보가 서지사항 정보로 제출된다.
과제 정보의 기재를 누락한 경우에는 특허청에 보정서를 제출함으로써 과제 정보를 추가할 수 있다. 그리고 기업에서는 과제 정보를 추가하기 위해 제출한 보정서를 증빙 자료로 활용할 수 있다.
(4) 우선심사
우선심사는 일정한 요건을 갖춘 특허를 다른 특허보다 우선적으로 심사해주는 제도이다. 따라서 특허 출원인은 특허청에 우선심사 신청을 함으로써 심사관이 심사에 착수하는 데 걸리는 기간을 단축시킬 수 있다.
우선심사 신청은 특허 출원과 동시에 진행하는 경우가 많지만, 특허 출원 후 우선심사를 신청하는 것도 가능하다. 따라서 특허 출원 후 우선심사 신청서를 제출함으로써 일반심사를 우선심사로 변경하는 것이 가능하다.
2. 특허 출원 후 변경이 어려운 것 – 신규사항 추가
특허 출원 후에 기업이 기술 개발을 지속함에 따라 새로운 아이디어가 생기고, 특허 발명을 제품 또는 서비스에 적용하는 과정에서 특허 발명과 달라지는 부분이 생기기도 한다.
이러한 상황에서, 출원인은 특허 명세서에 새로운 내용을 추가하거나 달라지는 부분을 수정하기를 원한다. 그러나 특허법에 따르면, 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하도록 되어 있어서, 특허 출원 후 명세서에 신규사항을 추가하는 것을 금지 하고 있다.
따라서 출원인은 특허 출원 후의 새로운 아이디어나 특허 발명의 달라지는 부분에 대해서는 새롭게 특허 출원을 진행해야 한다.
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필자 소개
서일효 파트너 변리사는 서울대 전기공학부를 졸업하고 2009년 46기 변리사 시험에 합격했습니다. 국내 대기업의 국내외 특허출원 업무와 해외 대기업의 국내 특허출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 현재 중소기업의 특허출원 업무 및 특허 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있습니다. 직무발명 컨설턴트로도 활동하고 있으며, 기술임치나 영업비밀과 같이 특허와 더불어 기업을 보호할 수 있는 제도에 대하여 관심이 많습니다.
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