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Dec 03. 2024
바이오·화학 특허, 실험 데이터 없이 출원이 가능한가
주요 사례와 전략
특허는 기술의 보호 수단일 뿐만 아니라 상업적 경쟁력을 확보하기 위한 중요한 수단이다. 특히, AI-바이오 융합기술의 발전으로, 기술의 빠른 선점이 필요할 수 있고, 내 공개 특허에 대한 제3자의 개량 기술의 개발 가능성이 높아져, 빠르면서도 다양한 파생 권리를 확보하는 특허 출원이 더욱 중요해지는 시점이라 생각된다.
바이오, 화학 기술의 특허 출원 시 실험 데이터 없이 출원을 의뢰하는 고객에게는 적어도 In Vitro 수준의 실험 데이터는 요청하여 진행한다. 그런데, 가끔은 실험 데이터가 없지만, 실현 가능성이 높고, 획기적인 아이디어 수준인 발명을 접하는 경우, 어떻게 IP 권리를 확보하는 것이 좋을 지 고민하게 된다.
# 1. 실험데이터는 가급적 다양하게 구비될수록 특허의 무효화 위험 가능성을 낮추고, 특허 청구항의 권리 보호 범위를 명확히 하고, 경쟁자 대응에 유리하다.
# 2. 실험데이터를 모두 구비하여 출원하기에 시간적 여유가 없는 경우, 갖춰진 실험을 기반으로 임시출원을 진행한 후 1년 이내에 보강하는 국내 우선권 주장 출원을 도모하는 방안을 선택할 수 있다.
단, 임시 명세서 출원일로 소급되는 발명은 임시 명세서 출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항 또는 기술상식에 비추어 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해될 수 있는 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정될 수 있음을 유의해야 한다.
임시 명세서에 기재되지 않은, 추가 물질(혹은 추가 용법, 용량)에 대한 실험 결과가 반영된 우선권 주장 출원은 발명의 출원일이 임시 명세서 출원일로 소급되지 않을 수 있다. 출원일 소급이 부정되는 경우, 임시 명세서 출원일과 우선권 주장 출원일 사이 공개된 자기 문헌 공지에 의해 특허가 무효될 수 있으므로, 임시 출원일을 확보하였다고 하여 추가 실험 결과를 함부로 공개해서는 안된다고 생각한다.
# 3. 한편, 획기적인 아이디어이지만 다양한 실험을 1년 이내 완성하기 어려운 경우, 특허 출원 시점을 늦춰 공개시기를 늦추는 방안을 선택할 수 있다.
아이디어를 구체화하는 실험 결과가 충분히 확보될 때까지 발명의 공개 시기를 연기(특허 출원 포함)하는 방안이다. 이는 발명자의 인내가 요구되는 선택이지만, 충분한 데이터를 확보한 후 출원하면, 특허의 유효성을 높이고, 법적 리스크를 줄일 수 있는 장기적인 전략이 될 수 있다.
단, 여러 상황이 고려되어야 할 것으로 생각된다. 초기 투자자들은 발명자의 아이디어와 그 가능성을 평가하기 위해 특허 출원 여부를 중요한 기준으로 삼을 수 있다. 또한, 바이오 헬스케어 분야에서는 연구 결과와 기술을 공개함으로써 협력 파트너나 연구 기관과의 공동 연구 기회를 창출할 수 있다. 발명자는 상황에 따라 유연하게 접근하여 최적의 결과를 도출할 수 있는 전략을 선택하는 것이 바람직하다.
다른 생각으로는,
실시 가능성 요건이 지나치게 엄격하게 요구되는 경우, 기술공개가 지연되고, 기술 개발 초기에 출원하여 권리를 받은 회사는 권리범위가 좁아지게 되며, 경쟁사는 좁은 범위의 선행 특허권을 회피하면서 적은 비용으로 유사 기술을 찾는 것에 안주하게 되는 문제가 있다.
Amgen 사례와 같이 PCSK9의 특정 결합 위치를 찾아낸 특허에서, 그 기술을 적용할 수 있는 항체를 모두 가려 확인 후에 특허 출원을 요구하는 것이 적절한지, 기본 원리를 확인한 발명으로 부여된 특허권에 대해 무효 보다, 후속 개량 기술 개발자의 실시를 보장하되 보상이 어느 정도는 이뤄지는 것이 특허법 취지에 부합하는 적절한 결과이지 않았을 까라는 생각도 든다.
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필자 소개
박연수 파트너 변리사/변호사는 서울대 생물교육학과를 졸업하고 2009년 변리사 시험, 2012년 변호사 시험에 합격하였습니다. 생명공학, 약학 및 화학 분야 국내 및 해외 기업의 특허 업무 전반에 대하여 전문성을 가지고 업무를 수행해 왔으며, 국내 바이오 기업에서 IP 전략 수립, 국내외 IP 소송 업무를 담당한 바 있습니다. 현재, 화학 바이오 분야 특허출원 업무 및 저작권을 포함한 지식재산권 전반에 걸쳐 다루어지는 법률 자문 및 분쟁에 대한 대응 업무를 담당하고 있습니다.
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