[9] 특허는 끝이 아니라, 시작이다
스타트업을 꿈꾸기 전에 꼭 알아야 하는 특허 실무
특허 출원 및 등록 절차를 알면 자연스럽게 변리사의 역할을 짐작할 수 있다. 모든 절차마다 변리사의 도움을 받아야 하니 말이다. 특허는 출원단계, 중간단계, 등록단계, 분쟁단계로 나눌 수 있다.
출원단계
출원단계에 변리사가 무엇을 하는지는 짐작함에 어려운 것이 없다. 발명의 내용을 토대로 특허 명세서를 작성한다. 정해놓은 절차에 따라 서류를 제출하고 우리에게 비용을 청구한다. 출원 그 자체만 놓고 볼 때는 염려할 것이 없다. 우리는 변리사를 대리인으로 선임하여 모든 절차를 쉽게 처리할 수 있다. 명세서를 작성하기 위한 내용 전달과 검토 과정에 더 집중해야 한다.
변리사는 우리가 설명한 것을 정해진 특허 명세서 규격에 맞추어 글자로 제출해주는 대리인의 역할을 한다. 기술을 글로 녹여내는 역량이 변리사마다 다르다. 기재의 묘미라는 말이 있다. 단어 하나, 앞뒤 문맥에 의해 특허의 가치가 달라질 수 있다. 한 줄을 적더라도 심혈을 기울여 노련하게 적어낼 수 있어야 한다.
등록성의 관점에서 볼 때도 어떻게 적느냐에 따라서 등록 여부가 달라진다. 중간단계를 어떻게 대응할지 시나리오별로 구상하면서 써 내려 가는 것이 일반적인 변리사의 모습이다.
중간단계
심사청구를 신청한 특허에 한해서, 심사관이 배정되고 심사를 진행한다. 심사관은 정해진 절차에 따라 거절 사유를 찾는다. 거절 사유가 없다면 등록결정서를 발송한다. 거절 사유가 있다면 의견제출통지서를 발송한다. 거절 사유 없이 한 번에 등록되는 특허보다 의견제출통지서를 받는 경우가 훨씬 많다.
의견제출통지서를 받으면, 거절 사유를 극복해야 등록결정서를 받을 수 있다. 특허 등록을 위해서, 두 종류의 문서를 제출해야 한다. 하나는, 수정된 내용의 보정서. 다른 하나는, 이제는 거절 사유가 없다고 심사관을 설득하는 의견서이다. 우리는 이 모든 과정도 변리사를 의지하게 된다.
변리사는 보정서와 의견서를 작성하기 전에, 어떤 거절 사유가 있는지 우리에게 설명해 주어야 한다. 우리는 이해가 되지 않으면 변리사에게 반복해서 물어야 한다. 앞에서 우리의 설명이 청구항에 기재되지 않은 것은 변리사가 의도한 것일 수 있다고 했다. 일부러 삭제했던 앞선 내용과 달리, 거절 사유는 설명을 요구할 수 있는 상황이다. 의견제출통지서만 전달해주고 결정하라고 하거나, 의견제출통지서 조차 주지 않고 서류를 제출하는 변리사는 우리가 바라는 이상형이 아니다.
변리사의 어려움도 이해가 된다. 특허를 잘 모르는 우리에게 하나하나 설명해 달라고 하기에는 무리가 있다. 특허와 기술의 간극은 분명 존재한다. 우리는 기술만 알고 특허를 모르니 거절 사유를 들으면 흥분부터 하는 경향이 있다. 고객이 불쾌하게 여기니 변리사는 부담이 될 수밖에 없다. 이미 흥분한 우리는 어떤 설명도 귀에 들어오지 않는다. 거절 사유가 변리사의 탓이 아닌데 말이다.
이럴 때는 특허의 관점에서 파악하려고 노력해야 한다. 우리는 이 기술의 효과가 얼마나 좋은지, 얼마나 독창적인지 열심히 설명하지만, 특허에서는 구성이 특허 등록의 가장 중요한 요소이다. 특허 심사 조건은, 우리가 중요하게 여기는 것이 아닐 수 있다는 말이다.
현재 상황에서 최적의 선택을 해야 한다. 심사관이 거절의 이유로 제시하는 인용 문헌이 있을 것이다. 예상된 선행 문헌만 제시되었다면, 변리사와 이미 논의했던 시나리오대로 진행하면 된다. 한편, 심사관이 특허 등록에 치명적인 선행 문헌을 찾았다면 이에 따른 대안들이 무엇인지, 그 대안들이 의미하는 것이 무엇인지를 변리사에게 주의 깊게 들어야 한다. 기술의 관점이 아닌, 특허의 관점에서 말이다.
자존심 상하게 느끼거나, 내 것은 그것과 완전히 다르다고만 우기지 말자. 심사에서 각 구성이 실질적으로 동일하다고 판단된 것을, 그렇지 않다고 설득하려면 변리사와의 긴밀한 협업이 필수이다.
등록단계
의견서와 보정서를 통해 심사관을 성공적으로 설득했다면, 등록결정서를 받게 된다. 등록결정서를 수신한 후, 3개월의 정상 납부 기간을 준다. 이제 등록료만 내면 된다. 드디어 특허가 등록되고, 몇 주 후 고대하던 특허 등록증을 받는다. 그런데, 빨리 돈을 낸다고 무조건 좋은 것은 아니다.
등록 단계에서도 살펴야 할 것이 있다. 변리사는 특허 절차를 대리하면서 성공보수를 요구하는 경우가 많다. 특허가 등록될 때, 추가로 지급되는 대행 수수료이다. 뒤집어 생각해보면, 중간 단계에서 좁은 권리 범위라도 등록만 되면 우리에게 추가로 돈을 받는다. 우리는 모든 특허 절차를 변리사를 신뢰하며 진행해야 하지만, 변리사의 직업윤리를 흔들만한 나쁜 환경에 대해서는 의심해볼 필요가 있다.
땅을 매입하는 방법을 전혀 모르는 고객이, 어떤 중개인에게 이 절차를 일임했다. 공을 들여서 고객에게 가장 좋은 땅을 매입해주는 중개인. 시골의 아무 땅이나 대충 매입해주는 중개인. 이 두 대리인에게 우리는 같은 수수료를 주고 있다.
치열하게 설득하여 원하는 권리 범위가 등록된다면 제일 좋겠지만, 그것을 판단할만한 해석 능력이 우리에게는 없다. 변리사에게 등록된 권리 범위를 해석해내라고 까다롭게 요구할 수도 없는 노릇이다. 변리사가 얼마나 노력했는지, 정도를 가늠하기도 어렵다. 이 특허가 강력한 특허가 될지, 해당 사업이 성공할지 여전히 불투명하다. 여러 이유로 쉬운 등록과 어려운 설득 중, 쉬운 등록을 선택할 가능성이 존재한다.
이런 불안감을 해소하는 방법으로 분할출원 전략이 있다. 원래 둘 이상의 발명을 하나로 출원한 경우에 분할할 수 있도록 하는 제도인데, 실무에서는 이럴 때에도 유용하다. 완벽한 전략은 아니지만, 시간과 노력 대비 효율적이다. 차후, 해당 사업이 성공하고 경쟁자가 탐내는 기술이 되었을 때, 분할 출원된 명세서를 통해서 더 넓은 범위나 다른 범위의 권리를 만들 수 있다.
주의할 점이 있다. 정상 납부 기간인 3개월 이내, 그리고 등록료를 납부하기 전. 이 두 조건을 동시에 충족하는 일자 내에 분할출원을 해야 한다. 등록료를 납부한 다음 날부터는 분할출원을 하더라도 거절된다. 정상 납부 기간이 지나더라도 6개월까지는 추가납부 기간이 주어진다. 월 단위 3% 정도의 가산료를 더 내면 등록이 가능하니 등록료 납부를 너무 조급하게 생각하지 않아도 된다.
분쟁단계
심판, 소송이 여기에 속한다. 대리인으로서 변리사가 단독 대리를 할 수 있는 경우와 그렇지 못하는 경우가 있다. 특허 등록과 같은 것을 위해 신청하는 결정계 심판, 분쟁이 생긴 이해관계자끼리의 심판인 당사자계 심판, 그리고, 소송으로 나눌 수 있다. 심판이나 소송을 위해 변리사와 접촉했던 경험은 없어서 설명에 한계가 있다.
핑계 같지만 수십 년의 경력도 아닌데, 심판과 소송을 경험하지 못한 것이 당연할 수 있다. 최근 특허 출원 수는 3개년 평균 218,575건이다. (출처 : 특허청 2018, 2019, 2020년) 이 중, 결정계 심판을 제외한 당사자계 심판청구는 3개년 평균 약 875건 수준이다. (출처 : 특허심판원 2018, 2019, 2020년) 즉, 0.4%의 특허에만 분쟁 심판의 기회가 있다. 결정계 심판을 포함하더라도 1.8% 수준밖에 되지 않는다. 소송은 이보다 더 낮은 빈도이다.
달리 말하면, 변리사라도 심판, 소송 경험이 많지 않다. 그나마 결정계 심판은 몰라도 당사자계 심판은 더욱더 제한적이다. 특허권자로서 당사자계 심판이나 소송을 겪게 되면 스트레스를 받는 것이 당연하지만, 희박한 확률을 뚫었다는 것으로 위안을 삼을 만하다. 심판, 소송 전에 경고장이 오가는 상황이 심판 빈도보다는 더 자주 있다. 통계로 잡히지 않아 정확한 수치는 알 수 없다.
소송에서 변리사가 아닌 변호사의 도움을 받아야 할 수 있다. 이때에도 변리사의 협업이 중요하니, 지금까지의 상황을 함께 했던 변리사를 통해서 변호사와 소통하는 것을 추천한다.
결국, 이 절차들을 모두 함께 하는 신뢰할 만한 사람이어야 한다. 어떤 변리사를 만나느냐가 매우 중요하다.
