[IPLEX] 상표 판례 - 2020허3430
상표법 제119조 제1항 제3호 관련 판례
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
이 사건 등록상표는 상표권자에 의하여 그 지정상품에 대하여 이 사건 심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었으므로, 이 사건 등록상표에 대하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유가 존재하지 않다고 판단한 사례를 소개해 드리겠습니다.
2020허3430 등록취소(상)
관련 법리
상표법 제119조 제1항 제3호 소정의 상표의 ‘사용’에 해당하기 위해서는 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적 으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고ㆍ정가표ㆍ거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하기만 하면 된다. 또한 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 목적이 있으므로, ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에 있어서는 ‘출처표시’로서의 사용에 관한 수요자의 인식가능성 보다는 상표권자 또는 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터잡아 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 중요하게 고려된다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012 후3206 판결 취지 참조). 또한 표장이 상표로서 사용되었는지 여부는 상품과의 관계, 상품에 표시된 위치∙크기 등 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성, 표장 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부에 의해 판단되어야 한다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결). 표장이 순전히 디자인적으로만 사용되는 경우에는 상표로서의 사용이라 볼 수 없으나(대법원 2005. 10. 7. 선고 2004후1458 판결 등), 디자인과 상표는 배타적∙선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 어떠한 표장이 출처를 표시하기 위하여 사용되었음이 인정되는 이상 그 표장이 디자인적으로 사용된 측면이 있다 하더라도 이는 상표로서의 사용에 해당한다(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 참조).
상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다(대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결 등 참조).
판단
원고는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2016년경부터 2018년경까지 세 줄의 반원형 홈을 원고의 상품에 표시하고, 그와 같은 상품을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 광고함으로써 이 사건 등록상표를 사용하였다고 할 것이고, 이는 순전히 디자인적으로만 사용된 것이 아니라 지정상품의 출처를 표시하기 위하여 사용되었다고 봄이 상당하며, 앞서 인정한 사실만으로 위와 같은 인정을 뒤집기 부족하다. 따라서 원고의 이 사건 등록상표 사용은 상표로서의 사용에 해당한다.
이 사건 등록상표는 세 줄의 반원형 홈이 있는 판상조각의 입체상표인바, 앞서 본 바와 같은 원고가 설계, 생산, 판매한 제품에 세 줄의 홈이 반원형으로 새겨진 구체적인 형상 및 제품 설계도의 기재와 형상을 종합해 보면, 원고가 사용한 표장들은 이 사건 등록상표와 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도의 범주 내에 있은 것으로 인정된다.
결론
이 사건 등록상표는 상표권자에 의하여 그 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었으므로, 이 사건 등록상표에 대하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유가 존재하지 아니한다.
판례 전문
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