빠른 특허등록을 위한 절차와 활용
안녕하세요.
이호준변리사입니다.
오늘은 빠른 특허등록을 위한 절차들과 빠른 특허등록을 활용하는 방법과 간단한 주의사항을 보겠습니다.
2022년 지식재산 통계연보에 따르면 2022년 한해에 출원된 특허는 237663건이며, 이중 144049건이 출원과 동시에 심사청구되었습니다. (60% 수준) 이중 39630 건이 우선심사 청구 되었습니다. (전체 출원의 17% 수준, 심사청구 출원 중 28% 수준)
같은 통계자료상으로 2022년 출원된 특허의 경우 14.4 개월 경과시 특허청으로부터 첫 응답(First action)을 받는 것으로 나타나 있습니다. 하지만 이는 우선 심사와 일반 심사가 모두 포함된 것입니다.
ABC특허법률사무소의 자체 통계로 보았을때, 특허청의 첫 응답까지 소요되는 시간은 일반 심사시 18개월 이상, 우선 심사시 4개월에서 8개월 수준입니다.
빠른 특허등록을 위한 제도 - 우선심사
빠른 특허등록을 위해서는 우선심사 제도를 이용할 수 있습니다. 우선심사는 우선심사 신청 사유에 따라서 4개월에서 8개월까지 특허청의 첫 응답 기간을 단축할 수 있습니다. 특허청의 의견에 대한 신속한 대응을 통해 최장 12개월 내에 특허 등록이 가능합니다(당소 최단 case는 출원부터 등록까지 4개월).
우선심사 신청은 특허법 시행령 9조의 우선심사 대상에 해당하는 경우에 가능합니다. 주요 우선심사 사유는 다음과 같습니다.
특허 우선심사 제도에 대한 특허청 page는 다음과 같습니다.
https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200225
기술의 종류에 따른 우선심사 사유
방위산업분야, 녹색기술, 인공지능 IoT 등 4 차산업, 반도체, 수출촉진에 직접 관련된 특허출원
특허출원 주체에 따른 우선심사 사유
국공립학교의 기술이전, 사업화 전담조직의 출원 / 벤처기업인증 받은 기업의 출원 / 기술혁신형 중소 기업의 출원 / 직무발명 우수기업의 출원 / 지식재산 경영인증을 받은 기업의 출원
주요 우선심사 사유였던 특허청 지정기관의 선행기술조사 의뢰를 사유로 한 우선심사 신청은 2024년 법에서 삭제되어, 우선심사의 대상이 다소 제한되게 되었습니다.
빠른 특허 등록의 활용
우선심사제도를 이용할 경우 특허출원으로부터 1년 이내에 특허등록이 가능합니다. 등록된 특허의 효력은 일반심사와 같지만 보다 빨리 특허청으로부터 결과를 받아 보는 것에 대한 효과를 알아 보겠습니다.
특허 공개 전 등록 여부에 대한 결과를 수신
출원된 모든 특허는 출원일로부터 1년 6개월 경과시 공개됩니다. 일반심사를 이용하는 경우 대부분의 특허출원이 특허청으로부터 첫 번째 응답을 받기 전에 공개됩니다.
하지만 우선심사 제도를 이용하는 경우 특허청으로부터 등록 여부에 관한 답변을 특허의 공개 전에 받을 수 있습니다.
만일 특허청의 반응이 거절이고 극복하기 어려운 경우에는 우선심사 제도를 이용한 경우는 재출원, 국내 우선권 주장 출원 등을 통해 추가적인 내용을 기재하여 특허청의 거절의견의 극복을 시도해 볼 수 있습니다.
하지만, 일반심사를 이용하는 경우 특허청의 응답을 받기 전에 특허가 공개되고, 공개된 특허 이후에는 누구도 동일 내용으로 특허를 받을 수 없기 때문에(출원인 자신 포함) 재출원 등의 대응 방안을 사용할 수 없게 됩니다.
따라서, 등록된 특허의 청구항을 제품에 맞춰서 세밀하게 구성해야 하는 조달청 우수제품 지정을 위한 특허, 투자 유치나 기술특례 상장을 대비한 특허들의 경우에는 우선심사를 통해 특허의 공개 이전에 특허청으로부터 특허 등록 여부에 대한 답변을 받아 대응할 수 있는 추가적인 옵션의 확보가 가능합니다.
해외출원 여부의 결정 및 해외 우선심사
특허는 등록된 국가에만 효력이 있으므로, 해외에서 사용가능한 특허권을 획득하기 위해서는 해당 국가에 특허출원을 하여야 합니다.
미국에 진출하고자 하는 기업의 경우에는 미국 특허를 확보하고, 유럽이나 일본에 진출하고자 하는 기업의 경우에는 유럽, 일본 특허를 확보해야 하는 식입니다.
많이들 국제특허로 알고 있는 PCT의 경우, 절차적 편의와 해외 출원 기한을 연장하기 위한 것으로 PCT 출원 만으로 특허의 독점권을 여러 국가에서 행사할 수는 없습니다.
통상적으로 해외 특허 출원은 국내 특허 출원 후 1 년 이내에 이루어 집니다. 해외 특허 출원시 국내 특허 출원의 출원일에 대한 우선권 효과를 받기 위해서 입니다.
일반적으로 해외출원의 경우, 번역 비용, 해외 현지 대리인의 비용 등에 있어, 국내 출원보다 높은 비용이 들게 됩니다.
일반심사를 통하는 경우 특허 등록 여부가 해외출원의 가능 기한 이후에 나오게 됩니다. 우선심사를 통하는 경우 해외출원 가능 기한 이전에 특허의 등록 여부에 대한 특허청의 판단을 받게 됩니다.
따라서, 이를 참고하여 해외출원 여부를 결정하거나, 해외출원시에 내용을 보완하여 출원(해외 우선권 주장 출원의 경우에는 특허의 내용을 보완, 추가할 수 있음)할 수 있습니다.
또한, 한국에 특허 등록을 이유로 한국의 등록된 청구항과 동일한 청구항을 해외에 출원하는 경우 해외에서 우선심사가 가능한 경우가 있습니다.
우선심사 제도를 이용하는 경우 높은 비용이 드는 해외 특허 출원 이전에 등록 가능성을 미리 판단해볼 수 있으며, 일반적으로 국내보다 많은 시간이 필요한 해외 출원에 대한 우선심사 또한 가능할 수 있습니다.
기간 제한이 있는 특허 실적의 충족
우선심사제도를 이용하는 경우 최장 12 개월 내에 특허 등록을 받을 수 있으며 이는, 특허 등록될 시기를 예측할 수 있음을 의미합니다.
간혹 일정 기간 내에 특허 등록 실적이 필요한 경우가 있습니다.
예를 들어, 병역지정업체 선정을 위해서라면 신청일로부터 일정기간 이내(예를 들어, 전년도)에 특허 등록 실적 4건이 필요합니다.
병역지정업체 선정을 위한 연구성과 배점지속적으로 특허출원을 하는 기업의 경우에는 통상적인 기업활동을 하고 병역지정업체 신청을 하면되겠지만, 많은 특허가 출원되지 않는 SW 기업들의 경우에는 우선심사제도를 이용해서 원하는 시점에 특허 실적을 만들 수 있습니다.
2024년 병역지정업체 공고에서는 2023.1.1 부터 2023.12.31 사이에 등록된 특허를 연구실적으로 인정하고 있습니다.
이러한 관점에서 2024년 3월혹은 4월경 출원을 완료하고 우선심사와 심사관 면담 또는 보정안리뷰 절차를 이용하는 경우 2024년 내에 특허등록을 완료할수 있으며, 이런 특허실적은 2025년의 병역지정업체 선정에 활용할 수 있습니다.
경쟁사 견제를 위한 분할출원의 효과 연장
특허가 등록되면 내용에 대한 수정을 할 수 없어, 특허권의 권리범위가 고정됩니다. 이때, 경쟁자들은 등록된 특허의 권리범위를 분석하여 이를 회피하여 시장에 진입하게 됩니다. 이를 회피설계(DA: design around) 라고 합니다.
ABC특허법률사무소에서는 이런 경쟁자들의 회피설계를 방지하기 위해서 권리범위를 수정할 수 있도록 예비용 분할출원을 제공하고 있습니다.
예비용 분할출원은 등록특허와 같은 내용으로 출원되게 되며, 특허청 절차가 계속되게 하여 추후에 경쟁자 등장시 경쟁자에 맞추어 권리범위 내용을 수정할 수 있도록 할 수 있습니다.
다만, 예비용 분할출원은 기초가된 등록 특허의 출원일로부터 3년까지 유지되며, 3년까지 심사청구가 없는 경우 취하로 소멸되게 됩니다.
일반심사에 의하는 경우 출원부터 등록까지 2 년 여의 시간이 소요되므로 분할출원은 1년 정도를 활용할 수 있습니다. 하지만, 우선심사를 이용하는 경우 출원부터 등록가지 1 년 이내 시간이 소요되므로, 분할출원은 2년 이상 기능할 수 있습니다.
물론, 최종적으로 분할출원이 소멸되는 시간은 같지만, 등록특허의 백업으로 기능하는 시간을 늘릴 수 있습니다.
빠른 특허 등록을 활용하는 경우의 주의사항
모든 특허는 출원으로부터 1 년 6개월 또는 특허등록 중 빠른 시점에 공개되게 됩니다.
우선심사를 이용해서 특허등록을 빠르게 하는 경우에는 1 년 이내로 특허가 등록되기 때문에 일반 심사의 경우보다 특허가 빨리 공개되게 됩니다.
특허가 공개되면 기술이 공개되고 특허 공개 이후에는 유사 기술의 특허를 받을 수 없게 됩니다.
우선심사 제도 등을 이용하는 경우에는 특허 공개에 대한 로드맵이 있어야 합니다.
특허문서의 작성 범위를 적절히 하여 공개 범위를 제한하거나, 후속 연구에 대한 특허출원을 당겨서 하는 것이 좋습니다.
단기간 다량의 특허확보를 위한 변리사의 역할
단기간, 다량의 특허확보를 위해서는 특허청 대응 또한 중요하지만, 기업의 특허 아이템 발굴 능력이 매우 중요합니다.
내부 직무발명제도, 특허교육이 활성화된 대기업은 특허출원을 위한 직무발명신고서 작성이 신속하게 진행될 수 있지만, 대부분의 스타트업, 중소기업은 무엇이 특허 아이템이 되는 것인지, 그리고 이를 변리사에게 전달하는 서류작성에 어려움을 겪고 있습니다.
ABC특허법률사무소에서는 단 한번의 회의로 자사가 보유한 기술리스트를 파악하고, 출원 아이템과 우선순위를 결정해 드립니다.
이를 통해 단기간의 특허확보를 위해 특허 출원 전에 소요되는 시간을 최소화 할 수 있습니다.
오늘은 빠른 특허등록을 위한 우선심사 제도와 활용 방법, 주의사항 및 이를 위한 ABCIP의 PDI(Patent Day & Ideation) 서비스에 대해서 알아보았습니다. 빠른 특허 확보에 관해 궁금하신점이 있으신 경우 언제든지 ABCIP로 문의주시기 바랍니다.
이호준 변리사는 국내외 유명 대기업과 AI 스타트업의 사건을 처리한 경험을 가지고 있으며, 밴처캐피탈인 빅뱅벤처스의 이사로 Deep Tech 기업에 대한 투자 심사를 수행하고 있습니다.
Deep Tech, 스타트업 분야의 전문성을 살려 기술 기반 기업에 대한 지식재산권 컨설팅 및 창업 보육을 수행하고 있습니다.
