대기업을 위한 IP compliance
R&D 단계별 특허 전략과 특허 관리 시스템
대기업은 경쟁력 유지와 지속적인 성장 뿐 아니라 리스크 관리 및 compliance 준수를 위해 특허 관리 시스템은 필수적입니다.
대기업의 사업 분야는 경쟁이 치열하고 기술의 중요도가 높은 시장입니다. 그리고 대기업은 높은 시장점유율과 매출을 가지므로, 특허 소송의 타겟이 되기 쉽습니다.
따라서 대기업은 신제품을 출시하는 R&D 활동의 각 단계에서 체계적인 특허 리스크 관리가 필요합니다. 이 칼럼에서는 대기업이 제품을 출시하는 각 단계별로 어떤 특허 활동을 해야 하는지에 대해 알아보겠습니다.
대기업 특허 관리 시스템의 개요
내부 IP 전담 부서
대기업은 지식재산권과 관련한 내부 전담 조직을 운영할 수 있습니다. 자사의 특허권, 상표권, 디자인권 등을 포함하는 지식재산권의 출원과 관리, 경쟁사의 모니터링, 지식재산권과 관련한 분쟁 대응을 담당하는 전담 조직이 필요합니다. 이 조직은 R&D 부서, 사업 부서와 협업하여 지식재산권과 관련한 전략을 수립하고 실행할 수 있습니다.
내부 IP 관리 시스템
대기업은 보통 보유한 지식재산권의 수가 수백에서 많게는 수천건에 이르기 때문에 지식재산권을 관리할 수 있는 자체 관리 시스템을 갖추고 있습니다.
이러한 관리 시스템은 기업 내부의 인원이 직무발명을 접수하고 IP 전담 부서에서 이를 검토하여 특허화하도록 하는 기능을 하며, 특허 정보의 중앙 집중화와 접근성을 높이고 특허 포트폴리오의 체계적인 관리를 가능하게 합니다.
IP compliance의 필요성
IP compliance 는 불필요한 법적 분쟁을 예방하고, 기업의 특허 자산을 보호하기 위해 필수적입니다.
이를 위해 정기적인 교육과 모니터링이 필요합니다.
필요한 교육으로는 기업 내 연구자의 발명 활동을 지원하기 위한 직무발명 관련 교육, 기업 활동에 대한 특허 리스크 검토를 위하여 연구자들을 대상으로 한 특허 권리범위 해석과 관련한 교육, 그리고 사업 부서에 대한 상표권 등 지식재산권의 분쟁 가능성에 대한 교육이 필요합니다.
R&D 진행 단계별 특허 관리 전략
기업의 R&D 활동은 다음과 같은 단계들을 가집니다.
우선 신사업을 탐색하고, 신사업에 대한 아이디어들을 모읍니다. 그리고 모인 아이디어들을 통해 POC를 진행하여 어떤 아이디어를 제품화 할지 결정합니다. 그리고 제품화를 진행하고, 출시된 제품에 대한 업데이트를 진행하게 됩니다.
그림으로 정리하면 아래와 같습니다. 각 단계별로 경쟁사에 대한 모니터링과 자사의 특허활동을 구분하여 어떤 특허활동이 필요한지 상세히 알아보겠습니다.
신사업 탐색 단계
새로운 사업, 제품, 서비스를 탐색하는 단계입니다. 모든 것이 구체화되지는 않았지만, 이때 특허 동향에 대한 정보들을 참고할 수 있습니다.
경쟁사 모니터링 활동 - 유사특허 탐색
신사업 아이디어에 대한 유사 특허를 탐색하여 중복 투자를 피하고, 시장의 기술 수준과 트렌드를 파악하며 독창적인 기술 개발에 집중할 수 있습니다. 또한, 잠재적인 특허 분쟁의 위험을 방지할 수 있습니다.
신사업 아이디어와 관련하여 넓은 범위의 특허 정보(=유사 특허)를 탐색합니다. 특정 경쟁사가 타겟되어 있는 경우에는 해당 경쟁사를 집중하여 특허 문서를 검토합니다.
타겟 경쟁사가 없는 경우에는 관련한 키워드들을 중심으로 특허 문서들을 검색하여 검토합니다.
이 단계에서 검토되는 유사 특허들은 시장의 기술 수준을 가늠하고 트렌드에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.
아이디어 도출 단계
탐색된 신사업들에 대한 정보들을 종합하여 아이디어를 기획하고 도출하는 단계입니다.
경쟁사 모니터링 활동 - 문제특허 도출
자사의 아이디어가 구체화 되었으므로, 앞서 검토된 유사 특허들 중 특허 침해 가능성이 있는 문제 특허들을 도출합니다.
이 단계에서는 유사 특허들의 특허 권리 범위와 신사업 아이디어에 대한 비교가 필요합니다. 어떤 특허들이 문제가될 수 있는지를 탐색하는 단계입니다.
자사 특허 활동 - 초기 아이디어 특허화
자사의 아이디어가 구체화 되었으므로, 유망한 아이디어를 선별하여 특허 출원을 준비합니다. 이런 아이디어들이 모두 제품화되지는 않을 수 있지만, 특허 출원 자체로 이후의 경쟁사의 특허 획득을 방지할 수 있기 때문에 초기 아이디어의 특허 출원은 중요합니다.
이 단계에서 가장 많은 아이디어가 특허화 됩니다.
PoC, 아이디어 검증 및 확정 단계
도출된 아이디어들에 대한 검증을 통해 신사업, 연구개발의 방향을 결정하는 단계입니다.
경쟁사 모니터링 활동 - 문제특허 대응 전략 수립
앞 단계에서 도출된 문제특허들 중 결정된 방향에 관련한 문제특허들에 대한 대응 전략을 수립하는 단계입니다.
문제특허들에 대한 대응 전략으로 특허침해분석(FTO, Freedom to Operate), 특허 무효 전략 수립, 실시 근거 마련, 경쟁사에 대한 공격 특허 확보, 라이선스 협상 등이 수행됩니다.
이 단계에서는 문제가 될 수 있는 특허들 모두에 대한 대응 전략이 수립되어야 하고, 대응 전략의 수립이 확인된 후 다음 단계가 진행 됩니다.
특허 무효 소송은 이 단계에서 진행 될 수도 있고, 특허 무효를 위한 근거 자료만을 찾아두고 다음 단계가 진행될 수도 있습니다. 특허 무효를 위한 근거 자료만을 찾아두고 다음 단계를 진행하는 것이 일반적입니다. 특허 무효 소송을 제기할 경우에는 경쟁사가 분쟁을 인지하게 되므로 경쟁사가 자사의 신사업에 대해서 인지하고 대응 전략을 수립할 수 있기 때문입니다.
자사 특허 활동 - 확정 컨셉 특허화
초기 아이디어들 중 확정된 컨셉에 대해서 집중적으로 특허출원을 준비합니다. 하나의 특허로 하나의 제품을 전부 커버할 수는 없습니다.
하나의 제품을 여러 관점에서의 특허 포트폴리오로 보호하는것이 바람직합니다.
확정된 컨셉에 대해서 변리사와 심층 인터뷰를 통해 다양한 관점에서 특허화 할 수 있는 요소들을 탐색하고 특허화 하는 것이 좋습니다.
모든 기술을 특허포트폴리오화 한다면 더 강력하겠지만 비용 효율성도 생각해야 합니다.
제품화 단계
제품을 출시 하는 단계입니다. 앞 단계에서 모든 특허리스크를 해결했기 때문에 이 단계에서는 특허리스크가 없습니다. (없어야 합니다)
자사 특허 활동 - 제품화 수정사항 특허화
확정된 컨셉에서도 제품화를 하며 약간의 수정사항들이 발생할 수 있습니다. 이러한 수정사항들에 대한 특허화를 진행하여 특허들이 자사 제품에 매칭되도록 합니다. 자사 제품에 매칭된 특허들은 이후에 출원되는 경쟁사들의 특허가 등록되지 않도록 하기 위함입니다.
제품화 이후 단계
경쟁사 모니터링 - 정기 & 비정기 모니터링
정기 모니터링은 분기 혹은 반기별로 특정 경쟁사나 특정 기술 분야에 대한 특허 리스트 업데이트를 통한 모니터링을 포함합니다. 제품의 업데이트에 대한 특허 리스크 검토와 경쟁사의 기술 동향을 파악하기 위함입니다.
자사 특허 활동 -업데이트 사항에 관한 특허화
제품 출시 이후에 고객 의견을 반영하여 제품이 업데이트 되는 경우가 많습니다. 이런 업데이트 사항에 대해서도 특허화를 진행 하는 것이 좋습니다.
대기업의 성공적인 특허 관리 시스템은 단순한 특허 출원 이상의 의미를 가집니다. 이는 기업의 경쟁력을 유지하고, 법적 분쟁을 예방하며, 지속 가능한 성장을 도모하는 데 핵심적인 역할을 합니다. ABC특허법률사무소는 이러한 특허 관리 시스템을 구축하고 운영하는 데 필요한 전문 지식과 경험을 갖춘 전문가들이 있습니다. 당사의 변리사들은 대기업의 복잡한 특허 포트폴리오를 효과적으로 관리하고, 경쟁사 모니터링 시스템을 통해 시장에서의 지위를 강화할 수 있도록 지원합니다. 특허 전략에 대한 자세한 상담이 필요하시다면, 언제든지 ABC특허법률사무소에 문의해 주십시오. 저희는 귀사의 성공적인 미래를 위해 최선을 다해 지원하겠습니다.
저자 소개 | 이호준 변리사
이호준 변리사는 국내외 유명 대기업과 AI 스타트업의 사건을 처리한 경험을 가지고 있으며 삼성전자의 자회사인 SEMES에서 IP리스크 분석을 수행하였습니다. 또한, 밴처캐피탈인 빅뱅벤처스의 이사로 Deep Tech 기업에 대한 투자 심사를 수행하고 있습니다.
Deep Tech, 스타트업 분야의 전문성을 살려 기술 기반 기업에 대한 지식재산권 컨설팅, 창업 보육, 지식재산권 포트폴리오 관리를 수행하고 있습니다.
언제든 궁금하신 사항이 있으시면 ABC특허법률사무소로 문의 바랍니다.
abcip@abcip.co.kr
