[인사이드 지식재산 이야기] 공동연구와 특허권 공유

1. 산학, 산연, 산학연 등 연구주체간 다양한 형태의 공동연구가 활성화되고 있다. 그러나, 공유특허에 대한 이해가 부족하고, 계약시 당사자간 추후 연구성과물의 권리관계에 관한 사항이 충분히 반영되지 못하는 경우가 있다. 연구개발 이후에 권리와 이익배분에 있어 상이한 입장차가 생길 수 있고, 이에 연구결과물에 대한 귀속관계와 공동연구 당사자간 권리관계에 대한 분쟁이 발생할 가능성이 있다. 

2. 특허권의 공유란 하나의 특허권을 2인 이상이 소유하는 형태를 말한다. 특허권은 재산권이나, 무형의 기술적 사상이어서 물리적 지배가 불가능하고 법적으로 내용 변동이 가능하므로 일반적인 재산권과는 다른 특수성을 가진다. 

따라서 특허법은 민법 규정의 예외로서 특허권의 공유에 관하여 여러 가지 규정을 두어 공유자의 자유를 일부 제한하고 적절한 발명의 보호를 도모한다. 특허권을 공동 소유하는 경우 지분권 처분의 자유는 제한된다. 특허권은 무형의 기술적 사상이므로 지분의 비율에 관계없이 공유자 모두가 자유롭게 실시할 수 있는데, 이 경우 다른 공동 특허권자의 경제력 등에 의해 영향을 받을 수 있고, 불측의 제3자 개입에 따른 이해관계가 크기 때문이다. 

3. 공유특허권의 법률관계는 구체적으로 다음과 같다. 

① 권리의 귀속) 사전에 지분권 비율에 대한 합의가 있다면 그에 따르고, 그렇지 않으면 민법상의 균등 추정된다. 공동발명의 경우 참여 연구자의 기여도에 따라 지분권을 취득하는 것이 바람직할 것이다. 

② 특허의 실시) 다른 공유자의 동의 없이도 특허발명을 실시할 수 있다. 즉, 공유지분과 관계없이 실시할 수 있는 것이다. 이때, 제3자에게 하청을 주거나 외주를 의뢰한 경우에는, 제3자가 공유자의 한 사람을 위해 그 지휘 감독하에 그 공유자의 사업으로 실시하는 경우에는 제3자가 공유자의 기관에 불과하므로 동일인으로 본다. 다만, 다른 공유자에게 피해가 될 우려가 있으므로 제3자와 실시의뢰한 공유자의 관계를 엄격하게 해석해야 하고, 또한 사전에 민법상 계약을 통해 명확하게 규정하는 것이 바람직하다. 

③ 공유특허의 관리) 특허료의 납부, 침해금지 또는 침해예방 청구, 침해금지청구권, 손해배상청구, 신용회복청구, 부당이득반환청구, 형사고소 등은, 기판력 등 처분행위의 결과를 고려하여 공동으로 또는 단독으로 행사할지 이견이 있다. 민법상 계약을 통해 명확하게 규정하는 것이 바람직하다. 

④ 공유특허권의 처분, 변경) 지분양도, 질권설정, 실시권(전용, 통상)설정은 다른 공유자의 동의하에 가능하다. 공유지분에 국한된 처분이 아니고 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하기 때문이며, 새로운 공유자로 된 자의 자본력, 신용력, 기술력 여하에 따라 타 공유자의 이해관계에 미치는 영향이 매우 크기 때문이다. 

⑤ 특허권의 분할) 특허권은 무체재산권으로 현물분할은 이루어질 수 없으므로, 대금분할과 가격배상에 의할 수 있다. (매각 후 분배, 다른 공유자에 대한 가격 보상 등)

4. 특허권 공유관계에서 발생될 수 있는 문제는 다음과 같으며, 제도적 장치가 마땅치 않기 때문에 사전에 민법상 계약을 통해 명확하게 규정하는 것이 바람직하다.  

① 미실시 공유자에 대한 수익분배

대학, 정부연구소는 자기실시 능력이 없는 경우가 대부분이다. 이 겨우 공유자는 특허를 공유하더라도 관련된 수익을 받을 수 없는 상황에 처할 수 있다. 

② 지분양도 및 실시권의 허락

일방이 악의로 동의를 하지 않는 경우, 즉, 자신의 수익을 극대화 하거나 양도 및 실시권을 허락하려는 공유자의 이익을 배척하려는 경우 이를 조정할 제도적 장치가 없다. 

③ 소송당사자 

침해금지소송의 경우 공유자 중 1인이 일방적으로 대응하여 패소한 경우 기판력이 다른 공유자에게도 미치게 되어 처분행위의 결과를 야기한다. 최근 침해소송은 특허권 무효주장과 병행되는 경우가 다반사이므로 공유특허권이 무효라는 취지로 패소한 경우에는 마찬가지로 처분행위의 결과를 야기한다.