상온상압 초전도체 LK-99 특허권은 누구의 것일까2
권영완 VS 퀀텀에너지연구소 직무발명 이슈를 알아보자
안녕하세요.
특허개미 이호준 변리사입니다.
LK-99 특허 알아보기 시리즈
2. 상온상압 초전도체 LK-99 특허권은 누구의 것일까1 (고려대 VS 퀀텀에너지연구소)
3. 상온상압 초전도체 LK-99 특허권은 누구의 것일까2 (권영완 VS 퀀텀에너지연구소)
이전 글에서 살펴본 바와 같이 출원인은 특허라는 재산권을 가질 수 있는 사람이며, 발명자는 재산권보다는 명예적인 측면이 강하다는 것을 살펴 보았다.
<LK-99 특허로 알려진 2021년 출원 특허 >자 그리고 이걸 다시 보면 권영완교수는 퀀텀을 나왔는데? 라는 생각이 들 것이다.
그러면 이제 23.7.31일자 정보제출서 라는 것이 이해가 갈 것이다.
1. LK-99 특허권은 누구의 것인가 2 권영완 VS 퀀텀에너지 연구소
(1) 23.7.31 정보 제출서
<LK-99 특허의 행정 처리 사항 >특허청에서 제공하는 특허 DB인 키프리스에서는 공개된 특허들에 대한 행정처리 등을 공개하고 있다.
LK-99 특허로 알려진 출원번호 10-2021-0112104호에 대하여 23년 7월 31일자로 정보제출서가 제출되었다.
정보제출서란 “이 특허는 등록되면 안됨. 이유는 이러저러함” 이라는 이의 제기이다.
공개된 특허에 관련한 행정처리 문서는 거의 대부분 온라인으로 획득이 가능하나, 정보 제출서는 직접 특허청에서 서류 발급 신청을 하여야 한다.
물론 본인은 변리사라 궁금한 여러분들이 할 일을 대신하여 특허청 서울사무소(역삼)에서 500원(궁금하면 500원…)을 주고 정보제출서를 발급해 왔다. (물론 아무나 할 수 있다.)
정보제출서에서 가장 중요한 내용은 “퀀텀이 발명자인 나(권영완)을 빼고 자기들 끼리만 출원 했다” 이다.
< 정보제출서의 내용 - 왜 내이름 뺍니까? >조금 더 자세히 설명하자면, “나 권영완은 특허의 공동 발명자이고, 공동 발명자로서 보유하는 특허를 받을 권리의 지분을 퀀텀이 승계 절차 등 없이 퀀텀 단독 명의로 출원하였다.”는 것이다.
특허를 받을 권리는 발명을 완성한 자에게 주어지는 것으로, 특허를 출원 해야지 비로소 효력이 생기는 권리이다.
보통 회사에서 직무발명을 하고 회사를 출원인으로 출원하면서 직무발명보상금이 지급되는데, 이게 바로 이 “특허를 받을 권리”의 이전에 의한 것이라고 보면된다.
간략하게 발명과 특허의 단계별로 발생하는 권리를 정리하면 다음과 같다.
< 특허를 받을 권리? >발명을 완성하면 특허를 받을 권리가 발명자에게 발생하게 되고, 이걸 출원인이 승계하여(=이전 받아서) 특허출원을 하게 되는 구조이다.
권영완 교수의 정보제출서에서 문제삼은 부분은, 자신은 발명자 이므로 특허를 받을 권리의 지분을 보유하는데, 퀀텀이 이 지분을 이전받는 절차 없이 그냥 출원했다는 부분이다.
발명자가 여러명인 경우 모두로부터 특허를 받을 권리를 이전 받아야 한다.
권영완교수의 정보제출서는 이전 받는 절차 없이 무단 출원 했으니까 나도 출원인에 포함시켜달라 라는 의미로 보인다. (나도 재산권에 한입 하겠다)
(2) 직무발명의 특허를 받을 권리의 승계 - 퀀텀에너지연구소의 대응
그래서 퀀텀이 무단 출원을 했는가, 권영완 교수를 출원인에 포함하여야 하는가는 권영완 교수와 퀀텀의 계약서를 통해 결정될 수 있다.
권영완 교수는 출원 당시에 퀀텀 에너지 연구소 소속이였다. 퀀텀에너지연구소와 권영완 교수의 고용 계약에 회사 소속으로 한 발명의 특허 소유권과 관련한 조항이 있었는지가 핵심이다.
고용 계약을 하는 경우에 다음과 같이 직무발명에 대하여 회사에 승계하고 보상을 받기로 한 조항이 있는 경우가 있다.
제XX조 (직무발명보상제도)
① ‘을’이 직무 수행 과정에서 발명진흥법 제2조 제2호에 따른 ‘직무발명’을 한 경우 지체없이 ‘갑’에 그 사실을 신고하여야 하며, ‘갑’의 사전 동의 없이 해당 ‘직무발명’과 그 과정에서 개발, 취득, 인지하게 된 모든 기술, 발명, 노하우, 고안 등에 대한 권리 및 작성된 일체의 문건 및 자료 등을 본인 명의로 출원하거나 그 권리를 제3자에게 양도하여서는 아니 된다.
② ‘을’은 계약이나 직무발명보상규정에 따라 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 ‘갑’에게 승계하여야 한다.
③ ‘을’이 직무발명에 대한 권리를 ‘갑’에 승계한 경우 ‘을’은 정당한 보상을 받을 권리를 가지며, ‘갑’은 발명자인 ‘을’에게 보상금을 지급한다. 단, 보상금의 보상액 및 보상시기 등 보상의 구체적인 사항들은 직무보상발명규정에 따라 직무발명심의위원회 심의를 통해 결정한다.
보통 노무 자문을 받아서 고용계약서를 작성하는 경우에 포함되는 직무발명과 관련한 조항이다.
이 사안에서 권영완 교수가 이러한 절차 없이 퀀텀에너지연구소가 무단 출원하였음을 이의제기 한 상황이므로, 퀀텀에너지연구소 측이 고용계약서 등을 기초로 정당하게 승계 받았음을 입증하여야 한다.
퀀텀에너지연구소 측이 이러한 입증에 성공할 경우 해당 특허는 퀀텀에너지연구소의 단독 소유가 될 수 있다.
(3) 권영완 교수의 직무발명과 퀀텀에너지연구소, 고려대학교의 관계
해당 특허의 출원 당시에 권영완 교수는 퀀텀에너지연구소 소속이기도 하였지만 고려대학교 소속이기도 하였다.
즉, 퀀텀에너지연구소-권영완과 고려대학교-권영완 사이의 고용계약서에 직무발명의 승계 관련 조항이 있는 경우 고려대학교도 한다리 걸칠 수 있는것 아닌가라는 의문이 들 수 있다.
사실 이건 그냥 법률로 해결된다.
<특허법 38조는 각각의 계약으로 여러명에게 승계한 경우를 규정한다 >하나의 발명에 대한 특허를 받을 권리를 직무 발명 승계 계약에 따라서 2 인 이상(고려대학교, 퀀텀에너지연구소)에게 승계할 수는 있지만, 이 경우는 그냥 먼저 출원한 쪽이 권리를 가져간다.
고려대학교를 출원인으로 하고, 권영완 교수를 발명자로 한 특허 출원 중에서 초전도체와 관련한 것으로 검색되는 것은 없으며, 퀀텀에너지연구소가 먼저 출원한 것으로 보이므로 이경우는 퀀텀에너지연구소가 권리를 가져갈 수 있다.
2. 이러한 분쟁을 예방하려면? - 직무발명제도 도입
직원이 직무상으로 한 발명에 대해서 회사가 특허권을 가져 오려면, 직무발명제도를 도입하여 직무발명에 대한 신고, 승계 및 보상을 수행하여야 한다.
즉, 직원이 한 발명은 원칙적으로는 특허를 받을 권리가 직원에게 발생하는 것이고, 회사는 그것을 이전 받는 것이다.
직원은 회사에 발명의 완성을 신고할 의무가 있으며, 회사는 승계여부를 결정하여 통지할 의무가 있다. 그리고 회사가 승계하는 경우에는 직원에게 정당한 보상을 지급 하여야 할 의무가 있다.
직무발명제도의 도입은 사내에 신고체계와 보상 체계를 만드는 것으로 할 수 있으며, 보상에 관해서는 사측과 직원의 협의를 통해 결정하여야 하고, 결정된 경우 불리하게 변경하는 경우에는 직원 과반의 동의가 필요하다.
제도 도입의 혜택으로는 회사 입장에서는 특허권 확보 측면에서 퀀텀에너지연구소와 같은 일을 겪지 않아도 된다는 것이 장점이며, 세금 측면에서는 회사(직무발명 보상금은 연구개발비용으로 세액공제), 직원(직무발명보상금은 1년 500만원 한도 비과세)에 혜택이 있다.
또한, 회사는 직무발명보상 우수기업 인증제에서 인증을 획득하는 경우, 특허의 우선심사를 받거나, 특허 연차료(등록 유지 비용) 감면, 정부지원사업에 가점을 받는 혜택이 있다.
<직무발명 보상제도 도입 시 혜택 > 3 줄요약
- 권영완 VS 퀀텀에너지연구소의 소유권 분쟁은 퀀텀에너지연구소 측에서 고용계약서 등 정당한 승계 절차를 통해 공동 발명자의 권리를 이전 받았음을 입증할 수 있는 경우 퀀텀에너지 연구소의 단독 소유
- 권영완 교수가 고려대학교 및 퀀텀에너지연구소에 이전할 수 있는 특허를 받을 수 있는 권리는 퀀텀에너지 연구소가 먼저 출원 했으므로, 퀀텀에너지연구소 승
- 직무발명제도를 도입해서 승계에 대한 분쟁을 막자
이호준 변리사는 국내외 유명 대기업과 AI 스타트업의 사건을 처리한 경험을 가지고 있으며, 밴처캐피탈인 빅뱅벤처스의 이사로 Deep Tech 기업에 대한 투자 심사를 수행하고 있습니다.
Deep Tech, 스타트업 분야의 전문성을 살려 기술 기반 기업에 대한 지식재산권 컨설팅 및 창업 보육을 수행하고 있습니다.
