특허 라이선스의 2가지 접근 방식과 FAQ
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특허의 라이선스는 내가 특허받은 발명기술을 활용할 수 있도록 제3자에게 사용권한을 제공하는 법률행위이다. 특허권자는 다른 개인 또는 회사에게 특허의 라이선스 권한을 제공하는 대가로써 로열티(사용료)를 받게 된다. 한편, 특허 라이선스는 한번에 하나의 회사에만 또는 여러 회사에 동시에 라이선스 권한을 부여할 것인지 여부를 정할 수 있는데, 시장에서는 특허 발명이 얼마나 가치가 있는지, 그리고 이 특허 발명을 통해 얼마나 많은 수익을 창출할 수 있는지에 따라 받는 로열티율이 결정되게 된다.
이번 글에서는 특허 라이선스 관련하여 2가지 접근 방식에 대하여 살펴보고 관련하여 자주 받는 질문들을 정리해보고자 한다.
특허 라이선스의 2가지 접근 방식
특허 라이선스 접근 방식을 두 가지 측면에서 살펴보는 것이 도움이 될 수 있는데, 쉽게 설명하여 '당근'과 '채찍'이다.
첫번째 방식은, 적극적으로 라이선시(Licensee)를 물색하여 '당근'을 제공하는 방식이다.
이 경우는, 나의 특허를 사용하여 비즈니스를 하였으면 하는 상대방이 현재까지는 나의 특허 발명을 실행하지 않는 경우라 할 수 있다. 다시 말해, 상대방이 나에게 특허 라이선스를 받을 필요가 없는 상황이긴 하나 장래에 나의 특허 기술을 사용할 여지가 있는 경우라 할 수 있다. 이 때는 내가 가진 특허 기술이 상대방이 사용하고 있는 기술보다 우수하다는 점을 설득함으로써 상대방의 제품이나 서비스에 접목하였을 때 얼마나 비용을 줄일 수 있는지 또는 얼마나 더 많은 수익을 창출할 수 있는지 여부를 보여주고 설득하느냐가 관건이라 할 수 있다.
두번째 방식은, 이미 나의 특허 발명을 사용하고 있는 것으로 추정되는 상대방을 찾아 공격적으로 라이선스를 요구함으로써 '채찍'을 휘두르는 방식이다.
이 경우는, 나의 특허를 상대방이 이미 침해하고 있는 것으로 의심되는 경우라 할 수 있다. 다시 말해, 상대방이 이미 나의 허락 없이 특허 기술을 사용하고 있고 나에게 별도의 로열티(사용료)를 지불하지 않고 있는 경우이다. 이 경우에는 보통 특허 침해 경고장을 먼저 보낸 뒤, 정식으로 라이선스 계약을 체결하지 않을 시 소송을 제기하겠다는 주장을 하게 된다.
'당근'과 '채찍', 두 접근 방식 모두 결과적으로 특허 소송의 위협을 수반한다. 다만 '당근' 방식에서는, 나와 특허 라이선스 계약을 맺지 않을 경우 장래에 특허 침해 분쟁을 피할 수 없을 것이라고 암시를 하는 반면에, '채찍' 방식에서는 현재 이미 특허 침해 분쟁이 시작되었음을 직접적으로 명시하고 이에 대한 해결 방안으로 라이선스를 제안하는 것이 차이점이다.
특허 라이선스 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
아직 등록 전, 출원 중(Pending)인 특허의 경우에도 라이선스를 부여할 수 있을까?
가능하긴 하나 일반적으로는 등록 완료된 특허를 대상으로 라이선스 계약을 체결하는 편이다. 하지만 등록 전에 꼭 라이선스 계약을 맺어야 할 필요성과 급박성이 있다면, 특허 출원이 거절될 가능성을 염두에 두고 계약서 상에 추가적인 진술 및 보증과 해지 조항을 추가하는 것을 고려할 필요가 있다.
잠재적인 라이선시(Licensee)를 어떻게 찾을 수 있을까?
일반적으로 다음의 다양한 루트를 통하여 제조업체나 잠재적 라이선시를 찾을 수 있다. 대표적인 루트로는,
박람회: 오토쇼, CES 등의 다양한 박람회 등 행사에서 나의 특허 기술을 전시하고 소개함으로써 관심있는 사람을 찾을 수 있다.
광고: 광고 효과가 가장 좋은 매체는 상업적 간행물과 발명가 잡지 등이 있다. 미국 특허청에서는 제품 광고가 포함된 "공식 관보 (Official Gazette)"라는 간행물을 발행하기도 하는데, 약 $25부터 시작하는 광고칸을 구매하여 본인의 특허를 광고할 수 있다.
특허 웹사이트: 특허권자들이 자신의 특허 발명을 광고할 수 있는 인터넷 중개 플랫폼들이 있다. 단, 본인의 특허를 리스팅하고 거래를 하기 전에 Better Business Bureau와 미국 발명가 협회 웹사이트(United Inventors Association)에 정식으로 등록된 업체인지 확인하는 것이 좋다.
특허 중개인 회사: 특허 거래를 전문으로 하는 브로커 업체들도 있다. 보통 라이선스 비용의 일정 퍼센티지를 브로커 수수료로 받게 되는데, 특허 라이선스가 성공적으로 된 경우에만 수수료를 청구하는 브로커를 선택하는 것이 중요하다. 역시, 브로커 회사가 Better Business Bureau와 미국 발명가 협회 웹사이트(United Inventors Association)에 정식으로 등록된 업체인지 확인하는 것이 좋다.
벤처 캐피탈 투자자 등: 나의 투자자나 VC들에게 내가 가진 특허 기술을 소개하고 본인들의 포트폴리오 회사 중 라이선스를 함으로써 시너지 효과가 날만한 업체들의 소개를 요청하는 방식이다.
직접 연락하기: 가장 전통적인 방식 중 하나는 나의 특허 기술에 관심을 가질만한 분야의 업체들을 리스팅 한 뒤, 직접 특허 라이선스 제안 이메일 등을 보내는 것이다. 단, 들이는 시간에 비하여 응답율이 매우 낮은 편이기 때문에 그리 효과적이라 하긴 어렵다.
특허 라이선스를 받은 뒤 재라이선스(Sublicense)를 할 수 있을까?
경우에 따라서 라이선시(Licensee)는 라이선스 받은 권리를 재라이선스할 수 있는 경우가 있다. 이 때는 반드시 원 라이선스 계약서 상에 재라이선스 허용에 대한 조항이 있는지 여부를 확인을 한 뒤 진행해야 한다.
하이브리드 라이선스(Hybrid License)가 뭘까?
하이브리드 라이선스에는 특허 라이선스 뿐만 아니라 기타 권리(상표권 등)가 포함되는 실시 계약을 의미하는데, 이러한 계약 방식을 통해 라이선시(Licensee)입장에서는 라이센서(Licensor)의 지적 재산권을 최대한 활용하는 방식을 협의해볼 수 있다. 이런 경우, 특허권은 전체 계약의 일부에 불과할 수 있다.
특허의 공동 소유권(Joint Ownership)을 갖는다는 것은 무엇을 의미할까?
일반적으로 미국에서는 특허의 공동 소유자 특허 발명을 원하는 대로 사용할 수 있다. 즉, 다시 말하여, 다른 공동 소유자의 허락이나 동의 없이도 해당 특허 기술을 자유롭게 사용할 수 있으며, 이로 인한 수익을 공유할 필요도 없다. 또한, 다른 공동 소유자의 동의 없이 제3자에게 새로운 라이선스를 부여할 수도 있는데, 이 경우 배타적(exclusive)인 전용 라이선스를 부여할 수는 없다.
그런데 준거법에 따라 공동 소유권인 경우 여러 가지 복잡한 이슈들이 생길 수 있다. 일부 국가에서는 공동 소유자가 얻은 수익을 공유자들끼리 공유하도록 요구할 수도 있다. 또한 일부 국가에서는 특허에 대한 모든 결정에 대해 모든 공동 소유자들이 전부 동의해야 할 수도 있다. 따라서 준거법이 어느 법인지, 해당 국가의 특허법상 공동 소유권과 관련하여 어떤 내용을 규정하고 있는지 확인해야 한다.
