License 계약 검토사항 - Grant
계약서 작성 실무의 Tips
실시권 허여(grant)는 라이선스 계약의 초석이라 할 수 있다. 실시권 허여는 계약에 따라 Licensee에게 확장되는 특정 권한 및 Licensee가 소프트웨어를 사용하는 방법 및 그러한 사용에 대한 특정 제한 사항을 포함한다. 당연하면서도 가장 기본적인 개념은 Licensee는 라이선스 대상물에 대한 부분적인 소유권도 갖는 것이 아니고 오로지 소프트웨어를 사용할 수있는 권리만을 허여받게 되며 계약이 허용하는 범위 내에서만 그 권리를 행사할 수 있을 뿐이다.
실시권 허여는 당사자간의 목표와 균형을 이루어야 한다. 허여 범위가 너무 넓은 경우 Licensor는 향후 수익을 잃을 수 있고, 허여 범위가 너무 좁은 경우 Licensee가 실제로 라이선스 대상물을 제대로 사용할 수 없게 된다. Licensee 입장에서는 당연히 비즈니스 니즈와 IT 환경이 변화에 충분히 대응하며 라이선스 대상물을 사용할 수 있도록 충분한 유연성을 가지고 가능한 한 광범위한 권리범위를 설정하고 싶을 것이다. 계약을 검토하는 담당자로서는 먼저 우리측의 기본적인 요구사항, 실시권이 허락되는 사용자 수, 예산 및 소프트웨어 access 방법 등을 종합적으로 판단하여 권리범위를 상대방과 협의하게 된다. Licensee가 협상력이 있는 경우라면 계약협상 초기부터 소프트웨어를 광범위하게 사용할 수 있도록 License 범위를 최대한 넓힌 상태에서 협상을 시작하는 것이 유리하다. 예컨대 이러한 경우, Licensee의 여러 사용자가 동시에 여러 컴퓨터에서 사용하며 Licensee가 원하는 어느 장소, 어느 단말기에서든 사용할 수 있도록 협상을 유리하게 할 수 있다.
또한, Licensee 입장에서는 소프트웨어 사용방법에 대하여 광범위한 권리를 요구하고 싶을 것이다. 소프트웨어의 사용을 "internal use only"로 제한하는 조항 대신 소프트웨어를 Licensee의 "사업운영을 지원하는 목적"으로 사용할 수 있다고 규정하는 것과 같이 광범위하게 규정해 둔다면 추후 라이선스 권리의 misuse와 관련한 분쟁 발생시 매우 유리해질 수 있다. 협상력에 따라서 정의조항에서 "Licensee" 자체를 계약 당사자의 계열사(affiliate)나 특정 프로젝트에 관계된 하도급업체(subcontractor)까지도 포함하도록 넓게 규정하는 경우도 있다.
일반적으로 (당연한 말이지만) 권리범위가 넓을 수록 라이선스 비용이 올라간다. 또한 Licensor 입장에서 자신의 중요한 IP 자산에 대하여 Licensee에게 너무 많은 통제권을 넘겨줘야 하는 경우라면 대부분은 라이선스를 거부할 수 밖에 없다. 이런 경우에는 라이선스 방식이 아닌 해당 IP자산의 매각(sale) 방식을 통해 완전한 소유권을 넘겨주는 것을 대안으로 협상해 볼 수 있다. 따라서 계약실무 담당자들의 숙제는 각 당사자의 목표와 Licensee의 budget을 모두 만족시킬 수 있는 상호 적합한 지점을 찾는 것이라 할 수 있다. Licensee는 라이선스 계약을 통해 대상물의 최대 가치를 도출하고 라이선스 기간 동안 기존 및 향후 비즈니스 니즈와 잠재적인 사업환경의 변화를 해결할 수 있도록 사용방법의 restriction에 대한 예외사항을 두도록 협상할 필요가 있다.
라이선스 기간도 영구적인지 특정 기간동안만 유효한지 등을 분명하게 규정해 두어야 한다. 영구적 라이선스에는 보통 프리미엄 라이선스 금액이 부과된다. 그러나 아무리 라이선스 기간이 만료되지는 않더라도 소프트웨어가 유지, 관리, 업데이트 되지 않으면 몇 년 지나지 않아 라이선스의 가치가 크게 떨어질 수 있기 때문에 유의해야 한다.
마지막으로 고민해야 할 또 다른 문제는 Licensee가 라이선스를 양도할 수 있는지 여부이다. 양도가 가능하다면 어떤 상황에서 어떤 당사자에게 라이선스를 양도 할 수 있는지가 중요하다. 예를 들어, Licensee의 특정 사업부가 모회사에서 매각 된 경우 라이선스를 새로운 회사에게 양도할 수 있는지, 합병 또는 조직개편이 있는 경우, 라이선스 권한이 존속법인에게 계속 남아있는지 등을 사전에 규정해두는 것도 나중에 분쟁의 위험을 줄일 수 있을 것이다.
