미국 특허(Patent) 라이선스 계약
계약서 작성 실무의 Tips
일반적으로 특허권의 생성 및 권리의 양도는 연방 특허법(Federal Patent Act)에 의하여 규율되지만, 특허 라이선스 계약은 일반적으로 주법(state law)의 적용을 받는다. 특허 라이선스 계약은 계약법상에서 일반적으로 요구되는 요건들을 따르게 되며, 해당되는 경우 Statue of Fraud(사기방지법)를 만족시키기 위한 청약(offer), 승낙(acceptance), 약인 또는 계약상 대가(consideration) 및 서면으로 작성되어야만 정식의 계약으로 인정된다.
한편 특허 라이선스 계약은 여러 형태를 취할 수 있는데, 일부 계약은 긴 협상을 통하여 당사자들간의 권리의무관계를 아주 상세하게 규정하고 있는 반면에 어떤 계약들은 아주 간단한 수준에서 라이선스 사용자(licensee)가 특허권자(patent owner)의 특허 기술을 사용함으로 인하여 발생할 수 있는 특허침해 클레임으로부터 자유로울 것이라는 확인서 수준으로 작성될 수도 있다. 그러나 이 본질적 특성의 단순성에도 불구하고 사용자와 특허권자, 당사자들간의 지속적인 비즈니스 관계와 관련하여 자세하게 규정된 계약 조건들은 궁극적으로 해당 관계의 성공적인 형성, 유지, 종료에 매우 중요하다는 것을 많은 경험을 통하여 알게 되었다.
많은 경우 특허 라이선스는 해당 특허권의 남은 기간 동안 지속되며 짧게는 2~3년, 길게는 10~15년 이상 지속될 수도 있다. 유의할 점은 그 기간 동안 신제품 개발 및 출시, 당사자들의 사업영역의 변경 또는 사업부 매각, 시장 확대 및 기술의 발전 등 다양한 사정변경이 발생할 수 있다는 점이다. 따라서 특허 라이선스 계약서 초안을 작성하거나 검토할 때는 계약 조건 전반에 걸쳐 시장의 변화 및 당사자들의 사업관계의 변동을 예상하여 선제적이고 예방적으로 조건을 작성해야 할 필요성이 있다.
다음은 특허 라이선스 계약을 구성하는 일반적인 조항들이다. 경우에 따라서는 이 모든 내용들이 계약서 내에 포함될 필요가 없을 수도 있겠으나 아래 내용을 특허 라이선스 계약의 기본적인 체크리스트로 생각하고 계약서를 작성하고 검토하면 좋을 것 같다.
1. 당사자 (Parties)
2. 계약의 배경/서두 (Preamble/Recitals)
3. 각종 정의조항 (Definitions)
4. 라이선스의 대상물인 특허 (Identifying Patents Subject to the License)
5. 라이선스 허여 및 조건 (Grant Clause)
6. 라이선스 비용 / 로열티 (Payment & Royalty Provisions)
7. 당사자들의 진술 및 보증 (Representations and Warranties)
8. 리스크 통제 및 분쟁해결 관련 조항 (Provisions That Protect Against Risk and Govern Future Disputes)
- 불항쟁 조항 (No Contest Clauses)
- 손해배상 (Indemnification)
- 분쟁해결 (Dispute Resolution)
- 준거법 및 재판지 (Choice of Law & Venue)
9. 계약기간 및 종료 (Term & Termination)
10. 계약의 양도가능성 (Assignability)
11. 계약일반조항 (General Contract Provisions)
- 통지 (Notice)
- 비밀유지의무 (Confidentiality)
- 계약의 분리가능성/존속조항 (Severability/Survival Clause)
- 완전한 합의조항 (Integration/Merger Clause)
- 계약해석의 언어 (Choice of Language)
- 사기방지법 (Statute of Frauds – Written Agreement Requirement)
12. 라이선스 기간동안 지속적인 의무 (Continuing Obligations During the License Period)
- 특허표시 (Patent Marking)
- 개량발명/역라이선스 (Improvements & License/Grant Backs)
- 특허무효의 효과 (Effect of Invalidity)
13. 경영권의 변화/당사자의 파산 (Change of Corporate Control/Bankruptcy)
- 합병 (Mergers)
- 제3자로의 권리의 이전 (Transferring Rights Under an Agreement to a Different Corporate Entity)
- 파산 (Bankruptcy)
