특허권자 관점에서의 특허 라이센스 계약 고려사항
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이전에 특허 라이선스 계약 관련하여 체크리스트와 특허 라이선스의 2가지 접근 방식에 대하여 살펴본 바 있다.
이번 글에서는 특허 라이선스를 허락하는 특허권자(patentee) 또는 라이센서(licensor) 입장에서 계약서 협상시 고려해야 할 사항들에 대하여 살펴보고자 한다.
Licensee Fee (Royalty) Payment 관련
라이선스 계약에 포함되어야 할 사항은 여러 가지가 있지만, 로열티 지급 방식에 특히 주의할 필요가 있는데, 결국, 로열티가 특허권자 입장에서 계약을 체결하려는 가장 주된 이유이기 때문이다.
최소 보장금액을 선불로 지급받는 것을 고려할 것
일단 첫 번째로, 가능하다면 어느 정도의 금액은 최소 보장금액 형태로 선불(up front)로써 지급받는 방식을 고려할 필요가 다. 예를 들어, 무조건 매출액의 일정 비율을 로열티로 지급받는 것으로 계약이 되어 있는 경우, 사용권자가 특허를 사용한 제품을 무료로 제공하거나 다른 제품을 살 경우 끼워서 파는 방식 등으로 제공한다면 실질적으로 해당 라이선스된 제품에서 발생한 매출이 0이거나 매우 적을 수 있다는 점도 고려해야 한다.
물론 사용권자가 항상 최소 지불금이나 선지급 보장에 동의하는 것은 아니다. 사용권자 입장에서는 특히 해당 라이선스를 통한 매출액에 대한 확실한 기대치가 있지 않을 경우에는 이 부분을 결정하기가 까다로울 수 있으며 특허의 가치에 대하여도 서로 이견이 있는 경우가 많기 때문에 합의가 어려울 수 있다. 그러나 특허권자 입장에서는 특히 무형의 자산인 특허기술이 한번 라이선스가 되는 순간 그 독점적인 가치가 상당히 희석될 수 있다는 점을 고려하여 충분한 보상을 받을 수 있도록 하는 것이 협상의 최우선으로 생각해야 한다.
퍼센티지의 기준액을 명확히 규정할 것
전문가들은 간혹 계약서상에 온갖 종류의 전문용어를 혼용함으로써 혼란스럽게 만드는 경우가 있다. 로열티 퍼센티지를 매출액 기준으로 할지 매출총이익 기준으로 할지 아니면 순이익 기준으로 할지를 명확하게 정해야 한다. 통상 순이익은 총 매출액에서 판매와 관련된 각종 비용을 차감한 금액으로 계산하는 것이 일반적이지만 각 계약마다 조금씩 다르게 정의를 할 수 있으므로 반드시 definition(정의) 조항을 꼼꼼히 살펴보아야 한다.
사용권자의 재무기록 열람 권한 및 페널티 조항을 포함할 것
특허권자 입장에서는 로열티 산정 기준이 되는 사용권자의 매출액 또는 순이익이 정확한지 여부를 확인할 방법이 마땅히 없다. 어쩔수 없이 사용권자가 보내오는 재무정보에 의존할 수 밖에 없는데 만약 위 재무정보의 정확성에 대하여 합리적인 의심이 생기는 경우라면 특허권자가 직접 사용권자의 재무기록 열람을 요청할 권한을 포함하는 것도 좋은 방법이다. 이는 실제로 해당 권한을 특허권자가 행사하지는 않더라도 사용권자 입장에서는 자연스럽게 로열티 산정 기준이 되는 매출액 또는 순이익을 축소 보고하지 못하도록 하는 심리적 장벽으로 작용하게 될 것이다.
또한 로열티 지불기한을 명확히 규정하고 지불이 늦어지거나 몇 회 이상 반복적으로 지불이 늦어질 경우 추가적인 페널티를 부과할 수 있는 조항을 포함하는 것도 고려할만 하다.
Payment 외 기타 고려 사항
사용권자가 반드시 특허번호 표시를 하도록 요구할 것
미국 특허법 287조 (a)항에 따르면, 제품에 미국 특허 번호가 표시되어 있지 않으면 나중에 특허 침해소송에서 손해배상을 받을 수 없다고 명시되어 있다.
No damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice.
35 U.S.C. 287(a)
따라서 사용권자가 특허를 사용하는 제품에 사용을 허락한 특허번호를 표시하도록 하는 의무조항을 포함시키는 것이 좋다.
라이선스 유형을 명확히 규정할 것
라이선스 유형은 크게 (1) 독점적 라이선스, (2) 비독점 라이선스, (3) 단독 라이선스 등으로 나눌 수 있다.
독점적 라이선스는 기본적으로 제작, 사용, 판매 및 수입에 대한 모든 권리를 사용권자에게 양도하는 라이선스로서, 독점적 라이선스를 부여하게 되면 아무리 특허권자라 하더라도 사용권자의 허락 없이 마음대로 특허권을 행사할 수 없음을 명심해야 한다.
비독점 라이선스는 제작, 사용, 판매, 수입에 대한 권리를 양도하지만 해당 사용권자가 아닌 다른 제3에게도 추가적으로 라이선스를 부여할 권리도 유보하게 된다. 따라서 비독점 라이선스는 단순히 사용의 허락 및 관련하여 소송을 제기하지 않겠다는 수준의 합의로 간주되는 경우가 많다.
단독 라이선스는 일반적으로 특허권자와 사용권자 모두에게 특허를 활용할 수 있도록 허용하므로 부여되는 권리 측면에서 독점적 라이선스와 비독점적 라이선스 중간에 해당한다.
일반적으로 사용권자에게 더 많은 권리를 부여할수록 (즉, 독점적 라이선스일수록) 더 높은 대가를 요구할 수 있다. 단, 사용권자가 대형업체 또는 제조업체 일수록 특허권자가 필요로 하는 대규모 판매시설과 전국적인 유통망을 가지고 있기 때문에 대부분의 거래 조건을 결정하고 통보하는 식으로 진행될 가능성이 높다.
라이선스 기간을 적절히 설정할 것
"적절히"라는 표현이 실무에서는 딱히 도움이 되지 않을 수 있긴 한데, 대부분의 특허권자들은 라이선스 기간을 가능한한 길게 설정하는 것을 원하는 편이다. 일단 한번 라이선싱 사용권자를 찾는다는 것이 쉬운 것이 아니고 한번 계약을 맺으면 최대한 오래 로열티를 받는 것이 금전적으로도 이득이라 생각하기 때문이다.
그런데 사용권자의 판매량이 기대에 미치지 못하여 예상보다 로열티 지급액이 상당히 낮을 수 있다는 가능성도 고려해봐야 한다. 실제로 특허는 기간은 영구적이지 않고(출원일로부터 20년) 또한 많은 제품의 경우 시장에서의 반감기는 특허 기간보다도 훨씬 짧다. 특히 유행에 민감한 제품(장난감 등)의 경우는 시장에서의 수명이 1~2년에 불과할 수도 있다. 즉, 라이선스 계약이 종료된다면 해당 특허를 통한 수익화에 더 유리한 옵션이 있을 수 있는데 로열티 금액이 낮은 장기계약에 묶이는 경우가 있을 수 있다는 것이다. 이를 염두에 두고 라이선스를 일정 기간(예를 들어 1년) 동안만 설정하고 이후 갱신이 가능하도록 하거나 로열티 금액이 특정 금액에 도달하지 못하거나 감소하는 경우 라이선스가 종료되도록 하는 조건들을 포함하는 것도 고려해보는 것이 좋다.
분쟁해결 조항을 포함할 것
라이선스 계약의 당사자들은 대부분 위에서 언급한 로열티, 라이선스 유형, 기간 등의 내용에만 집중에서 계약서를 보는 편이다. 그러나 변호사들은 그런 조항만큼 중요하게 검토하는 내용이 바로 분쟁해결 조항이다. 계약서 후반부에 아주 간단히 기재되는 경우가 많아 많은 사람들이 그 중요성을 간과하지만 계약이 성사된 후 무슨 이유로든 관계가 조금만 틀어지거나 사소한 분쟁이라도 발생하게 된다면 가장 우선적으로 찾아봐야 하는 조항 중 하나이다.
분쟁해결 조항은 크게 법원에서의 소송 또는 중재기관을 통한 중재 중 하나로 결정하여 작성하게 된다. 특히 만약 중재 방식을 원한다면 반드시 계약서에 중재 조항을 포함시켜 두어야 한다. 중재는 소송에 비하여 훨씬 빠르고 비용이 적게 들 수 있지만 불리한 결정에 대해 항소하는 것이 거의 불가능하다는 점을 명심해야 한다.
법원을 통한 소송의 경우에는 미리 관할법원을 합의를 해 두는 것이 좋으며, 특히 법원의 위치와 거리를 미리 고려하지 않을 경우 미국과 같이 한 나라 안에서도 비행기로 이동만 5시간 이상 소요될 수 있다는 점도 반드시 생각해야 한다.
