미국 상표등록 전략 - 출원 분할
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미국 상표청 심사관이 다양한 이유를 들어 나의 상표출원을 거절하려고 할 때 고려해볼 수 있는 전략 중 하나로 출원 분할(Divide Application)이 있는데, 이번 글에서는 출원 분할 전략이 무엇이고 왜 사용하는지 그리고 언제 사용하면 좋을지에 대하여 살펴보고자 한다.
상표 출원 분할이란?
우리는 보통 상표 출원을 "all or nothing" 다시 말하여, 내가 출원한 상표가 전체적으로 등록되거나 전체적으로 거절되는 것으로 생각하는 경향이 있다. 그러나 반드시 그런 것은 아니며 특히 하나의 상표 안에 여러 상품이나 서비스가 관련된 경우 상표 등록 가능성은 더 복잡해질 수 있다.
상표 출원 분할이란 기존의 하나의 상표 출원을 두 개 이상의 출원으로 분할시키는 것으로, 각 출원에는 원래의 상품 또는 서비스의 하위 집합이 포함되게 된다.
그렇다면 상표 출원은 분할을 하는 이유가 뭘까?
일반적으로 내가 출원한 상표와 관련하여 일부 상품이나 서비스에 대해서는 상표가 등록될 준비가 된 반면에 일부 상품이나 서비스와 관련하여서는 다양한 이유로 인하여 상표 등록이 거절될 가능성이 있는 경우에 출원 분할을 고려해 볼 수 있다.
다음은 가능한 몇 가지 일반적인 시나리오이다.
- 특정 상품 또는 서비스에만 상표 등록이 부분적으로 거부된 경우
- 특정 상품 또는 서비스에만 등록 보류 결정이 내려진 경우
- 출원인이 상품 또는 서비스의 하위 집합 내에서 조금 더 구체적으로 혼동 가능성의 반박 주장을 하고자 하는 경우
- 출원인이 신청서에 명시된 모든 상품 또는 서비스가 아닌 일부 상품 또는 서비스에만 해당 상표를 사용할 준비가 된 경우
- 하나의 출원이지만 여러 개의 출원 근거(filing basis)가 관련된 경우
- 상표 신청이 TTAB의 이의신청의 대상이 되는 경우 등
조금 더 쉽게 설명하자면, 내가 상표를 출원하고자 하는 여러 상품이나 서비스 중에서 특정 상품군 또는 서비스군의 경우에만 선행 상표가 존재하는 등 등록가능성이 높지 않을 경우, 전체 출원 등록을 포기하는 것이 아니라 해당 부분만을 분할시켜 일종의 꼬리 자르기를 시도하는 것이라 볼 수 있다. 결과적으로 잘려진 꼬리 부분과 관련해서는 추후 별도로 다투는 것은 별론으로 하되 문제 없이 등록이 가능한 부분만이라도 먼저 등록을 시키고자 하는 경우에 효과적인 전략이라 할 수 있다.
특히 상표 출원이 여러 개의 클래스(상품류)에 동시에 진행되는 경우 여러 개의 클래스 중 어느 하나에서라도 등록 거절 사유가 생기면 상표가 전체적으로 등록이 보류되거나 거절이 될 수 있는데, 이런 경우 문제가 된 클래스들과 문제가 없는 클래스들을 분할하여 문제가 없는 클래스부터 먼저 등록을 시키고 이후 문제가 된 클래스들에 대해서는 별도로 다투거나 출원 포기를 할 수 있다.
상표 출원이 분할되면 어떻게 될까?
상품 또는 서비스를 분할하게 됨에 따라 여러 개의 하위 집합이 생기게 되는데 기존 출원 번호를 유지하는 출원 1과 분할이 됨에 따라 새롭게 생겨난 출원 2, 출원 3 등으로 새로운 출원 번호들이 부여되게 된다. 보통 이때 출원 1을 모출원(parent application)이라 하고 출원 2, 출원 3 등을 자출원(child application)이라 한다.
일단 한번 출원이 분할되게 되면 각 출원은 개별적으로 심사가 이루어지게 되는데, 따라서 결과적으로 모출원은 등록이 허용되고 자출원은 등록이 거절될 수도 있다. 또한, 이후에 모출원과 자출원들은 완전히 독립적인 출원으로 인정되므로 경우에 따라 특정 자출원은 중간에 출원을 포기할 수도 있고 사용실적서(statement of use) 제출 등과 관련하여 모출원 내지 다른 자출원들에 비해 실제 사용까지 시간이 더 오래 걸리는 경우 해당 자출원에 대하여만 사용실적서 제출 기한을 연장하는 등 유연하게 대처가 가능해진다.
