특허에 등장하는 세명의 주인공(발명자, 출원인, 특허권
[서일효 변리사의 특허 백과사전]
“발명자 정보와 출원인 정보를 알려주세요.”
기업에서 특허를 진행하기로 결정하고, 특허 사무소에 의뢰를 하게 되면 특허 사무소로부터 발명자 정보와 출원인 정보를 요청 받는다. 특허가 낯선 기업 담당자에게 발명자 정보와 출원인 정보를 결정하는 것은 녹록지 않은 일이다.
아마도 기업 담당자는 아래와 같이 고민하지 않을까 싶다.
‘발명자는 발명을 한 사람을 말하는 것 같은데, 기업을 발명자로 해도 될까? 발명자가 여러 명인데 어떻게 해야 하지? 출원인은 또 뭐지? 잘 모르겠는데, 대충 정할 수도 없고, 어렵네.’
기업 담당자의 이해를 높이고 고민 거리를 줄이기 위해 이번 칼럼을 준비하였다. 이번 칼럼을 통해 특허에 등장하는 세명의 주인공인 발명자, 출원인, 특허권자에 대하여 이해한다면, 특허 사무소와 소통하는 일이 부담스럽지만은 않을 것이다.
1. 첫번째 주인공: 발명자
(1) 발명을 구체화하고 완성하는 것에 실질적으로 기여한 사람이 발명자가 될 수 있다.
발명자가 되려면 발명을 구체화하고 완성하는 것에 실질적으로 기여해야 한다. 따라서 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금∙설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원∙위탁 하였을 뿐인 경우에는 발명자가 될 수 없다.
관행적으로 대표님을 발명자로 기재하는 경우가 있으며, 이 과정에서 실제 발명자가 누락되기도 한다. 이로 인하여 사안에 따라 법적 문제가 생길 수도 있어서 주의가 필요하다. 특히, 미국 특허의 경우, 진정한 발명자를 고의적으로 누락하거나 발명자가 아닌 사람을 고의적으로 발명자로 기재함으로 인해, 특허권의 행사가 불가능(unenforceable)하게 되거나 특허가 무효로 될 수도 있다.
(2) 발명자는 사람만 된다.
발명자는 실제 발명을 완성한 사람을 말한다. 발명자는 발명에 실질적으로 기여한 자연인만이 될 수 있으며, 법인은 발명자가 될 수 없다.
(3) 발명자는 여러 명일 수 있다.
여러 명이 발명을 구체화하고 완성하는 것에 실질적으로 기여했다면, 공동 발명이 성립하여 발명자는 여러 명이 될 수 있다. 발명자가 여러 명인 경우, 각 발명자 마다 기여율을 정하는 것이 필요하다. 만약 발명자의 기여율이 정해지지 않으며, 여러 명의 발명자가 동등한 기여율을 갖는 것으로 여겨질 수 있다.
(4) 발명자를 누락하였거나 잘못 기재한 경우, 사후적으로 수정 가능하다.
실수로 발명자를 누락하였거나 잘못 기재한 경우, 사후적으로 발명자 정정이 가능하다. 따라서 이러한 경우에는 정당한 발명자로 수정을 할 수 있다.
(5) 발명자가 되어 얻을 수 있는 이익
발명자는 기본적으로 특허에 대하여 권리를 갖지 못한다. 다만, 발명자가 속한 기업에 직무발명보상제도가 도입된 경우, 특허를 통해 발생하는 이익에 대하여 보상이 이루어질 수 있다. 발명자가 여러 명일 때 직무발명보상은 기여율에 따라 나누어지기 때문에, 앞서 언급한 발명자 기여율을 명확히 하는 것이 좋다.
2. 두번째 주인공: 출원인
(1) 출원인은 발명자이거나 발명자로부터 권리를 승계한 승계인이어야 한다.
특허 출원은 특허가 등록되기 전 상태를 의미하며, 출원인은 해당 출원의 권리를 갖는 자이다. 특허 출원이 심사를 거쳐 등록이 되면, 출원인은 특허권자로 지위가 변경된다는 점에서, 출원인을 예비 특허권자로 볼 수 있다.
발명자가 자신의 발명을 직접 출원하여 출원인이 될 수도 있지만, 발명자는 자신의 발명에 대한 권리를 다른 사람 또는 법인에 넘길 수도 있다. 즉, 발명자가 자신의 발명을 직접 출원하는 경우 발명자와 출원인이 동일인이 될 수 있다. 다만, 발명자가 자신의 발명에 대한 권리를 타인에게 넘기는 경우에는 발명자와 출원인이 달라질 수 있다.
출원인을 결정하는 것은 해당 발명에 대한 권리를 누구에게 줄 것인가에 대한 것으로, 예비 특허권자를 정하는 행위로 이해될 수 있다.
(2) 출원인은 사람일 수도 있고 법인일 수도 있다.
출원인은 사람일 수도 있고 법인일 수도 있다. 출원인이 여러 명인 경우, 사람과 법인이 동시에 출원인에 포함될 수도 있다.
(3) 출원인은 여러 명일 수 있다.
발명자가 여러 명이어서 출원인이 여러 명이 될 수도 있고, 발명에 대한 권리를 넘기는 과정에서 출원인이 여러 명으로 결정될 수도 있다. 출원인이 여러 명인 경우, 각 출원인 마다 지분 비율을 정하는 것이 필요하다.
(4) 출원인 변경이 가능하다.
특허 등록이 되기 전까지 출원인 변경이 가능하다. 기존 출원인이 출원인의 지위를 그대로 넘기는 것 이외에, 자신이 보유한 지분의 일부만을 넘기는 것도 가능하다.
(5) 출원인이 되어 얻을 수 있는 이익
출원인은 해당 출원에 대한 모든 권리를 가지며, 특허 출원이 심사를 거쳐 등록이 되면, 출원인은 특허권자가 된다.
3. 마지막 주인공: 특허권자
(1) 특허 등록 시점의 출원인이 특허권자가 된다.
특허 출원이 심사를 거쳐 등록이 되면, 출원인은 특허권자로 지위가 변경된다. 심사 과정에서 출원인이 변경될 수 있는데, 특허 등록 시점의 출원인이 특허권자가 된다.
(2) 특허권자는 사람일 수도 있고 법인일 수도 있다.
특허권자는 사람일 수도 있고 법인일 수도 있다. 특허권자가 여러 명인 경우, 사람과 법인이 동시에 특허권자에 포함될 수도 있다. 특허권자가 여러 명인 경우, 각 특허권자 마다 지분 비율이 정해져 있다.
(3) 특허권자 변경이 가능하다.
특허권은 무형 자산으로서 특허권자 변경이 가능하다. 기존 특허권자의 지위를 그대로 넘기는 것 이외에, 자신이 보유한 지분의 일부만을 넘기는 것도 가능하다.
(4) 특허권자가 되어 얻을 수 있는 이익
특허권자는 해당 특허에 대한 모든 권리를 가진다.
필자 소개
서일효 파트너 변리사는 서울대 전기공학부를 졸업하고 2009년 46기 변리사 시험에 합격했습니다. 국내 대기업의 국내외 특허출원 업무와 해외 대기업의 국내 특허출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 현재 중소기업의 특허출원 업무 및 특허 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있습니다. 직무발명 컨설턴트로도 활동하고 있으며, 기술임치나 영업비밀과 같이 특허와 더불어 기업을 보호할 수 있는 제도에 대하여 관심이 많습니다.
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