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Aug 08. 2023
회사 브랜드, 누가 소유하는 것 좋을까?
“회사” vs “대표”
국내에서 상표를 사용하는자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다. (상표법 제3조)
상표는 개인이 아닌 법인에서 사용하는 경우가 많은데, 법인의 상표를 법인의 대표자 개인 명의로 등록 받을 수 있을까?
법인이 설립되기 전 단계에 있거나 혹은 설립 이후에도 이러저러한 사유에서 법인이 아닌 법인의 대표자 개인이 상표권을 취득하고자 하는 경우가 있다.
상기 법 조문에 의할 때 법인이 사용하는 상표라면 법인이 등록받는 것이 맞다.
다만, 법인이 사용하는 상표라고 해서 법인의 대표가 등록받는 것이 불가능한 것은 아니다. 따라서 법인의 대표명의로 상표 등록을 진행하는 케이스가 적지않게 있다.
대표님들께서 어느 명의로 등록을 받는 것이 좋을지 상담 요청을 많이 주시는데 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 법인 명의로 등록받기를 권유드린다.
크게 아래와 같은 세 가지 이유에서이다.
사진출처: Unsplash“첫째, 상표권을 안정적으로 관리할 수 있다”
상표 등록 이후 상표권을 사용할 권리가 발생한다. 동시에, 등록받은대로 사용해야하는 의무가 부여된다.
상표법은 등록 후에도 사용되지 않는 상표를 정리할 수 있도록, 상표권이 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 불사용에 위한 취소 사유로 규정하고 있다.
대표자 명의로 등록받은 상표를 회사가 사용하는 경우, 상표권자인 대표자 개인이 상표를 사용한 것이 아니므로 해당 상표권은 불사용 취소의 대상이 되는 불안정한 지위에 놓일 수 있다. 따라서 회사와 대표 간 상표 사용권을 설정하는 계약이 필요하다.
상표권자인 대표와 사용자인 법인 간 상표 사용권 설정 계약을 체결하고 법인은 사용의 대가를 대표에게 지불해야 한다. 하지만, 대부분의 경우 사용권 설정계약 및 사용료 지급 없이 상표를 사용하는 경우가 많이 있다. 따라서, 대표 개인 명의의 상표권에 불사용취소심판이 청구되는 경우, 법인이 사용권자의 지위에서 사용하였음을 입증하는데에 어려움을 겪을 수 있다..
위와 별개로, 대표가 상표를 소유하는 경우, 대표 개인의 입장이나 업무 변경 등으로 인해 상표권 관리에 변동이 생길 수 있으며, 이로 인해 상표권 보호가 미비해 질 수 있다.
사진출처: Unsplash“둘째, 투자유치 또는 정부지원사업 선정 시 유리하다”
상표권은 회사의 무형자산으로, 투자유치나 법인 대출을 받을 때 자본금으로 활용할 수 있으며, 기업의 신뢰도를 높이는데에 중요한 요인이 된다.
또한, 정부지원사업 신청 시, 상표권 보유 여부는 기업의 자격 요건을 충족하는데 영향을 미칠 수 있다.
반면에 대표가 상표를 소유하는 경우, 이를 회사의 자산으로 인정받기 어려울 수 있으며, 투자 유치나 정부지원 프로그램 적용 시 불이익이 생길 수 있다.
사진출처: Unsplash“셋째, 절세효과를 볼 수 있다”
상표권은 회사의 무형자산이므로 이를 활용하여 부가적인 이익을 창출하는 것이 가능하다.
회사가 상표권을 소유하고 상표를 이용한 상품이나 서비스를 판매하는 경우, 해당 사업으로 발생하는 수익에 대해 상표 비용 등을 공제하는 방식으로 절세 효과를 볼 수도 있다. 반면에 대표가 상표권을 소유하는 경우, 사업 경계가 모호해지고 비용 정산이 복잡해질 수 있어 절세 효과를 놓치게 될 수 있다.
글로벌 스포츠용품 브랜드인 "나이키(Nike)는 글로벌 브랜드로서 상당한 수익을 창출하고 있으며, 이를 상표 비용과 상표 소득으로 계산하여 법인세 부담을 최소화하는 전략을 성공적으로 시행하고 있다.
또한, 대표 개인의 사정 변경으로 인해 상표권을 법인에게 양도해야 하는 경우, 상표권 가액은 법인과 그 내부의 대표자 사이의 거래라는 사정이 반영되지 않고 실제 상표권의 가치평가를 통한 시가로 산정해야 한다. 그 경우 상표권 양도비용의 상당 부분이 원천징수 대상이 되어 뜻밖의 세금 부담 문제가 생기게 될 수 있다.
“마치며…”
법인의 상표는 법인이 등록받는 것이 바람직하다.
법인 설립 전이라든지, 대표자 개인 명의로 소유해야 하다든지의 특별한 사정이 있어, 불가피하게 대표 명의로 법인 사용상표를 보유해야 한다면, 위의 내용을 참고하시어 법인에게 생길 불이익을 예방하시길 바란다.
BLT 칼럼은 BLT 파트너변리사가 작성하며 매주 1회 뉴스레터를 통해 발행됩니다.
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필자 소개
노지혜 BLT 파트너 변리사는 국내외 대기업 상표 및 디자인의 국내 및 해외 출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 상표 및 디자인 분쟁 관련 컨설팅 업무를 진행하고 있다. 특허청 산업재산권 분쟁조정위원으로 활동하고 있으며, 현재는 중소기업의 상표, 디자인 출원 업무 및 관련 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있다.
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