미국 특허 출원 절차 Q&A - 반드시 알아야 할 사항
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안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소 입니다.
미국은 세계 최대의 특허 출원국 중 하나이며, 글로벌 기업들이 가장 치열하게 경쟁하는 무대입니다. 단순히 특허 출원 건수가 많다는 사실을 넘어, 미국은 글로벌 기술 주도권을 다투는 핵심 전장으로서의 의미를 가지고 있습니다. 특히 IT, 바이오, 화학, 반도체, 인공지능과 같은 첨단 분야에서는 미국에서 특허권을 보유하는 것이 곧 국제 시장에서의 기술적 우위를 확보하는 것과 동일한 의미를 갖습니다.
한국 기업이나 개인 발명자에게도 미국 특허는 전략적 가치를 지닙니다. 미국 시장을 직접 겨냥하지 않더라도 미국에서 등록된 특허는 해외 파트너와의 협상에서 중요한 지렛대가 되고, 투자자를 설득하는 강력한 근거가 되며, 해외 진출의 교두보 역할을 합니다. 동일한 발명이라도 미국 특허 보유 여부에 따라 라이선스 협상 조건이 달라지고, 투자자들이 기업을 평가하는 눈높이가 달라지는 것은 흔한 사례입니다. 따라서 미국 특허 출원은 단순한 선택이 아니라 장기적인 성장 전략의 중요한 축이라고 볼 수 있습니다.
미국 특허 제도의 특징
미국 특허 제도는 한국과 유사한 부분도 있지만, 절차와 의무에서 많은 차이를 보입니다. 한국에서의 경험만을 바탕으로 미국 특허를 출원하려 한다면 예상치 못한 장벽에 부딪히기 쉽습니다.
가장 대표적인 차이는 공정 심사 의무(duty of disclosure)입니다. 미국에서는 출원인과 대리인, 발명자가 자신이 알고 있는 모든 관련 선행기술을 USPTO(미국 특허청)에 반드시 제출해야 합니다. 이를 어기면 이미 등록된 특허라도 무효화될 수 있고, 고의성이 인정되면 권리 전체가 ‘불공정 행위’로 간주되어 사실상 사용할 수 없게 될 수도 있습니다.
또한 미국은 출원인의 규모(Entity 구분)에 따라 특허 관납료를 달리 부과합니다. 대기업은 Large Entity로 전액 납부해야 하고, 개인 발명자나 중소기업은 Small Entity 자격을 통해 절반 이하의 비용으로 출원이 가능합니다. 초기 창업자나 대학 연구자는 Micro Entity 자격으로 더욱 큰 비용 감면 혜택을 누릴 수도 있습니다. 그러나 자격을 잘못 적용할 경우 특허가 무효화될 위험이 있으므로 철저한 검토가 필요합니다.
심사 속도 역시 미국 특허의 큰 변수 중 하나입니다. 평균 심사 기간은 상당히 길지만, PPH(Patent Prosecution Highway) 제도를 활용하면 신속 심사가 가능합니다. 다만 이 경우 반드시 선행국가에서 허용 청구항을 먼저 확보해야 하므로, 국내 출원 전략과 국제 출원 전략을 동시에 고려해야 합니다.
자주 묻는 질문 (Q&A)
1. 출원인의 영문 명칭은 어떻게 기재해야 하나요?
미국 특허청에 제출하는 출원서에는 출원인의 영문 명칭을 공식 문서와 동일하게 기재하는 것이 가장 중요합니다. 개인 발명자의 경우 여권이나 주민등록증 등 신분증에 기재된 영문 이름을 그대로 사용하는 것이 안전합니다. 띄어쓰기, 대소문자, 중간 이름(Middle name) 여부까지 정확히 일치하는 것이 바람직합니다. 회사의 경우 법인 설립 증명서나 사업자등록증, 정관 등에 기록된 공식 영문 표기를 그대로 사용하는 것이 좋습니다.
영문 명칭을 다르게 기재하면 단순히 보정 요구가 발생하는 수준을 넘어, 소송 단계에서 특허의 귀속 주체를 둘러싼 심각한 법적 분쟁으로 이어질 수도 있습니다. 따라서 출원 전 반드시 공식 영문 표기를 확인하고, 이를 일관되게 사용하는 관리 체계가 필요합니다.
2. IDS(Information Disclosure Statement)는 무엇이고 왜 중요한가요?
IDS는 미국 특허 제도의 가장 중요한 절차 중 하나입니다. 이는 출원인, 발명자, 대리인이 자신이 알고 있는 모든 선행기술 문헌을 USPTO에 제출해야 하는 제도로, ‘공정 심사 의무’를 실현하기 위한 장치입니다. IDS를 누락하면 특허가 무효화될 수 있으며, 고의적으로 누락한 것이 드러날 경우 권리 전체가 불공정 행위로 간주되어 사실상 무력화될 수 있습니다.
IDS는 단순히 특허 문헌만 제출하는 것이 아닙니다. 논문, 학회 발표 자료, 경쟁사 제품 설명서, 카탈로그, 기술 보고서 등 발명을 이해하거나 유사성을 판단하는 데 도움이 되는 모든 자료가 제출 대상이 됩니다. 한국이나 유럽에서 출원 후 심사 과정에서 인용된 문헌도 반드시 미국에 IDS로 제출해야 하며, 이를 놓치면 미국 특허가 무효화될 수 있습니다.
또한 제출 시기 관리가 중요합니다. 최초 오피스 액션 전까지 제출하는 것이 가장 안전하며, 이후 새로운 문헌을 알게 된 경우 즉시 추가 IDS를 제출해야 합니다. 지연 제출 시에는 수수료가 추가되고, 심사관이 충분히 검토하지 못하는 불이익이 따를 수 있습니다. 따라서 기업은 해외 출원 전략과 함께 IDS 관리 체계를 반드시 구축해 두어야 합니다.
3. PPH(Patent Prosecution Highway)는 어떻게 활용하나요?
PPH는 한 국가에서 허용된 청구항을 근거로 미국에서 신속 심사를 받을 수 있게 하는 국제 협력 제도입니다. 다만 이를 활용하려면 선행국가에서 허용 청구항을 먼저 확보해야 하므로, 한국 출원 단계부터 전략이 필요합니다.
예를 들어 한국 출원을 먼저 진행한다면 국내 등록을 앞당기기 위해 KIPO 우선심사를 신청하는 것이 사실상 필수적입니다. 국내 등록이 늦어지면 미국에서 PPH 신청도 지연되어 신속 심사 효과를 기대할 수 없습니다. 반대로 국내 우선심사를 통해 빠르게 허용 청구항을 확보하면 이를 근거로 미국에서 PPH를 신청할 수 있어 심사 속도를 크게 단축할 수 있습니다.
또 다른 방법은 PCT 국제출원을 통해 국제조사보고서에서 긍정적인 결과를 확보하는 것입니다. 국제조사보고서에서 허용 청구항이 도출된다면 미국뿐 아니라 유럽, 일본 등 다른 국가에서도 PPH 신청이 가능해져, 국제적 권리 확보 전략을 훨씬 효율적으로 운영할 수 있습니다. 결국 PPH는 미국 출원 단계에서만 고민할 문제가 아니라, 국내 출원과 국제 출원 단계부터 전략적으로 설계해야 하는 제도입니다.
4. 미국 특허 출원 시 관납료는 어떻게 산정되나요?
미국 특허청은 출원인의 규모에 따라 관납료를 차등 부과합니다. Large Entity는 감면이 없고, Small Entity는 약 60% 감면, Micro Entity는 약 80% 감면 혜택을 받을 수 있습니다.
Large Entity는 대기업이나 다국적 기업처럼 규모가 큰 조직이 해당되며, Small Entity는 개인 발명자, 대학, 비영리 기관, 직원 수 500명 미만의 중소기업이 포함됩니다. 다만 Small Entity 자격을 유지하려면 발명에 대한 권리를 대기업 등에 양도하거나 라이선스하지 않아야 하며, 계열사나 투자자의 영향력 여부도 판단 기준이 됩니다.
Micro Entity는 Small Entity 요건을 충족하면서 추가 조건을 만족해야 합니다. 발명자가 과거 4건 이하의 특허 출원만 보유하고 있으며 소득이 미국 중위 가계소득의 3배 미만이어야 하거나, 대학 소속 연구자여서 권리를 대학에 귀속시키는 경우가 대표적입니다. 잘못된 Entity 자격으로 감면을 받으면 특허 자체가 무효화될 위험이 있으므로, 반드시 사전 검토와 증빙 확보가 필요합니다.
미국 특허 출원은 단순한 기술 등록 절차가 아니라, 출원인의 신원 확인, 공정 심사 의무, 국제 협력 제도 활용, 그리고 비용 전략까지 모두 얽힌 복합적인 과정입니다. 영문 명칭 하나가 잘못 기재되어도 보정 절차가 발생할 수 있고, IDS 제출을 소홀히 하면 특허 자체가 무효화될 수 있으며, PPH 제도를 활용하는 전략에 따라 권리 확보의 속도와 범위가 크게 달라질 수 있습니다. 또한 Entity 구분은 특허 비용뿐만 아니라 권리 안정성에도 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 미국 특허 출원을 준비하는 기업과 발명자는 절차를 단순한 요건으로만 보지 말고, 장기적인 사업 전략의 일부로 접근해야 합니다.
아이피렉스 특허법률사무소는 산업통상자원부 및 유관기관이 지정한 수출 바우처 수행기관으로, 해외 지식재산권(IP) 분야에 특화된 전문 서비스를 제공합니다. 국내외 특허, 상표, 디자인, 저작권의 출원 및 등록, 침해 소송 업무를 수행하며, 기술특례상장 컨설팅과 아마존 셀러 계정 복구 컨설팅도 지원합니다.
특히 해외 특허와 상표 출원 경험이 풍부한 전문가들이 각국의 제도와 절차에 정통하여, 고객에게 최적의 권리 확보 전략을 제시합니다. 초기 상담부터 출원, 심사 대응, 등록, 사후 관리에 이르는 전 과정을 종합적으로 지원하며, 각 국가의 법규와 시장 환경을 반영한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 해외 진출 기업이 안정적으로 지식재산권을 확보하고 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 돕고 있습니다. 아이피렉스 특허법률사무소는 전문성과 신뢰를 바탕으로, 고객의 해외 IP 전략 파트너로서 최상의 성과를 창출하는 것을 목표로 합니다.
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