캐나다 상표 출원 완벽 가이드
수출바우처 수행기관 아이피렉스 특허법률사무소
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
캐나다 상표 출원을 준비하다 보면, 미국과는 다른 제도 구조로 인해 혼란을 겪는 경우가 적지 않습니다. 특히 캐나다 상표 제도는 출원 단계에서 상표의 사용 여부를 요구하지 않는다는 점에서, 미국 상표 제도와 뚜렷한 차이를 보입니다.
한편, 최근 진행한 캐나다 상표 사건에서는 식별력 판단과 관련하여, 식별력이 없는 단어와 로고가 결합된 상표의 등록 가능성이 쟁점이 된 바 있습니다. 캐나다 특허청이 이러한 상표를 어떤 기준으로 판단하는지, 그리고 실무상 어떤 점을 고려해야 하는지에 대해 다시 한 번 정리할 필요성을 느꼈습니다.
이번 글에서는 캐나다 상표 출원 실무에서 반드시 짚고 넘어가야 할 핵심 사항들을 중심으로, 제도적 특징과 실제 심사 기준을 함께 살펴보고자 합니다. 캐나다 상표 출원을 검토 중인 기업이나 실무자에게 출원 전략 수립에 도움이 되는 내용을 정리해 보겠습니다.
캐나다 상표 출원 시 필요한 정보
① 상표의 설명 또는 이미지
문자상표의 경우에는 상표의 표기만으로 출원이 가능합니다. 반면, 디자인 상표나 도형 상표의 경우에는 상표의 형태를 확인할 수 있는 이미지 파일을 제출해야 하며, 일반적으로 JPEG 형식이 사용됩니다. 상표 이미지의 내용은 이후 심사 및 권리 범위 판단의 기준이 되므로, 실제 사용 형태를 충분히 반영하는 것이 중요합니다.
② 디자인 상표의 컬러 여부
디자인 상표를 출원하는 경우, 해당 상표를 컬러로 출원할 것인지 또는 흑백으로 출원할 것인지를 명확히 지정해야 합니다. 이는 단순한 형식 문제가 아니라, 향후 상표의 보호 범위와 직결되는 사항이므로, 캐나다 내 사용 계획과 브랜드 전략을 고려하여 신중하게 선택할 필요가 있습니다.
③ 출원인의 성명 및 주소
출원인의 정확한 성명과 주소가 필요합니다. 개인과 법인 모두 출원이 가능하며, 한국 법인도 별도의 제한 없이 캐나다 상표 출원을 진행할 수 있습니다. 캐나다 내 주소나 현지 법인을 요구하지는 않습니다.
④ 지정상품 및 지정서비스
지정상품 및 지정서비스는 니스 국제분류에 따라 기재해야 합니다. 캐나다는 지정상품 기재의 명확성을 중요하게 보는 국가로, 지나치게 포괄적이거나 추상적인 표현보다는 실제 사용 예정인 상품과 서비스 범위에 맞추어 구체적으로 기재하는 것이 바람직합니다. 이는 심사 단계뿐만 아니라, 등록 후 권리 범위 및 분쟁 대응에도 영향을 미칠 수 있습니다.
캐나다 상표 사용요건의 핵심 특징
캐나다 상표 제도의 가장 큰 특징 중 하나는 출원 단계와 심사 단계에서 상표의 사용 여부를 요구하지 않는다는 점입니다. 미국 상표 제도에서는 출원 또는 등록 과정에서 사용선언서나 사용증거 제출이 필수적인 반면, 캐나다에서는 이러한 절차가 존재하지 않습니다.
이를 정리하면 다음과 같습니다.
출원 시 상표 사용 여부를 묻지 않음
심사 과정에서 사용 입증을 요구하지 않음
이의신청 절차에서도 사용 요건이 적용되지 않음
즉, 캐나다에서는 아직 실제로 사용하지 않은 상표라도 출원과 등록이 가능합니다. 이러한 제도적 특징은 사업 초기 단계에서 브랜드를 선제적으로 보호하고자 하는 기업에게 특히 유리하게 작용할 수 있습니다. 다만, 등록 이후의 유지 단계에서는 별도의 고려가 필요하다는 점은 함께 염두에 둘 필요가 있습니다.
등록 후 3년, 캐나다 상표의 중요한 분기점
캐나다 상표는 등록 후 3년이 경과하면 불사용을 이유로 한 취소심판의 대상이 될 수 있습니다. 이는 캐나다 상표 제도에서 특히 중요하게 관리해야 할 사후 단계의 핵심 포인트에 해당합니다.
등록 후 3년 이내에는 상표의 실제 사용 여부와 관계없이 비교적 안정적으로 권리가 유지됩니다. 그러나 등록일로부터 3년이 지나면, 제3자가 해당 상표에 대해 불사용을 이유로 취소를 청구할 수 있게 됩니다.
이와 같은 취소 절차가 개시될 경우, 상표권자는 다음과 같은 사항을 입증해야 합니다.
해당 상표가 캐나다 내에서 실제로 사용되고 있었는지 여부
지정상품 또는 지정서비스와 상표 사용 간의 관계
상표가 사용된 시기와 구체적인 사용 형태
이러한 점을 고려하면, 캐나다 상표 출원은 단순히 등록 자체를 목표로 하기보다는, 향후 캐나다 시장에서의 사업 전개와 상표 사용 계획을 함께 고려하여 장기적인 관점에서 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
식별력 없는 영어 단어가 포함된 상표의 문제점
다른 국가와 마찬가지로, 캐나다에서도 식별력이 없는 영어 단어가 포함된 상표는 원칙적으로 등록이 허용되지 않습니다. 상표가 특정 출처를 표시하는 기능을 수행하기보다는, 상품이나 서비스의 성질을 설명하는 데 그친다고 판단되는 경우에는 식별력이 부족하다고 평가됩니다.
예를 들어 다음과 같은 유형의 표현이 이에 해당할 수 있습니다.
상품의 성분이나 원재료를 직접적으로 설명하는 영어 단어
상품의 기능이나 품질을 나타내는 표현
일반 명칭이거나 업계에서 관행적으로 사용되는 용어
이와 같은 단어들은 캐나다 상표법상 식별력이 없다고 판단될 가능성이 높습니다. 특히 영어 또는 불어로 상품이나 서비스의 성질을 명확하게 설명하는 경우에는, 소비자가 이를 출처 표시로 인식하기 어렵다는 이유로 등록 거절 사유가 되는 경우가 많습니다.
한국어 표현이 함께 포함된 경우의 판단 기준
상표에 영어가 아닌 언어, 예를 들어 한국어가 포함된 경우에는 추가적으로 고려해야 할 사항이 있습니다.
캐나다에서는 영어와 불어 외의 언어가 상표에 포함된 경우, 해당 표현에 대한 번역 및 음역을 제출하도록 요구하고 있습니다. 이는 단순한 형식 요건에 그치는 것이 아니라, 해당 표현이 상품이나 서비스의 명칭에 해당하는지, 즉 식별력이 있는지를 판단하기 위한 절차입니다.
예를 들어, 영어로는 식별력이 없다고 평가될 수 있는 단어가 상표에 포함되어 있고, 여기에 그와 동일한 의미를 갖는 한국어 표현이 함께 사용된 경우, 캐나다 특허청은 두 표현을 동일한 의미로 인식할 가능성이 큽니다. 이 경우, 언어만 다를 뿐 실질적으로는 동일한 개념을 반복한 것으로 평가될 수 있습니다.
따라서 영어 표현과 한국어 표현을 함께 사용했다고 해서 상표의 식별력이 자동으로 보완되거나 강화되는 것은 아니며, 오히려 전체 상표의 의미가 더욱 명확해지면서 등록 가능성에 부정적인 영향을 미치는 경우도 발생할 수 있습니다.
로고가 결합된 상표의 등록 가능성 판단 구조
그렇다면 식별력이 없는 영어 단어와 한국어 표현이 함께 포함된 경우에는, 등록 가능성이 전혀 없는 것일까요. 반드시 그렇지만은 않습니다.
캐나다에서는 상표를 구성 요소별로 분리하여 개별적으로 판단하기보다는, 상표 전체가 소비자에게 어떠한 인상을 주는지를 기준으로 등록 가능성을 판단합니다. 이때 핵심적으로 고려되는 개념이 바로 상표의 지배적 인상입니다.
구체적으로는 다음과 같은 요소들이 종합적으로 검토됩니다.
상표 전체를 보았을 때의 시각적·개념적 인상
소비자가 상표를 접했을 때 가장 강하게 인식하는 요소가 무엇인지
상표 전체 중 출처 식별 기능을 실질적으로 수행하는 핵심 요소가 무엇인지
이와 같은 기준에 따라, 식별력 없는 문언이 포함되어 있더라도 상표 전체에서 다른 요소가 지배적인 인상을 형성하는 경우에는 등록 가능성이 인정될 수 있습니다.
예시로 보는 등록 가능성과 등록 곤란 사례
예를 들어 다음과 같은 상표 구성을 생각해볼 수 있습니다.
식별력이 없는 영어 단어가 상표에서 가장 크게 표시된 경우 (예: LAW FIRM을 법률사무소 관련 지정서비스에 대해 상표로 출원하는 경우)
로고 요소는 단순한 장식에 가까운 수준에 그치는 경우
한국어 표현은 영어 단어의 의미를 그대로 번역한 표현인 경우
이와 같은 경우, 소비자는 상표를 전체적으로 보더라도 식별력이 없는 영어 단어를 중심으로 상표를 인식할 가능성이 높습니다. 로고가 독립적인 식별력을 갖는 요소로 보기 어려운 수준이라면, 상표 전체의 지배적 인상 역시 식별력 없는 문언에 의해 형성되었다고 판단될 수 있습니다.
결과적으로 이러한 상표는 캐나다에서 출처 식별 기능을 수행하기 어렵다고 평가되어, 등록이 곤란한 사례에 해당할 수 있습니다.
반대로 다음과 같은 상표 구성의 경우에는 등록 가능성이 비교적 높게 평가될 수 있습니다.
독창적이고 강한 인상을 주는 로고 또는 도형 요소가 중심을 이루는 경우
영어 단어는 로고에 비해 상대적으로 작게 배치된 경우
한국어 표현은 전체 상표에서 보조적인 위치에 머무르는 경우
<예시>
이와 같은 구성에서는 소비자가 상표를 인식할 때, 식별력 없는 문언보다는 로고 요소를 통해 출처를 식별하게 될 가능성이 큽니다. 영어 단어와 한국어 표현은 상표의 의미를 보조적으로 전달하는 역할에 그치고, 전체 인상에서 차지하는 비중은 상대적으로 낮게 평가될 수 있습니다.
캐나다 실무에서는 이러한 경우, 식별력 없는 문언이 포함되어 있더라도 상표 전체로 보아 식별력이 인정되어 등록 가능성이 인정되는 사례가 적지 않습니다. 결국 핵심은 상표의 구성 요소 중 어떤 부분이 소비자에게 가장 강한 인상을 주는지, 그리고 출처 식별 기능을 실질적으로 수행하는 요소가 무엇인지에 달려 있다고 볼 수 있습니다.
캐나다 상표 출원 전략을 위한 실무적 조언
캐나다 상표는 형식적인 측면에서는 비교적 출원이 수월한 편이지만, 등록 가능성 판단은 결코 단순하지 않습니다. 특히 아래와 같은 경우에는 출원 전에 충분한 검토가 필요합니다.
상품 또는 서비스의 성질을 설명하는 영어 단어를 브랜드로 사용하고자 하는 경우
한글 브랜드를 로마자 표기와 함께 병기하거나, 한글 자체를 상표 구성에 포함하려는 경우
로고 디자인을 통해 상표의 식별력을 확보하려는 경우
이러한 상황에서는 단순히 상표를 제출하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 상표 전체가 소비자에게 주는 시각적·개념적 인상, 구성 요소 간의 비율과 배치 방식, 그리고 어떤 요소가 지배적 인상을 형성하는지까지 종합적으로 고려하여 출원 전략을 설계할 필요가 있습니다.
캐나다 상표 제도는 출원 자체보다는 등록 이후의 관리와 출원 단계에서의 초기 설계가 특히 중요합니다. 특히 비식별적인 단어와 로고가 결합된 상표의 경우, 로고가 단순한 장식 요소에 그치지 않고, 상표의 출처를 식별하는 핵심 요소로 기능하도록 설계하는 것이 캐나다 상표 등록 전략의 중요한 포인트가 됩니다.
캐나다 상표 출원을 검토하고 있다면, 단순히 비용이나 절차의 간편함만을 기준으로 판단하기보다는, 이러한 제도적 특징과 실무상 판단 기준을 충분히 이해한 후 접근하는 것이 장기적인 브랜드 보호 측면에서 훨씬 유리하다고 할 수 있습니다.
아이피렉스 특허법률사무소는 산업통상자원부 및 관련 기관이 지정한 수출바우처 수행기관으로서, 해외 지식재산권 분야에 특화된 전문 서비스를 제공하고 있습니다. 다수의 해외 특허·상표·디자인 출원 및 등록 경험을 바탕으로, 각 국가별 제도와 절차에 정통한 변리사와 전문가들이 긴밀하게 협업하며 기업에 적합한 권리 확보 전략을 제시합니다.
특히 초기 상담 단계부터 출원, 심사 대응, 등록, 사후 관리에 이르기까지 전 과정을 종합적으로 지원하며, 국가별 법규와 시장 환경을 반영한 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 이를 통해 해외 진출을 준비하거나 확대하는 기업이 보다 안정적으로 지식재산권을 확보하고, 장기적인 관점에서 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 돕고 있습니다.
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