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Dec 27. 2023
[IPLEX] 지리적 명칭 또는 지역명 상표 등록 가부
아이피렉스 특허법률사무소가 알려주는 상표 제도
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사입니다.
상표법 제33조 제1항 제4호를 보면, 현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표의 등록을 불허하고 있습니다. 자타상품식별력이 없고, 독점적응성이 없기 때문인데요. 가령, '서울대학교'라는 상표는 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 학교의 종류인 '대학교'로 구성된 상표로 등록받을 수 없습니다.
서울대학교, 충남대학교, 부산대학교 등 일반 수요자에게 현저하게 알려진 지리적 명칭을 포함하는 대학교 명칭은 상표등록이 가능할까요?
현저한 지리적 명칭을 포함하는 대학교 명칭과 관련하여 주목할만한 대법원 판결을 소개해 드리겠습니다.
2014후2283 판결
지정상품을 농산물이유식 등으로 하는 '서울대학교'로 구성된 출원상표는, 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 흔히 있는 명칭인 '대학교'가 불가분적으로 결합됨에 따라, 단순히 '서울에 있는 대학교'라는 의미가 아니라 '서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교'라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가지므로 위 지정상품에 대한 상표등록이 허용되어야 한다(대법원 2015. 1. 29 선고 2014후2283 판결).
위 사건은 서울대학교가 '서울대학교'라는 상표를 대학 고유의 업무 분야인 '대학교육업, 교수업'과 업무 분야에 관계없는 '농산물이유식, 유아용 식품'등에 출원한 사건입니다.
이에 대법원은 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 위 법조항의 적용이 배제된다고 하면서 상표등록이 허용된다고 판결을 내렸습니다.
2015후1454 전원합의체 판결
2014후 2283 판결 이후에 대법원 전원합의체 판결이 선고되었는데, 본 판결은 미국 워싱턴에 위치한 종합대학교인 AMERICAN UNIVERSITY의 운영주체가 ‘AMERICAN UNIVERSITY’ 상표를 대학 고유의 업무 분야인 ‘대학교육업, 교수업’ 등에 대해 출원한 사건에 대한 것입니다.
위 전원합의체 판결의 다수의견은 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 실제 사용내역을 검토하면서, ‘AMERICAN’과 ‘UNIVERSITY’이 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 새로운 식별력을 형성하고 새로운 식별력을 형성하고 있으므로 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표라 할 수 없으며 등록이 가능하다고 하였습니다(대법원 2018. 6. 21 선고 2015후1454 전원합의체 판결).
본 판결은 대학교 고유 업무분야에 대해 출원한 사건에 대한 것이긴 했지만, 판례의 취지에 비추어 다른 업무분야에 대한 등록도 허용될 것입다.
위 전원합의체 판결의 다수의견에 대해 고유 업무분야에 대해서는 상표법 제33조 제2항(구 상표법 제6조 제2항)의 ‘사용에 의한 식별력’을 인정하여 등록을 허용하되 다른 업무분야에 대해서는 등록을 불허하여야 한다거나, 위 판례의 논리가 신문사, 방송사, 은행 등의 명칭에까지 무한정 확장되어 실무상 혼란을 야기할 수 있다는 비판이 있었지만, 대법원의 태도는 앞으로도 유지될 것으로 보입니다.
현저한 지리적 명칭과 관련된 두 가지 판례를 살펴봤습니다. 현저한 지리적 명칭을 포함하는 대학교 명칭이라 하더라도, 그 명칭이 수요자에게 상당한 정도 알려져 있다면 대학과 관련된 업무 분야 뿐만 아니라 다른 업무 분야에 대해서도 상표 등록기 가능할 것으로 사료됩니다.
상표를 등록받으려면 출원 전 등록가능성과 권리에 대한 분석이 제대로 이러우져야 합니다. 상표의 등록 요건은 일반인들이 생각하는 것과 다르게 적용될 수 있기에 반드시 상표를 전문으로 하는 변리사의 검토가 수반되어야 합니다. 아이피렉스 특허법률사무소는 고객의 권리 보호를 위해 상표 출원/등록에 관한 컨설팅, 선행 상표를 검토하여 상표 등록 가능 여부 판단 및 등록 가능성이 낮은 상표를 등록시키기 위한 다양한 전략 제공, 상표권 침해 분쟁 솔루션 등을 제공하고 있습니다. 오랜 기간 많은 비용을 투자하여 공들인 상표가 무용지물이 되는 상황을 방지하기 위해 상표 등록 후에도 고객의 권리 보호를 위해 상표권 관리를 함께 합니다.
