[IPLEX] 국내우선권주장 출원제도
아이피렉스 특허법률사무소가 알려주는 특허 제도
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사입니다.
특허법은 국내우선권주장 출원제도를 두고 있습니다. 본 포스팅에서 국내우산권주장 출원제도에 대한 간략한 설명과 주목할만한 판례가 하나 있어 소개해드리려고 합니다.
국내우선권주장 출원제도
국내우선권주장 출원제도는 국내 선출원(기초출원)을 기초로 우선권을 주장하며 후출원(우선권주장출원)하는 경우 후출원의 심사 시 진보성 등의 특허요건 판단시점을 선출원의 출원일로 소급시켜주는 제도입니다.
국내우선권주장 출원제도는 주로 개량발명을 한 경우에 이용됩니다. 지속적인 기술개발에 의해 누적된 기술을 보호하기 위한 것이라고 할 수 있습니다. 가령, A 발명 출원을 한 이후에 A 발명의 개량발명에 해당하는 A+a 발명을 출원할 때, A 발명 출원을 기초로 우선권주장을 하면서 후출원할 수 있습니다. 그렇게 되면 후출원의 심사에 있어서 선출원의 명세서에 기재되어 있던 A에 대한 진보성 등의 판단시점이 선출원일로 소급됩니다.
여기서, 판단시점이 선출원일로 소급된다는 점은 중요합니다. 심사관이 진보성 판단을 할 때 해당 출원일 이전의 기술과 비교하여야 하므로, 판단시점이 과거일수록 과거의 기술과 비교하는 것입니다. 판단시점이 소급됨은 등록가능성이 높아진다고 이해하시면 되겠습니다. 그런 점에서 우선권주장출원은 등록가능성 면에서 유리하게 이용될 수 있는 제도입니다.
국내우선권주장 출원제도와 관련하여 주목할 만한 판례가 있어 소개드립니다.
복잡한 사안으로 이해를 위해 단순화하여 서술하겠습니다. 국내 선출원을 한 A가, 이후 B에게 '선출원을 기초로 우선권을 주장하여 후출원할 수 있는 권리를 이전하기로 하는 계약'을 체결하였고, B가 A의 선출원을 기초로 우선권 주장을 하면서 후출원을 하였습니다.
이에 국내 특허청은 후출원의 출원 시점에서 선출원의 출원인 A와 후출원의 출원인 B가 서로 일치하지 않는다며 우선권주장을 무효처분하였습니다.
이에 대해 대법원은 판결 내용은 다음과 같습니다.
후출원의 출원 시에 반드시 선출원에 대해 특허출원인변경신고를 마쳐야 한다고 볼 수 없고, B가 우선권을 주장할 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인하지 않은 채 후출원 당시 특허출원인이 변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효할 수 없다.
그 근거로 특허법 제38조 제4항인 특허 받을 수 있는 권리의 승계는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는다는 규정은 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로서 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다.
아울러, 분할∙변경출원할 수 있는 자인 '출원인'과 달리 특허법 제55조 제1항은 우선권주장을 할 수 있는 자는 '특허를 받으려는 자'라고 규정되어 있다.
위 판결을 정리하자면, 선출원인으로부터 후출원인이 우선권을 정당하게 승계하였다면 후출원 시에 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 동일하지 않다고 하더라도 후출원에 수반된 우선권주장은 유효하다고 보는 것입니다. 다시 말해, 후출원(우선권주장출원) 시 우선권을 주장하기 위해 선출원(기초출원의) 출원인을 후출원의 출원인과 동일하게 변경하지 않아도 되는 것입니다.
위 판결은 앞으로 권리승계를 수반한 출원으로서 국내우선권주장출원이나 자기지정을 포함하는 국제출원(PCT)에서 절차의 규준이 될 것으로 보입니다.
아이피렉스 특허법률사무소는 출원과 컨설팅에 이르기까지 체계적 조력 시스템을 갖추고 고객의 권익과 가치 보호를 위해 노력합니다. 지식재산권(특허/실용신안, 상표, 디자인) 관련 문의가 있으면 언제든 연락주세요.
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