[IPLEX] 특허 공지예외주장 제도
아이피렉스 특허법률사무소가 알려주는 특허 제도
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사입니다.
출원 전 공개된 발명도 특허 등록될 수 있을까요?
우리 특허법 제29조제1항 각호에서 신규성 위반의 거절이유를 규정하고 있습니다.
① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명
따라서, 원칙적으로, 출원 전 발명의 내용이 공개된 경우에는 특허를 등록받수 없습니다. 신규성 요건이 위반되었기 때문입니다. 신규성 판단의 기준이 되는 인용발명은 '전 세계 모든 발명'입니다. 본인 발명이라도 이미 공지했으면 공지발명으로, 신규성 판단의 인용발명이 될 수 있습니다.
출원 전 공지 등으로 신규성을 상실한 발명은 특허를 불허해야 하는 것이 원칙이지만, 출원인의 의사에 의한 발명의 조기공개는 산업발전에 긍정적인 영향을 끼치고, 출원인의 의사에 반한 공지로부터 출원인을 보호할 필요성을 이유로 특허청은 '공지예외주장 제도'를 두고 있습니다.
공지예외주장 제도
공지예외주장 제도란?
특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특정한 출원 전 공지행위에 관하여 출원발명의 신규성∙진보성의 인용발명에서 제외할 수 있도록 주장하는 것을 말합니다.
특허법 제29조 제1항각호에 따라 출원 전에 공지된 발명이면 신규성이 없는 것이 원칙이나, 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)에 관한 규정은 비록 발명이 출원 전에 공지되었다 할지라도 일정요건을 갖춘 경우 그 발명은 특허법 제29조 제1, 2항의 신규성이나 진보성에 관한 규정 적용시 선행기술로 사용하지 않도록 하는 것입니다.
풀어서 설명하자면, 발명자가 특허출원 전에 발명을 공지/공연실시/반포된 간행물 또는 인터넷 등에 게재한 경우, 그 공지일로부터 12개월 이내 출원하면서 공지예외주장의 취지를 출원서에 기재하고, 증명서류를 제출하면 제출된 공지 사실과 관련해서는 본 출원은 공지되지 않은 것으로 보는 것을 말합니다.
공지예외적용을 받으려면?
권리자가 발명을 출원 전에 공개한 경우
- 공지일로부터 12개월 내에 출원해야 합니다.
- 출원서에 그 취지를 기재하고 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출해야 합니다.
- 출원 시에 공지예외주장을 하지 않은 경우, 명세서 등 보정기간이나 특허결정 등본을 송달받은 날로부터 3개월까지 공지예외주장 보완이 가능합니다.
권리자의 의사에 반하여 공지된 경우
- 공지일로부터 12개월 내에 출원해야 합니다.
- 신규성 또는 진보성을 이유로 거절이유 통지서가 나오면 의견서 제출을 통해 개별적으로 의사에 반한 공지를 주장∙증명합니다.
공지예외주장 유의사항
공지예외적용 시 유의해야 할 사항은 공지일을 출원일로 소급해주는 게 아니라는 점입니다. 따라서, 제3자가 출원인으로부터 알게된 것이 아닌 스스로 발명하여 공지한 경우에는 당해 출원은 신규성이나 진보성 위반으로 등록받을 수 없습니다.
공개 후 출원일 전에 제3자의 출원이 있는 경우라면 출원인은 등록받을 수 있습니다. 출원인은 공지예외적용을 주장하여 자신의 공지 등을 극복할 수 있고, 제3자의 출원은 선출원의 지위가 없기 때문입니다. 하지만, 제3자의 출원이 거절결정 확정 전에 출원 공개 된다면 확대된 선원주의 위반을 이유로 등록받을 수 없습니다. 이 경우, 출원인은 심사청구, 우선심사청구, 정보제공 등의 조치로 제3자의 출원이 빨리 거절될 수 있도록 하는 것이 안전합니다.
가출원(임시명세서 출원) 제도
특허는 공개 전에 출원하는 것이 바람직합니다. 사정이 있어 출원 전 공개하게 되었다면 공지예외주장 제도를 이용할 수 있습니다. 그러나 해외 출원을 진행할 예정이면 공지예외주장 제도를 인정하지 않은 국가가 존재하기 때문에 공지예외주장 제도를 이용하는 것 보다 특허 출원을 빠르게 진행하는 것이 좋습니다.
만약, 공개가 급한 상황이라면 임시 명세서로 출원을 완료한 후, 공개하는 방법이 좀더 좋습니다. 2020. 3. 30. 시행 개정 특허법 시행규칙에 따라 공지 전에 가출원 제도를 활용할 수 있습니다. 가출원 제도는 기존의 명세서 서식에 따르지 않고 발명의 설명을 기재한 '임시 명세서'를 제출 후, 1년 이내 우선권 주장을 하여 다시 출원해서 심사를 받는 제도입니다. 가출원 제도에 대해서는 차후 포스팅하도록 하겠습니다.
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