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by 김용덕 변리사 Mar 20. 2024

[IPLEX] 상표 판례 - 2021허1707

아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사

안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.

오늘은 출원상표가 간단하고 흔한 표장으로서 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당하고, 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였다고 봐, 등록이 거절되어야 한다고 판단한 사례를 소개해 드리겠습니다.

2021허1707 거절결정(상)

기초 사실

관련 법리

상표법 제33조 제1항 제6호 해당 여부

등록출원한 상표가 상표법 제33조 제1항 제6호의 “간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표”에 해당하여 등록을 받을 수 없는지는 거래의 실정, 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은가 등의 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 하고(대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결 등 참조), 흔히 사용하는 도형 혹은 문자를 도안화한 표장의 경우에는 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 그 도형이 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르러야 위 조항 소정의 “간단하고 흔히 있는 표장”에 해당하지 않는다(대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후3632 판결 등 참조).

상표법 제33조 제2항 해당 여부

상표법 제33조 제2항이 ‘같은 조 제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.’고 규정하였는데, 이는 원래 식별력이 없거나 미약하여 특정인에게 독점적으로 사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 상표에 대하여 특정인이 상당한 기간에 걸쳐 독점적, 계속적으로 그 상표를 사용한 결과 수요자나 거래자에게 식별력을 취득한 경우 예외적으로 상표등록을 허용하여 대세적 권리를 부여하는 것이다. 따라서 상표법 제33조 제2항에 따라 상표등록이 허용되려면, 상표의 사용 기간, 사용 횟수 및 사용의 계속성, 사용상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟 수, 내용, 기간 및 그 액수, 사용상품의 품질 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등 증거에 의하여 인정되는 제반 사정을 종합적으로 고려하였을 때 그 상표가 사용상품의 수요자 및 거래자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르러야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후346 판결 등 참조). 그리고 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없다(대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후1356 판결).

판단

상표법 제33조 제1항 제6호 해당 여부에 대한 판단

이 사건 출원상표는 직사각형의 테두리를 초록색의 굵은 선으로 구성한 도형 표장으로서, ① 비록 테두리 선의 두께가 일반적으로 직사각형을 그리거나 만들 때 구성하는 선보다 넓게 구성된 특색은 있지만, 일반적인 직사각형의 기본적인 형태를 그대로 유지하고 있어 쉽게 접할 수 있는 형태의 흔한 도형이고, ② 색상 역시 초록색, 연두색, 청록색이 그라데이션 기법을 이용하여 구성되기는 하였으나 해당 기법으로 구성된 색채 역시 흔히 볼 수 있는 것으로서 전체적으로 특별한 주의를 끌 정도는 아니다. 따라서 이러한 도안화의 정도만으로는 이 사건 출원상표가 일반 수요자나 거래자에게 직사각형 모양의 도형이 가지는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보기 어렵다. 이처럼 도형, 색채만으로는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 표장인지를 식별하기 어렵다고 보아야 하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당한다.

상표법 제33조 제2항 해당 여부에 대한 판단

원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 출원상표가 원고의 사용으로 인해 일반 수요자나 거래자에게 원고의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 인식될 수준에 이르렀다고 보기 어렵다. 이 사건 출원상표가 원고의 서버 및 스토리지 하드웨어 제품 전체에 일관된 방식으로 부착되었다고 볼 만한 자료는 없고, 원고가 주장하는 홍보 활동 등에서는 이 사건 출원상표가 직접 사용된 것은 소수에 불과하며, 대부분 이 사건 주요 실사용상표인 상표가 부착되어 사용되었다. 원고가 주장하는 홍보 내역 중 고객사에 대한 메일 발송, 홈페이지 내역 구축, 홍보 세미나, 브로셔, 다이어리형 브로셔 제작 등은 대상자가 한정적이거나 회사의 통상적인 홍보 활동의 일환으로 보이므로, 해당 홍보 활동 등이 원고의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 인식될 수준으로 이 사건 출원상표의 인지도를 높였다고 보이지 않는다. 원고가 주장하는 홍보 활동 등에서는 이 사건 출원상표가 직접 사용된 것은 소수에 불과하고, 대부분 이 사건 주요 실사용상표인 상표가 부착되어 사용되었다. 그런데 이 사건 주요 실사용상표에서 상단에 위치한 이 사건 출원상표의 표장은 간단하고 흔한 도형으로서 본질적인 식별력이 약하고, 원고의 제품에는 원고의 널리 알려진 상호상표도 표시되어 있어 수요자들은 해당 제품의 출처를 이 사건 출원상표가 아닌 해당 상호상표를 통하여 인식할 여지도 있는 점 등을 고려하면, 설령 피고 주장과 같이 이 사건 주요 실사용상표가 출원상표와 거래 통념상 동일한 형태의 상표가 아니라고 볼 수는 없다고 하더라도, 원고에 의하여 사용된 이 사건 주요 실사용상표 중 이 사건 출원상표 부분은 수요자들에게 출처 표시를 위한 상표로서 인식되는 정도가 약하여 이 사건 출원상표의 인지도 향상에 큰 영향을 미쳤다고 보기 어렵다.