[IPLEX] 상표 판례 - 2020허1779
등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다.
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
상표권자가 지정상품에 등록상표와 유사한 실사용상표를 사용하여 그와 구분할 수 없을 정도로 동일한 피고 대상상표와의 관계에서 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 커지게 되었고, 대상상표의 주지성으로 인한 부정사용의 고의 추정도 복멸되지 아니하였다고 본 사례를 소개해 드리겠습니다.
2020허1779 등록취소(상)
관련 법리
구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다. 반면 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 상표권자 또는 전용사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 등록상표의 사용을 촉진함과 동시에 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데 그 취지가 있다. 따라서 구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 구 상표법 제73조 제1항 제2호의 앞서 본 바와 같은 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다.
즉, 실사용상표가 등록상표를 타인의 대상상표와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인∙혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이며, 이때 그 대상상표가 주지∙저명한 것임을 요하지는 아니한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 등 참조).
판단
원고는 원고 상품(신발)의 기획, 제조 및 온라인 유통에 관한 약정을 맺은 개인업체 A 및 중국 하청업체들을 통해 실사용상표가 부착된 원고의 슬리퍼, 운동화 등 상품들을 생산하고, 이들을 온라인 시장에서 판매함으로써 실사용상표를 사용하였다.
실사용상표는 등록상표와 선 도형 굵기의 미세한 차이 및 좌측 안쪽 공간이 붉은 색으로 채워져 있는지 여부에 차이가 있을 뿐 전체적으로 서로 유사하다. 한편 이와 같은 차이로 인해 실사용상표는 대상상표와 서로 구분할 수 없을 정도로 동일하게 보여 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인혼동할 우려가 더 커지게 되었다고 할 것이고, 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 실사용상표의 사용을 등록상표의 동일성 범위를 벗어난 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다. 실사용상표는 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 사용되었다(운동화, 슬리퍼 등).
대상상표 및 그 표장 구성을 전체 구성의 일부로 포함하는 피고 관련 상표는 미국에서 1965년 양말에, 1986년 신발에, 1992년 속옷 및 속셔츠에 각 처음 사용된 이후 현재까지 계속하여 사용되고 있고, 이는 피고 모회사의 대표적 상표들로서, 모회사의 매출액, 홍보비, 전 세계 매장 수 및 일반 수요자들이 신발류 상품과 관련하여 원고 상품과 다른 별개의 정품 출처로서 피고를 인식하고 있었던 것으로 나타나는 온라인 소비자 질문 등을 보면 대상상표는 실사용상표 사용 당시 신발류와 관련하여 국내에서 적어도 주지성을 획득하였다고 보아야 한다. 나아가 실사용상표와 대상상표는 그 실제 사용 태양도 매우 흡사하다.
한편 피고의 대상상표는 실사용상표의 사용 당시 신발류 상품과 관련하여 적어도 국내에 널리 알려진 주지상표인 점이 인정되므로 원고의 부정사용에 대한 고의는 추정된다. 그리고 실사용상표가 원고의 의사와 무관하게 외부업체가 임의로 원고의 검수조차 받지 않고 반입한 제품에 사용되었다거나, 원고가 실사용상표의 사용 사실을 인지한 즉시 그 사용을 중단하면서 해당 제품을 모두 회수·폐기하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거도 없으며, 원고의 등록상표에 국내 수요자의 신뢰가 형성되어 있다는 점 역시 이를 인정할 아무런 구체적 증거가 없고, 설령 그와 같은 신뢰가 형성되어 있다고 하더라도 원고의 고의 추정이 복멸된다고 볼 수도 없다.
그렇다면 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하여 상표등록이 취소되어야 하고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.
결론
이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가, 이 사건 등록상표와 유사하고 대상상표와 실질적으로 동일한 실사용상표를 이 사건 등록상표의 지정상품에 포함되는 슬리퍼, 운동화 등에 사용함으로써 일반 수요자들이 대상상표와의 관계에서 이 사건 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 상품들의 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커졌으며, 이에 대한 원고의 고의도 인정되므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다. 결국 이 사건 등록상표는 당사자의 나머지 주장에 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하여 상표등록이 취소되어야 한다.
판례 전문
구 상표법 제73조 제1항 제2호_2020허1779.pdf
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