상표 유사 판단 판례 요약 [우리캐피탈 사건]
아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사
2004허1632 거절결정(상)
[유사 판단 원칙의 일반론]
서비스표는 자타 서비스업을 식별시켜 서비스업출처의 오인, 혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서 그 기능은 통상 서비스표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 서비스표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 칭호, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이고, 다만 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상표를 기능적으로 관찰하고 그 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상표를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로서 필요하다.
[선출원 서비스표1]
[선출원 서비스표2]
[출원서비스표]
[표장의 유사 여부]
1. 각 표장의 구성
이 사건 출원서비스표는 왼쪽에 3줄로 3각형 모양의 도형을 구성한 후에 오른쪽에 한글 “우리캐피탈”과 이를 영문자로 음역한 “WOORI CAPITAL”을 병기한 표장인데 비하여, 선출원(등록) 서비스표1은 한글로 구성된 표장이고, 선출원 서비스표2는 검정바탕의 직사각형 내에 흰색 글씨로 한글 “우리금융지주(주)”를 표시한 후 그 아래에 흰색바탕의 사각형 내에 작은 글씨로 한글 표장부분을 영문자로 의역하여 “WooRi Finance Holdings”라고 구성한 표장임을 알 수 있다.
2. 이 사건 출원서비스표 및 선출원 서비스표들 중 “우리” 또는 “WOORI”, “WooRi” 부분이 요부가 될 수 있는지 여부
“우리”는 일상생활에서 “나”에 대한 복수형을 의미하는 인칭대명사로서 흔히 사용되는 용어일 뿐 아니라 갑 제12호증의 1 내지 12의 각 기재에 의하면 “우리”를 포함하는 다수의 서비스표가 출원 또는 공고되어 있는 사실을 인정할 수 있는 점에 비추어 볼 때, 이 사건 출원서비스표나 선출원 서비스표들에 있어 “우리“ 부분 또는 이의 영문음역인 ”WOORI“, ”WooRi“는 독자적으로 자타 지정서비스업의 출처를 구별하여 표시할 수 있는 식별력이 없거나 매우 약하다고 보아야 할 것이 어서, ”우리“ 부분 또는 이의 영문음역인 ”WOORI“, ”WooRi“ 부분이 양 서비스표 의 요부를 이룬다고 보기는 어렵다.
3. 표장의 대비
이 사건 출원서비스표나 선출원(등록) 서비스표1, 선출원 서비스표2 모두 식별력 없는 부분으로 이루어진 표장이라 할 것이므로 그 유사 여부는 전체 관찰의 방법에 의하여야 할 것인바, 이 사건 출원서비스표와 선출원 서비스표들을 전체적으로 관찰하여 보면, 우선 외관 및 호칭에 있어서 서로 다름은 명백하다. 그러나 관념에 있어서, ① 이 사건 출원 서비스표와 선출원(등록) 서비스표1 “우리은행”과의 대비에 있어, 일반 수요자들 사이에 ‘캐피탈’은 할부금융 및 소비자대출을 주로 하는 곳으로 ‘은행’에서 쉽게 대출을 받지 못하게 되는 경우에 이용하는 곳으로 제1금융권인 ‘은행’과 다른 금융거래를 하는 곳(제2금융권)으로 인식되어 있어 ‘캐피탈’과 ‘은행’은 일반 수요자들 사이에 서로 같은 관념으로 인식된다고 보기는 어려우나, ② “금융지주 주식회사”는 2000. 10. 제정된 법률 제6247호의 ‘금융지주 회사법’에 의거하여 설립되는 회사로서 은행업무 외에도 증권, 투자신탁 등 금융전반에 관한 서비스시스템을 구축하여 종합적인 금융서비스를 제공하는 업무를 하는 곳으로 제2금융권에 해당하는 ‘캐피탈’도 당연히 포함되는 것으로 일반 소비자들이 인식할 것이므로, 이 사건 출원서비스표와 선출원 서비스표2는 관념에 있어 유사하여 양 서비스표가 동일, 유사한 지정서비스업인 금융관련 서비스업에 함께 사용될 경우 일반 수요자들로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 염려가 매우 높다 하겠다.
[지정서비스업의 유사 여부]
이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 서비스업류 구분 제36류 중 대부업, 여신전문금융업, 어음할인업, 보증업 등이며, 선출원 서비스표2의 지정서비스업 역시 서비스업류 구분 제36류 중 대부업, 대여금고업, 리스금융업, 어음교환업 등으로서 양 서비스업이 모두 금융관련 서비스업으로 동일, 유사하다.
[결론]
이 사건 출원서비스표는 선출원(등록) 서비스표1과는 외관, 호칭, 관념이 달라 위 선출원 서비스표와 동일, 유사한 서비스표라고 볼 수는 없으나, 선출원 서비스표2와는 관념이 유사하여 전체적으로 동일 또는 유사한 서비스표에 해당하고, 지정서비스업 또한 동일, 유사한 유사 서비스표에 해당한다.
아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사저자 소개: 김용덕 변리사는 삼성 전자, LG 전자, 바이두, 샤오미 등 국내외 유수의 대기업의 지식 재산권 업무(특허, 상표 등)를 전담하였고, 4차 산업 혁명 기술을 다루는 국내 벤처기업들인 에스아이에이, 수아랩, 뷰노, 마키나락스, 비스텔 등의 지식 재산권 업무를 전담한 바 있고, 고려대학교의 정보 보안과 관련된 특허 업무를 전담한 바 있다. 국내 소프트웨어를 다루는 넷마블, 티맥스 계열사, 카카오 계열사의 지식 재산권 업무를 전담한 바 있다. 또한, 김용덕 변리사는 한국발명진흥회 및 한국 대학 기술이전협회 등에서 주최한 지식재산권 강연과 교육을 진행하는 등 지식재산권 전문가로서 여러 곳에서 활약하고 있다. 대표 저서로 『인공지능 특허 심사실무 가이드』가 있다.
아이피렉스 특허법률사무소는 기업의 가치 향상에 도움이 되는 지식재산권(특허, 상표, 디자인)을 확보할 수 있도록 다양한 컨설팅을 제공한다. 아이피렉스 특허법률사무소는 특허, 상표, 해외 특허, 해외 상표, 마드리드 상표, 디자인, 해외 디자인 등을 처리하는데 강점이 있다. 최상의 기술력에 최고의 노하우를 더하여 고퀄리티의 지식재산권 서비스를 제공한다. 사무소는 강남(삼성역 부근)에 위치하고 있다.
