백전백승! 특허 소송 전략 - 방어편

안녕하세요.

오늘은 공격과 방어 중에 방어에 대해 먼저 개념적으로 정리하고, 실전적인 유의 사항 위주로 진행하도록 하겠습니다.

이전에도 여러번 언급을 하였지만, 특허의 활용에 대한 근본은 아이러니하게도 소송에 있다고 했었습니다.

특히나 각 산업군 별로 이해관계자가 너무나도 많아진 지금 특허에 관한 이슈는 빠질 수 가 없는데, 그렇다면 특허 소송으로 이어지는 과정은 어떻게 될까요?

가장 보편적인 국내 방법으로는

1. 특허권자가 침해자에게 침해 경고장(Warning Letter)을 보내고

2. 특허권자와 침해자가 제 3자(법원, 변리 사무소 등) 없이 서로간의 특허 이슈에 대한 범위를 따지기 위한 기술 협상(Discussion)을 진행하고

3. 기술 협상이 마무리 되면 배상 및 라이센싱 등의 비용의 범위를 결정하는 비즈니스 협상(Discussion)을 진행

4. 협상 결렬 시 제 3자가 참여하여 소송을 진행하고

5. 결과에 따라 항소 및 배상 등의 절차를 가지게 되는데

이 때 가장 먼저 진행하게 되는 침해 경고장에 대해서 먼저 정리를 하도록 하겠습니다.

침해 경고장(Waring Letter)

침해 경고장은 특허권자가 침해자에게 특허 침해 행위에 대해 알고 있다는 통지문입니다.

이 때 헷갈리기 쉬운 것이 정부 행정기관을 통해서 발송을 해서 법적인 효력을 가지고 있는 공문서로 오해하기 쉬운데, 이 경고장은 행정기관을 통해서 발송하는 공문서가 아닌 특허권자의 주관적인 주장을 담은 문서에 불과합니다.

(* 주관적이라는 뜻은 특허의 성격 상 가지고 있는 범위와 해석에 따라 침해와 비침해를 결정 할 수 있기 때문에 경고장에 들어간 단계의 내용으로는 주관적이라고 표현 할 수 있습니다.)

1. 경고장의 내용에는 특허에 대한 권리를 가진 자(특허권자 or 특허권의 양수자)의 정보와

2. 대상 특허의 특징(특허 번호 등),

3. 침해 제품의 대략적인 Claim chart(*구체적인 Claim chart 첨부가 될 수 도 있고 안 될 수 도 있음)

4. 경고장을 통해 요청하고자 하는 사항(판매 중지, 생산 중지, 라이센싱 요청)

5. 해결되지 않을 경우 법적 대응 절차 고지

등의 내용이 담기게 되며, 이때의 내용은 특별히 지정된 형식이 없고 자유롭습니다.

(보통은 로펌을 통해 발송하게 되며, 인터넷에 자세한 샘플이 나오기 때문에 검색해보셔도 좋겠습니다.)

최근 들어서는 위의 절차대로 진행을 하기 보다는 바로 소송으로 돌입하는 추세로 바뀌었는 이유는 특허권자와 침해자 양측 각자의 논리가 뚜렷하기 때문에 의견의 합치를 보기가 힘들고 이로 인해 판사가 기준을 잡아주지 않게 된다면 협상이 굉장히 더디게 진행이 되며, 이럴 경우 업계의 기술 판도는 이미 바뀌어버리고 다시 따라가기 힘들어지기 때문입니다.

* 정리

1. 한국에서 침해 경고장이 갖는 의미는 그 자체로 강력한 법적 절차를 밟아 간다기보다는 일종의 라이센싱 요청을 제안하는 권유에 가깝습니다.

2. 한국에서는 경고장을 부정적으로 바라보는 경향이 더 많습니다.

한 사례로 정부 기관 등에 의해 침해 여부에 대한 공인을 받지 않고 개인적으로 변리사의 판단과 의견에 근거하여 해당 업체와 거래처에게 경고장을 모두 보내어 거래처에서 업체와의 거래를 중단한 일이 있었습니다.

추후에 재판을 통해 경고장을 보낸 특허권자가 판결이 나지 않은 상태에서 침해업체의 영업을 방해하여 손해를 입혔다고 보고 손해배상하라는 판결을 내린적이 있습니다.

-> 이후로는 경고장에 들어가는 내용이 강경한 문장(판매 중지, 법적 대응) 등의 단어를 사용하지 않고 라이센싱을 요청하는 Offer 형태의 조심스럽고 부드러운 문장으로 대체하게 됩니다.

* 위의 사례에서 경고장 대신에 실제 법적인 효력을 갖는 가처분이라는 방법도 있으나 이 방법은 매우 리스크가 큽니다.

만약 판결에서 가처분 결과가 뒤집힐 경우 오히려 가처분을 요청한 쪽이 위와 같이 손해배상을 해야하게 될 수 있기 때문입니다.

그러나 한국과 달리 미국에서는 침해경고장의 의미가 굉장히 크다고 할 수 있습니다.

미국에서의 침해 경고장의 의미는 '사전 고지(Notice)'의 의미를 가지고 있으며 경고장을 침해자가 받게 되는 시점 부터 법적인 효력을 갖게 됩니다.

(만약 침해 시기가 경고장을 받기 전 부터 진행이 되었다고 하더라도, 법원에서는 경고장을 받은 시점부터 배상 일자 계산을 하기 때문에 더더욱 중요하다고 할 수 있습니다.)

또한 경고장을 보내지 않고 소송을 걸어서 공식 문서에 등록이 되는 경우에도 법적인 효력을 갖는 시기가 되고,

예외적인 사항으로는 마킹룰(Patent Marking Requirement)이라 하여 특허 제품에 특허 표기를 했을 경우 침해 경고장을 통해 사전 고지(Notice)를 준 것과 같은 효과를 줄 수 있어 첫 제품을 출시 했었을 때 부터 피해 기간 산정이 가능하다는 사항도 있습니다.

하지만 이 마킹룰은 (Patent Marking) 꽤 복잡한 이슈를 가지고 있는데,

1. 혹여 실수로 마킹을 잘 못 한(false marking) 경우에는 침해자에게 역공을 받을 수 있고

2. 한 제품에 여러 관련 특허 출원이 있다면, 특허를 새로 받는 경우 제품 포장에 마킹을 바꿔야 해서 비용 증가 문제

3. 또한 만료된 특허가 있을 경우에도 마킹이 될 경우에는 잘 못 한 특허(false marking)으로 봐야하는지

- 해당 이슈는 문제가 없다고 판결이 나왔습니다.

이러한 복잡한 이슈를 해결하기 위해 AIA(미국 개정특허법) 개정이 되어 'Virtual patent marking'을 명문으로 허용이 되었습니다.

이 개정법이 가지고 있는 내용은 특허 번호를 제품(or 포장)에 일일이 표시할 필요가 없이, 온라인 출처만 밝히고 웹페이지에 관련 특허번호를 기재하면 됩니다.

그렇기 때문에 포장 등을 교체하는데 비용이 발생하지 않아 특허권을 지키는데 좀 더 수월해졌다고 할 수 있습니다.

* 정리

1. 미국에서는 경고장을 협상을 시작해보자! 라기 보다는 손해 배상 및 라이센싱 비용 산정의 카운트 다운이라고 생각하면 됩니다.

침해 경고장의 기본 분석

침해 경고장이 왔을 경우

1. 그 특허에 대한 권리가 있는 사람인지 꼭 확인을 해야합니다.

- 에이전트(대리인, 사무소 등등)가 보내는 경우가 있습니다. 이럴 경우 해당 에이전트가 협상을 할 권한을 충분히 가지고 있는지 확인을 해야합니다.

- 확인을 하지 않은 상태에서 협상을 진행하던 와중에 권한이 없다는 것을 뒤늦게 알게 될 경우 진행 된 협상에 대해서는 효력이 없기 때문에 그 기간 동안 들어간 노력과 시간은 무용지물이 됩니다.

2. 특허권자의 형태를 파악해야합니다. 그것에 따라 대응방향이 완전 달라지기 때문입니다.

특허권자의 형태는 대체로 4가지로 나뉘어집니다.

- 경쟁업체

경쟁업체가 보낸 경고장의 경우 협상이 쉽게 해결이 되지 않습니다. 대체로 시장에서 퇴출 및 우위를 점하겠다는 의도로 들어오기 때문입니다.

- 개인 or 대학/연구소

대체로 로열티(돈)가 목적이기 때문에 이 로열티 비중을 주요 골자로 하여 협상을 진행할 수 있습니다.

비중은 특허가 사용된 제품의 기여도를 계산을 해야 하는데 이 비용 계산을 따지기란 굉장히 어렵습니다.

(해당 매출이 발생한 것은 특허의 기술에 대한 이유도 있지만 마케팅 등 다양한 형태가 종합적으로 이루어져 발생을 한 것이기 때문 입니다.)

- NPE 등 이 있습니다.

3. 이 특허가 등록 특허인지, 만료인지 등을 확인 해야합니다.

4. 해당 특허를 이용하여 실시한 국가를 판단해야합니다.

- 만일 경고장은 한국에서 등록한 특허 부분에 대해 왔으나, 본인이 특허를 실시한 국가가 한국이 아닐 경우라면 해당 특허에 대해 무시를 해도 상관 없습니다.

- 한국에서 특허를 침해한 것 이 아니기 때문 입니다.

5. Claim chart가 정확한지 확인을 해야 합니다.

- 자신의 제품에 대해 작성한 것 인지 확인을 해야합니다.

6. 같은 특허로 경고를 받은 업체가 있는지 확인을 해야 합니다.

- 만일 다른 업체가 있다면 공동 대응을 검토하는게 조금 더 효율적입니다.

- 이 때의 공동 대응이라는 부분은 '행동'이라는 측면 보다는 '소송 및 침해 비용 분담'에 대한 의미를 갖습니다.

7. 특허 보증 계약의 검토

- 조립 제품의 경우는 해당 부품을 납품한 회사가 소송에 대해 진행을 해야합니다.

- 직접적으로 생산하지 않고, 구매한 제품일 경우 해당 구매 제품에 대해 특허보증계약에 대해서 확인을 해서 해당 납품 업체가 책임을 지도록 해야합니다.

침해 경고장 대응 방법

침해 경고장이 왔을 때 대응 방법은 반응을 보이느냐/ 안보이느냐에 따라 달라집니다.

1. 반응을 보이지 않는다(무시)

- 경고장에 회신을 하지 않는 방법입니다.

- 이럴 경우 정말 소송까지 염두에 둔 업체라면 시간이 흐른 뒤 (약 3개월 텀) 다시 경고장이나 소송을 걸어옵니다.

* 그러나 해당 경고장을 누가 보냈는지에 따라 취사선택해야 합니다.(해당 업체의 소송 이력에 대해서 확인을 한 후 선택을 하면 됩니다.)

2. 반응을 보일 경우

- 경고장의 부족한 부분을 다시 요청 합니다.

* 대략적으로 작성된 Claim chart의 구체적인 내용과 권리자가 맞는지에 대한 정보 및 침해사실 증빙 요청 등이 있습니다.

- 추후 증빙을 받은 후 검토하겠다고 답신을 한 후 침해 여부에 대한 내부 검토 후 / 필요 시 회피 설계를 준비를 하던지 소송을 대비해 비침해/ 무효 자료 준비를 해야합니다.

이렇게 진행이 되어도 양측 이견이 좁혀지지 않을 경우 보통 특허권자가 소송을 제기하는게 일반적이나

반대로 침해자가 선제적으로 법적 절차를 진행할 수 도 있습니다.(무효심판 청구 등)

- 이렇게 선제적으로 하는 조치는 일단 소송을 걸게 되면 이전 침해 소송 등에 대한 내용은 중지가 되기 때문 입니다.

선제적인 법적 조치를 위한 준비에는 상대방을 역으로 Counter claim을 하기 위해 경쟁 특허를 매입하고, 상대방 제품을 분석하여 침해 사실에 대한 범위를 줄여나가 똑같이 Risk를 부여하여 대등한 입장에서 협상 테이블에 앉아야 합니다.

* 미국 같은 경우는 고의 침해에 대해서 징벌적 성격이 굉장히 강합니다.(3배 배상액 설정)

그렇기 때문에 미국에 진출하고자 하는 제품에 대해서는 고의 침해 제품 판정을 받지 않기 때문에 진입하기 전부터 미리 특허 설계를 하고 진입을 해야합니다.

이를 위해

1. 고의침해가 아님을 사전에 기록으로 준비해야합니다.(침해 경고를 받은 시점부터)

2. 비침해 또는 무효임을 보여주는 미국 변호사의 Opinion을 받아야 합니다.

(이 부분에서 대단하다고 생각되는 점은 미국 변호사 같은 경우 당연히 의뢰인에 유리하게 소송을 도와주지만, 정말 잘 못 한 부분에서는 숨기지 않고 법원에 제출한다는 점 입니다. - 물론 숨겼을 때의 변호사 자격을 포기해야한다는 등 엄하기는 하지만 어찌보면 새삼 당연한 것을 대단하다고 생각하게 되었습니다.)

3. 해당 특허에 대한 불리한 내용이 담긴 내부 보고 자료는 일체 작성 금지 해야합니다.

(그래서 이 때 자료 등은 문서로 남기지 않고 구두로 보고 하는 형태로 관리를 한다고 합니다.)