특허 제도의 이해 - 특허를 가지고 놀기위한 준비

특허를 가지고 할 수 있는 것

특허를 가지고 있으면 생각보다 할 수 있는 것들이 많아 집니다.

할 수 있는 것 중에는 크게 3가지로 나눌 수 가 있겠는데,

1. 시중에서 판매되는 것들에 대한 강제집행

2. 생산을 막을 수 있고

3. 혹시 모를 예방도 가능하다는 점 입니다.

저번 시간에 잠깐 언급했듯이 특허 침해에 대한 고의성 처벌에 대해서 미국은 최대 3배까지 배상을 결정 할 수 있다는 것을 배웠습니다. 형사 소송도 가능합니다.

하지만 통상적으로 특허를 침해한 경우 대표에게 소송이 걸리기는 하지만 사실 기소까지 연결 되는 경우는 거의 없다고 합니다.

그럼에도 불구하고 형사소송을 하는 이유는 소송을 준비하면서 수집된 증거를 가지고 민사로 이어나가기 위함이지 실제로 형사에서 결과를 얻기 위한 소송을 하는 것은 아닙니다.

보통은 특허를 침해하는 경우에 협상을 시도하고, 협상이 원만하게 잘 진행이 되지 않으면 소송이 진행되는 형식이라고 합니다.

특허를 가지고 할 수 없는 것

법조문에 명시 된 내용 중 특허권의 효력 부분을 보면 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 고 명시가 되어 있습니다.

이는 특허발명을 실시할 부분 보다는 권리를 독점한다가 중요 포인트로 다루가 있다는 것을 알 수 가 있는데 조금 더 자세히 말하자면 내가 특허를 가지고 실시 할 수 있는 것 보다는 남들이 하지 못 하게 막을 배타권에 초점이 맞춰져 있습니다.

그러나 오해를 하면 안되는 부분이 아무리 특허를 많이 가져도 공격을 받을 수 있다는 점 입니다.(완벽하게 안전한 것은 아님)

즉 자신이 특허를 가지고자 하는 것은 공격을 하기 위함이 아닌 방어를 위함이라고 이해하시면 될 것 같습니다.

공격을 위한 프로세스는 따로 있는데 밑에서 다시 다루도록 하겠습니다.

자 다시 본론으로 돌아가서 특허의 속성에 대해서 정리해보겠습니다.

출원을 하지 않은 상태에 기술을 인터넷에 공개해버리면 추후에 특허를 등록하고자 할 때 특허권에 대한 권리가 생기지 않습니다 - 이를 신규성의 원칙이라고 합니다.

(* 여기서 출원은 특허 출원서를 특허청에 제출하는 행위를 뜻합니다. 쉽게 말해 새로운 기술임을 인정해 달라고 특허청에 신청서를 내는 것 을 말합니다.)

그러므로 특허 등록이 되기 전에 남의 특허를 무효화 시키고 싶으면 심사 단계에서 익명으로 서류 제출을 하면 됩니다. 정보제공의 형식만 맞춰서요.

그러나 심사가 다 진행이 되고 등록이 된 후에는 무효 관계 주장을 하기가 까다로워집니다.

이해관계를 증명해야하기 때문에 본인의 신상을 알려야하고(익명성 보장 안됌) 본인이 실질적으로 받은 피해를 구체적으로 증명을 해야 합니다.

또한 출원은 한 국가에 대해서 출원을 한 것으로 끝나는 것이 아닌 자신의 상품이 쓰일 곳을 예상하여 다른 나라에서도 같이 출원을 신청 해야합니다. 이를 속지주의 원칙이라고 합니다.

만일 다른 나라의 다른 사람이 한 특허에 대해서 등록전이라면 특허를 내는 것이 가능합니다.

자 그렇다면 이렇게 고생해서 등록한 특허를 가지고 활용을 하긴 해야하는데, 활용을 하는 방법에도 다양한 방법을 고민을 해야합니다.

하나의 예를 들어보겠습니다. 핸드폰 디스플레이에 대한 특허를 등록을 모두 마쳤는데 경쟁사에서 내놓은 신제품 핸드폰 속 스피커로 특허 침해를 주장 할 수 있을까요?

아닙니다. 특허의 청구 범위 내용에서 겹치는 부분에 대해 권리 침해를 주장하고 요구 할 수 있습니다.

특허는 기본적으로 상위 개념에서 하위 개념으로 발전하는 루트로 진행이 되며, 처음에는 최대한 뭉특하고 넓게 범위를 설정하였다가, 점점점 날카롭고 깊게 만들어가는 형태를 가지고 있습니다.

이게 되는 것은 기술을 구체화하는 것이기 때문 입니다.

자 그렇다면 조금 더 흥미로운 주제로 들어가 볼까요?

특허 공격을 막아내기 위해서는 어떤 방법이 있을까요?

바로 아예 공격 당할 여지를 없애버리는 비침해(회피설계)와 무효주장(정면돌파)이 있습니다.

비침해의 경우에는 공격한 특허의 내용에 맞게 내 제품의 설계를 아예 바꿔버리는 것을 말합니다.

그리고 무효주장은 정식으로 맞서면서 해당 특허의 내용을 무효로 만들도록 심의를 거치게 하는데 여기서 재밌는 점은 특허가 등록이 되었다고 완전 무결한 것 이 아니라, 이 무효주장에 따라 특허가 무효로 바뀔 수 도 있다는 점 입니다.

그러나 그것도 공격을 하는 총알이 한개면 방어라도 하려고 노력을 하는데, 실제 산업 현장에서 일어나는 분쟁에서는 총알이 몇 백개나 되는 경우가 있습니다.

이럴 경우에는 일일이 그런 것들을 따져가면서 회피설계를 할 수 도 없고, 전부 다 일일이 정면 대결을 하여 무효심판을 요청 할 수 도 없는 경우 입니다.

대체로 이런 상황에 의해 매출액에 대한 라이센싱으로 돈을 주고 해당 특허 보유사와 분쟁을 해결하는게 일반적인 상황 입니다.

그럼 특허가 가지고 있는 속성을 이용해서 올바르게 방어하는 개념은 어떤 것이 있을까요?

정답은 역설적이게도 위에서 한 번 정리 한대로 방어를 하려는 것보다 공격을 위한 수단으로 사용하는게 오히려 방어에 유리한 상황을 만들게 됩니다.

공격하는 상대에게도 내가 부담하게 되는 리스크를 똑같이 지우게 하여 상대방이 클레임을 걸면서 얻을 수 있는 이득을 축소시켜 공격을 못 하게 막는 것이 바로 그것 입니다.

일종에 "공격은 최선의 방어"로 이해하시면 되겠습니다.

새로운 개념의 적 등장(Non-Practicing Entity)

자 지금까지 위에서 정리한 내용은 전통적인 제조 업체들 끼리의 분쟁에 대한 개념 이었습니다.

그러나 시장에서는 지금까지 존재하지 않았던 듣도 보도 못 한 개념의 적이 등장하였습니다.

이들의 특징은 제품을 직접 생산하지도 않는데, 특허에 대한 권리만 가지고 수익을 내는 새로운 비즈니스 모델을 가지고 있습니다.

제조업체의 입장에서는 이 런 형태의 적이 상대하기 힘든 상대가 됩니다.

이 새로운 적의 이름은 NPE라 하는데 이 업체의 대표적인 경우가 대학, 연구소, 개인 발명가, 사업은 망했지만 특허는 남아 있는 경우 NPE로 전환하는 사례가 됩니다.

가장 대표적인 사례로 노키아가 있습니다.

이들의 목적은 그간의 제조 업체들끼리의 분쟁의 목적과는 다릅니다. 상대방의 완벽한 시장 퇴출이 아니라, 상대방이 충분히 감당하면서 계속적으로 사업을 유지 하도록 하는 합리적인 로열티를 요구하기 위함에 있습니다.

미국에서는 특허에 관련된 소송이 진행 되면 방어하는 쪽이 약 30~50억이 평균적으로 소모가 됩니다.

NPE들은 여기에 착안하여 해당 업체에게 특허를 침하고 있는 부분에 대해 고지를 해주면서 평균적으로 소모되는 비용보다 낮은 20억에 라이센싱 계약을 하라고 요구합니다.

그럼 고지를 받은 쪽에서는 억울하지만 20억을 주고 라이센싱 계약을 해서 추가적으로 발생 할 수 있는 비용을 줄이고 문제를 방지합니다.

그러나 NPE가 늘어나게 되면서 이러한 요구를 들어주면 쉽게 요구에 수긍하는 업체라는 인식이 생겨 각족 소송에 휘말릴 수 있기 때문에 자체 내부 규정을 만들어, 어느쪽이 업체 입장에서 유리한지 판단을 하여 조절을 하고 있는 상황 입니다.

발명에서 특허권의 확보까지

자 다음으로는 특허의 속성에 대해서 조금 더 깊게 정리를 해보도록 하겠습니다.

어떤 한 사람이 발명을 하고 출원을 하지 않은 상태에서 공개된 장소에서(온라인, 오프라인 포함) 그 내용에 대해 공개를 해버리면 신규성에 대해 인정 받지 못합니다.

그럼 자연스레 등록은 무효화로 이어지게 됩니다.

그래서 특허 출원이라는 것은 굉장히 중요한 요소로 기억을 해두어야 합니다.

저작권의 경우는 약간 사정이 다른데, 창작을 하는 순간 권리가 곧 바로 생기게 됩니다.

저작권 보호하는 가장 큰 좋은 것은 비공개로 블로그에 올려 증거로써 활용하는 것이 좋습니다.

특허를 출원을 하기전에는 원칙적으로 '선행조사'를 해야합니다.

그러나 항상 그렇듯이 이 선행조사라는 것은 해서 얻을 수 있는 부분보다 안해도 얻을 수 있는 부분이 더 크기 때문에 한계가 있습니다.

가장 큰 이유로는 이 선행조사를 하는 비용에서 발생을 하는데, 이 조사를 하는 범위만 무료~ 수억 대까지 천차만별이고, 내용에 대한 범위만 해도 모든 국가와, 언어가 범위에 포함되어 굉장히 넓고 다양해지게 됩니다.

특허청에서도 심사를 할 때 참고하는 국가가 한국, 미국, 일본 등의 위주로 선행조사를 실시하고 언어가 어려운 중국 등은 잘 하지 않습니다.

그래서 위의 특허 분쟁이 발생 했을 때 특허 무효를 할 수 있게 되는 상황이 발생하는 것이 바로 여기서 기인하게 됩니다. 너무나 많고 다양하게 되니 추후에 비슷한 특허의 내용이 이미 있었다라는 것을 증명하게 되면 취소가 가능해지는 것 이죠.

그래서 이 선행조사를 특허 등록을 위해서라기보다는 소송을 위해서 사용되는 경우도 많습니다.

그래서 공격하는 쪽에서 돈을 많이 들여서 어떻게든 찾아내려고 노력하기 때문에 무효화 비율이 높아지게 됩니다.

이게 바로 제도 상 완벽하지 못 하다는 이야기가 나오게 되는 이유 입니다.

특허 등록 관계인들의 역할과 유의 사항

특허를 등록하기 위해서는 다양한 관계를 가진 사람들의 역할에 대해서 정확하게 이해를 해야 합니다.

대부분 특허를 등록하기 위해서는 전문가인 변리사를 통하여 진행을 하게 되는데, 중요한 것은 중간에 거절이 나왔을 경우 입니다.

이럴 경우에는 전문가인 변리사에게 대응 사항에 대해 모든 내용을 믿고 맡겨 버리는 것 입니다.

특허라는 것은 발명자가 제일 잘 아는 사안인데, 아무리 전문가인 변리사라고 해도 제도에 대한 이해와 행정절차에 대해 전문가 인 것이지 발명에 대한 내용까지는 전부 파악하기는 힘듭니다.

그래서 안타까운 것은 이 변리사와 조율을 잘 하여 특허의 범위내에서 거절을 다시 받지 않도록 잘 피해나가는 것이 중요한데, 발명자들은 변리사의 조언대로 진행을 한다는 것 입니다.

이럴 경우에는 추후에 등록이 되더라도 기존 얻고자 하는 범위 내의 등록 범위가 아닌, 굉장히 좁고 등록해도 큰 효과를 얻기 어려운 범위의 특허가 등록이 될 수 가 있기 때문에 주의가 필요합니다.

자 이러한 주의사항을 전부 숙지하여 절차가 잘 진행되고 있는 경우에는 공고의 종류가 나뉘어지게 됩니다.

크게 공개공고와, 등록공고로 나뉘어지게 되는데

각각 공개공고는 1년 6개월 뒤에 내용이 자동으로 오픈이 되는 것을 말하고,

등록공고는 특허권으로 권리가 생겼을 때 문서를 수정된 청구항으로 공개하는 것에 차이점이 있습니다.

미국 같은 경우에는 출원을 하게 되면 심사까지 하는 것으로 판단을 하고 중간에 따로 중간 과정을 만들지 않았지만,

한국과 일본의 경우에는 심사청구제도라는 것을 만들었습니다.

이 심사청구제도라는 것은 심사를 하고 5년 동안 지켜보다가 심사를 할지 말지를 결정할 수 있다는 것 인데,

자칫 들으면 불편하고 번거로운 과정으로 보일 수 도 있습니다.

그러나 실무적인 측면에서 바라보면 출원인 입장에서 조금 더 유리하다고 볼 수 있는데 그 이유는 출원인이 해당 발명에 대해 일단 덮어놓고 출원을 신청 했다가 해당 내용에 대해 성공성을 장담하기 어려운데 추가적으로 발생하는 심사비에 대해 부담스러워 하는 경우 조금 더 따져 볼 수 있는 것을 배려하기 위함 입니다.

이는 특허제도에서 출원일이 중요하기 때문 입니다.

보통 특허 소송에서 활약을 하고 있는 특허들의 나이를 보면 15년 차 쯤 적극적으로 활용되고 있는데, 이렇 듯 실질적으로 사용되기 까지는 오랜 시간이 걸리니 배려를 위한 차원이라 이해하면 되겠습니다.

덧붙여서 인터넷에서 어떠한 물건을 구입하고자 할 때 즐겨 쓰이는 문장이 있습니다.

'특허 받아 우수하다' 라는 것 인데, 이것에 대해서는 조금 비판적으로 바라볼 필요가 있을 것 같습니다.

특허라는 것은 내가 '독점적인 권리'를 가지기 위함이지 어떠한 기술이나 제품에 대해 '우수성을 인정' 받은 것 이 아니기 때문 입니다.

감사합니다.