마드리드 상표출원의 장점과 단점
해외 상표 보다 합리적으로 출원하기
마드리드 출원이란?
상표권의 출원은 의외로 심플합니다. 큰 그림에서 아래의 3가지만 결정되면 됩니다.
1. 권리자,
2. 상표,
3. 영업 범위(지정상품)
위의 3가지를 준비해서 특허청에 제출하면, 등록여부를 심사하고, 최종 등록결정을 해줍니다.
이와 더불어,
글로벌 산업의 발달로 인해 세계 시장에 다양하게 출원하는 상표들이 태어납니다. 한번에 글로벌로 진출하는 기업들이 많아집니다. 특히, 의류나 화장품 브랜드들이 그렇고, 요즘은 처음 들어보는 신생 브랜드인데도, 세계 곳곳에 지점이 있습니다.
이렇게 하여, 마드리드 제도를 이용하는 경우가 늘고 있습니다.
마드리드 상표출원 제도는 이렇게 상표 등록을 위한 사항들을 한곳에서 먼저 접수받고, 각각의 특허청으로 배분 해줍니다. 그리고 통합적으로 하나의 상표권을 관리해서, 비용 관리 면에서 보다 편리하게 진행하도록 합니다.
일반적인 해외 상표출원과 마드리드의 진행 차이점을 알아보겠습니다.
일반적인 개별루트에 의한 해외 상표출원
일반적인 루트의 해외 상표 출원통상적으로 해외 상표권 출원은 해당 특허청에 직접 상표권 출원을 제출합니다.
여기에서, 국내 변리사 - 해외 변리사가 협업하여 해당 국가 언어로 출원서를 작성하여 해당국 특허청에 제출하게 됩니다. 최종적으로는 해당 국가의 변리사가 그 나라의 법에 맞게 출원서를 작성합니다.
미국이면 미국 상표법을, 중국이면 중국 상표법을 잘 아는 대리인이 출원하기에, 보다 정교한 출원이 가능합니다. 또한, 국가별로 다른 전략이 필요한 경우에는 각 국가마다 이것을 조절하여 진행할 수 있습니다.
예를 들어, 중국같은 경우에는 영어상표를 출원하기도 하지만, 중국어로 된 상표를 새로 만들어 진행하기도 합니다. 이렇게 되면 각국가마다 다른 상표권을 진행해야 하는데, 이러한 국가마다의 특성을 반영한 출원이 가능합니다.
마드리드에 의한 해외 상표출원
마드리드 루트를 이용한 해외 상표 출원마드리드 국제 출원의 경우 국내 변리사가 한국특허청을 통해 국제사무국으로 제출하고, 이곳에서 각 특허청의 심사 결과를 관리하여, 마드리드 상표권을 진행합니다.
국내 변리사만으로 해외에 진출할 수 있습니다. 획일화 되고 체계화 된 브랜드를 한번에 확장하는 개념으로 출원할 때에 유리합니다. 개별국에 진입하여 서로 다른 대응을 하는 것 보다는, 하나의 상표를 여러개의 국가에 한번에 크게 확장하는 상황에 더 유리합니다.
국내 변리사만으로 진행하기에, 해외 각국의 개별적인 대응은 불가합니다. 만일, 상표권에 있어서 해당 국가의 법령에 맞지 않는 경우 다시 그 나라의 대리인을 선임하여 이를 해결하여야 합니다.
많은 마드리드 출원인이 최초 출원 가격만을 보고 진행하였다가, 해당 특허청으로부터 의견제출통지서를 전달받아 다시 해외 대리인을 선임해야 하는 2중적인 절차를 진행하는 경우를 경험하였을 것입니다. 이 경우라면, 마드리드 제도가 반드시 비용면에서 유리하다고 할 수 없습니다.
개별국 상표출원 vs 마드리드 상표출원
1. 개별국 상표출원의 장단점
1) 장점
각 국가마다의 개별적인 대응이 가능하다. 상표를 국가마다 다르게 할 수 있다. 개별 대리인에 의해 해당 국가에 출원이 가능한지 한번 더 체크하고 진행할 수 있다.
2) 단점
나라마다의 절차를 진행해야 하기에 절차가 좀 더 번거롭고, 일반적으로 5개국 이상 진행하는 경우 비용이 더 많이 소요될 수 있다.
3) 필요한 상표
나라마다 다르게 출원하여야 하는 경우, 상표가 특이하지 않아 해당 개별국에 선행상표가 있을 가능성이 높은 경우, 국가마다의 대응이 필요한 상표
2. 마드리드 상표출원의 장단점
1) 장점
절차가 단순하고, 한번에 여러국가에 동시에 출원할 수 있다. 심사기간이 제한되어 있어, 오래 걸리는 제3국의 경우 더 빠르게 등록 가능하다. 하나의 상표권으로 여러국가의 상표 관리가 가능하다. 일반적으로 5개국 이상인 경우 초기 비용이 적게 든다.
2) 단점
기초 출원이 거절이나 무효가 되는 경우 모든 절차가 무효(Central Attack)가 되며, 이때에는 일반출원으로 전환하려면 다시 출원해야 하므로 비용이 2배가 된다. 따라서, 반드시 등록 상표를 확인하고 진행하는 것이 좋다. 개별국가에 대한 체크는 출원절차에서 불가하며, 의견서 등을 제출하려면 다시 대리인을 선임해야 한다.
홍콩과 같은 일부 국가의 경우 마드리드에 가입되지 않은 경우도 있다.
3) 필요한 상표
국가적인 거절이유가 적고 표준화 된 상표인 경우, 여러 개의 국가에 동시에 출원해야 하는 경우(5개국 이상), 상표를 빨리 출원해야 할 필요가 있는 경우
마드리드에 반드시 필요한 사항 : 기초출원
어느 국가에 진출할 계획이든, 한국에 등록된 상표권이 하나 존재하는 것이 매우 유리합니다. 앞서 설명한 바와 같이 '기초출원'이 거절되거나 무효가 되는 경우 마드리드 프로세스 전체가 영향을 받기 때문입니다.
상표가 너무 특수하여 국내에서 등록이 확실시 되는 경우가 아니라면, 국내에서 등록된 상표를 가지고 기초출원하여 해외에 진입하는 것이 안전합니다.
또한, 기초출원에 필요한 점은, 상표 자체가 글로벌에 사용되는 상표를 출원하여야 한다는 점입니다. 그래서 기초출원은 영문상표이어야 합니다.
결과적으로 기초출원은 등록되어야 하고, 영문 상표인 것이 좋습니다.
단, 앞서 말씀 드린바와 같이, 등록이 확실시 되어야 하는 경우와, 한글이나 다른 언어의 상표로 해외에 진출하는 경우도 있을 수는 있습니다. 이 경우 보다 준비하여 진행해야 할 것입니다.
이 모든 이유를 생각해 볼때에,
브랜드를 최초로 고려할 때에, 해외 진출 가능성이 있다면,
가급적 영어로, 한국에서 먼저 등록 받는 것이 매우 유리합니다.
결론 : 제도를 이해하고 보다 유리한 상황으로 진행할 것
저는 개인적으로 상표가 매우 특수한 경우가 아니라면, 마드리드 제도 보다는 개별국에 의한 상표출원을 추천하는 편입니다. 이것의 장점은 현지 대리인의 검토를 한번 더 진행할 수 있다는 점 입니다.
이것은 다른 모든 것을 제외하고서라도 유리한 장점입니다.
해외 출원 시에 고려하는 점은 통상적으로 '비용'이 될 수 있습니다. 이것은 단순히 '출원 비용'만을 고려하여야 하는 것이 아니라, '등록까지의 전체 비용'을 같이 고려하여야 합니다.
만일, 최초 출원시에 비용을 절감하더라도 특허청의 중간 사건으로 인해 해외 대리인을 다시 선임해야 하는 일이 발생한다면, 최종적으로는 더 많은 비용을 지출하게 됩니다. 또한, 해당 국가에 상표권이 아예 등록되지 않는 경우라면 전체 비용을 소모하는 셈이 될 수 있습니다.
그래서, 대응이 필요한 경우에는 직접 해당 국가에 개별적으로 진행하는 것을 추천하고,
우리의 상표 자체가 마드리드에 적합한 경우라면, 마드리드 프로세스를 이용하여 한번에 여러 국가에 진행하는 것이 좋습니다.
끝으로 단순히 정리하자면, 각국의 상표 출원 전략은 아래의 경우로 나눌 수 있을 것 같습니다.
개별국 출원은 국가별 상표전략이 필요하고, 정교한 대응이 필요한 경우
마드리드 출원은 상표 자체의 식별력이 높고 한국에 등록되어, 빠르게 다국가에 진입하는 것이 필요한 경우
일반적으로 4개국 이하라면 같은 비용으로 개별국 출원을 진행할 수 있으므로, 이것을 더 추천합니다.
