크라우드 펀딩 지재권 침해 검토
FTO(Freedom to Operate), 와디즈 펀딩 관련하여
최근 와디즈 등 다양한 판매 플랫폼에서,
특허나, 디자인의 침해 여부에 대한 의문이 있는 상태에서 판매되는 제품들에 대한 다양한 의견이 있습니다.
각종 유튜브에서도 이를 지적하는 콘텐츠들이 많이 생겨나고 있습니다.
https://www.youtube.com/channel/UCuyN3WjEZW41qVji8TWUPeQ/videos
특허침해는 주장하지 않는 한 문제 삼지 않는 비친고죄입니다..
대신 소비자들의 피해가 예상되는 상표권의 경우 비친고죄로 수사가 가능합니다.
사실 지재권에 대한 침해 문제는, 침해를 당하는 업체의 입장에서 적극적으로 주장하지 않는 한, 이를 적극적으로 구제하기 힘듭니다. 특허권, 저작권, 상표권 등이 개인의 사유재산의 영역으로 보고, 이를 침해받는 입장에서 적극적으로 소송이나, 고소가 있지 않는 이상 수사기관에서 알아서 수사하고, 제재하지는 않기 때문입니다.
물론, 일부 상표권 등의 문제에서는 이로 인한 소비자들의 피해가 발생될 수 있어, 수사기관에서 적극적으로 수사와 처벌을 진행하는 경우도 있습니다. 대체로 명품 브랜드에 대한 가품 단속이 그러한 예가 될 수 있습니다.
비침해 분석(Freedom to operate)은 우리의 제품이 타인의 특허와 같은 지식재산권을 침해하지 않는 지를 검토하는 행위입니다.
우리나라에서는 보통 이를 잘 실시하지는 않는 편이며, 미국이나 유럽 등에서 특허 제품을 판매하고자 하는 경우에는 유통 단계에서부터 이를 요청하는 경우가 있습니다. 상대적으로 우리나라는 손해배상액이 적고, 특허 침해로 인한 특허권자 판결이 나지 않는 우리나라의 현실을 반영하고 있기도 합니다.
또한 국내 매출이 크지 않은 경우 소송비용과 손해배상액등을 고려하여 진행하지 않는 경우도 있습니다.
비침해(Freedom to operate) 분석은 해당 제품이 타인의 특허와 같은 지식재산권을 침해하는지를 판단하는 작업입니다. 해외에서는 필수적이라고 할 만큼 사용되나, 우리나라는 이에 대한 손해배상액이 적어, 상대적으로 활용도가 낮습니다.
Freedom to Operate 설명자료 , Morgan Lewis - 특허의 신규성, 진보성을 검토합니다.일반적인 의미의 비침해보고서에서는 아래와 같은 사항을 검토합니다.
1. 특허 침해를 검토할 대상 결정
- 이를 얼마나 넓게 하느냐, 많이 하느냐에 따라 실질적인 비용의 범위가 달라집니다. 많게는 억단위에서 적게는 수백만원으로 진행할 수 있습니다.
2. 특허 침해 검토
- 대상의 특허 유효성 검토 - 특허권 소멸 여부, 국가별 등록 현황
- 대상 특허의 청구항 해석 및 권리범위 검토 - 특허법 상 침해가 되는지의 여부
- 대상 특허의 권리에 대한 무효성 검토 - 특허가 무효가 되는 경우에는 침해 전체를 회피할 수 있습니다.
3. 검토 결과에 대한 대응 방안
- 침해인 경우 기술 변경, 라이선스 협의, 무효심판청구 등
크라우드 펀딩 제품에 대한 비침해분석
제가 만일 국내에서 와디즈와 같은 크라우드 판매 개시하는 제품의 아이디어 상품에 대한 비침해보고서를 쓴다면 아래의 순서로 검토를 실시할 것입니다.
0. 서언 - 자유시장 경제와 투자자의 보호 매커니즘
"비즈니스는 카피에서 시작한다."라고 해도 과언이 아닙니다.
오늘 새로운 제품이 나와서 시장에서 큰 성공을 거두면, 내일 다른 곳에서 같은 제품이 더 낮은 가격으로 나오고, 이러한 과정을 통해서 소비자들은 기본적으로는 양질의 제품을 더 싸게 구매할 수 있습니다.
판매자 간의 '경쟁'은 '자유 경쟁'이기 때문입니다. 또한, 이러한 '자유 경쟁'이 존재하기 때문에, 매번 새롭게 시장에 뛰어드는 기업이 탄생하고, 또 경쟁을 통해 새로운 제품이 태어나게 됩니다.
이것은 시장의 자연스러운 현상이며, 어떤면에서는 이러한 대원칙이 시장에서 보호되어야 합니다.
단,
많은 시간과 노력, 자본을 투입하여 얻게 된 산출물을 그냥 베끼게 두는 것은,
개발사의 사기 저하로 인한 전체 시장의 피폐화를 가져올 수 있고,
이것이 잘 지켜지지 않고 카피가 만연하다면, 시장 자체의 경쟁을 통한 기술 개발이 잘 일어나지 않습니다.
또한,
투자를 통한 개발을 인정하고 보호해주어야 건전한 경쟁관계가 마련되고, 이를 통해 기술의 공개를 적극적으로 유도해서 중복투자를 방지하는 것이 특허권 등의 기본적인 취지이며, 이러한 개발 행위에 대해 인정할 부분은 인정해주어야, 비교적 안전한 환경에서 투자가 가능하다고 생각합니다.
아래의 특허는 코로나 바이러스 치료제로 알려진 '렘데시비르'에 대한 길리어드사의 특허입니다.
제약 분야는 개발 뿐 아니라, 임상 실험에 막대한 비용이 들기 때문에, 이를 회수할 만한 장치 없이는 기업도, 투자자도 쉽게 투자할 수 없습니다. 이러한 금전적인 보상 시스템이 존재하여, 인류는 비용을 지불하면서, 질병을 극복할 수 있게 됩니다.
https://patents.google.com/patent/US9724360B2/en
따라서, 정확하에 보호되어야 할 범위와 그렇지 않은 범위를 파악하고 제품을 출시하는 것이 필요합니다.
그래서, 아래의 절차를 생각해 볼 수 있습니다.
1. 제품 개발자와 인터뷰 (침해를 검토할 대상 결정)
제품을 출시하기 전 기획 단계에서는 내가 어떤 제품을 참고하였는지, 얼마만큼 참고를 하여 개발을 했는지,
이러한 행위가 법률상 위법한 범위인지를 판단하는 것이 중요합니다. 이미 출시된 제품을 보고, 고객들이 'OO사 제품과 동일하다'라고 언급한 순간 제품에 대한 신뢰는 바닥에 떨어지기 때문입니다. 이에 대한 대응과 마지노선을 미리 결정해야 합니다.
물론 이러한 출처에 대한 정보는 개발자들이 가장 많이 알고 있습니다. 개발자와의 인터뷰를 통해 기초적으로 참고한 제품을 파악하고, 참고한 사실이 적법한 행위였는지를 판단하여야 합니다.
수많은 유저가 있는 크라우드 펀딩이라는 플랫폼에 제품이 공개되고, 수많은 관련 유저들이 내용을 볼 수 있는 이상, 업계에서 어느 정도 정보를 가지고 있는 사람들에 의한 검증은 이루어지는 것으로 가정하여야 합니다.
또한, 이 과정은 본 분석 과정에서 이루어지는 모든 행위, 자료, 영업비밀 등은 분석자의 입장에서는 외부로 유출할 수 없기 때문에, 분석을 맏긴 전문가를 전적으로 신뢰하고 자료를 오픈하는 것이 필요합니다.
제품 개발 과정에서 참고한 모든 데이터를 수집합니다.
이를 바탕으로 제품의 위법성을 판단합니다.
타인의 제품을 참고하는 것이 반드시 위법한 것은 아닙니다.
2. 추가적인 자료의 검색
물론 인터뷰 이외의 자료를 분석하여야 함은 당연한 절차입니다. 특히, 제품이 국내 판매인 경우, 검토하여야 하는 지식재산권의 범위는 해당 국가에 제한적이므로, 특허, 디자인 등의 선행 권리가 침해되지 않는지 문헌적인 조사를 실시하여야 합니다.
특허문헌, 논문, 구글링, 판매사이트 등 다양한 경로를 통해 자료를 수집할 수 있습니다.
물론, 이러한 모든 자료 조사가 100% 완벽하게 침해 대상을 찾아낼 수 있는 것은 아닙니다.
하지만 이러한 노력을 기울였다는 사실은 혹시나 미처 발견하지 못한 제3자의 문헌들을 발견할 수 있는 계기가 되며, 실제 미국 소송에서는 비침해 검토(FTO)를 진행했느냐 하지 않았느냐의 여부가 특허 침해의 '고의성' 판단에 대한 중요한 참고자료가 될 수 있습니다.
이 때문에, 일종의 보험을 드는 생각으로 비침해 검토(FTO)를 실시하는 경우도 많이 잇습니다.
3. 수집된 자료를 바탕으로 본격적인 침해에 대한 검토
어디까지가 합법이고 어디까지가 위법일 수 있는가?
법리적인 검토를 통한다면, 국내에 특허권이 없는 해외의 특허 제품은 국내에서는 합법적인 카피를 할 수도 있습니다. 물론 이 문제는 특허법에 의해 국한된 이슈이며(상표, 디자인권도 동일합니다.), 부정경쟁방지법이나, 저작권 등 다른 법률에 관한 사항도 고려할 수 있습니다.
또한, 제품의 개발을 오롯이 자사에서 진행했다는 카피의 내용이 차후 허위로 밝혀진 경우,
이로 인한 소비자를 기만한 행위, 허위/과장 광고 등 다른 법률에 의해 제재를 받게될 가능성도 있습니다.
더군다나, 앞서 말한 것처럼 자신이 개발한 제품인 것 처럼 카피한 경우, 실질적으로 타사의 제품을 참고한 정도가 지나치다면, 제품의 신뢰도가 바닥에 떨어질 것은 자명하므로, 이에 대해 매우 조심스럽게 접근해야 합니다.
아래의 사항을 한번 정리해 보겠습니다.
1. 대한민국에 없는 특허권, 디자인권, 상표권은 권리보호의 대상이 아닙니다.
상당수 해외의 중소기업 제품들은 한국에는 특허를 진행하지 않는 경우가 많습니다. 그 해외 기업 또한 스타트업이고, 해외 출원에 상당한 비용이 들기 때문에, 한국 시장에서 권리를 보호하지 못할 것을 알고서 특허를 진행하지 않는 것입니다.
한국 시장에 대한 진출 가능성이 희박하거나, 매출이 적다고 판단되어, 진행하지 않는 경우에는 해당 국가에는 특허권에 의한 독점권이 인정되지 않습니다. 이것은 특허권, 디자인권, 상표권 모두 해당합니다.
제품을 카피했을 때의 다른 문제점을 차치하더라도, 일단 우리나라에 특허권, 디자인권, 상표권이 없으면, 해당 문제는 비교적 자유롭고, 필요한 경우 합법적으로 동일한 제품을 생산하여 판매할 수 있습니다.
Is a patent valid in every country? - WIPO
Patents are territorial rights. In general, the exclusive rights are only applicable in the country or region in which a patent has been filed and granted, in accordance with the law of that country or region.
2. 저작권은 등록이 없더라도 거의 세계적으로 보호됩니다.
저작권의 보호국가는 엄밀히 말하면, 베른협약 가입국 179개국이며, 전세계에 영향이 있다고 보면 됩니다. 한국에서 발생된 저작물은 위의 179개국에서 보호를 받을 수 있습니다. 위의 179개국 어딘가에서 생성된 저작물은 한국에서도 보호를 받게 됩니다. 특허권, 디자인권, 상표권과는 달리, 저작권은 별도의 절차가 없더라도 거의 전세계에 영향을 미칠 수 있습니다.
하지만, 해당 제품이 저작권의 대상이 되는지의 여부에서부터, 제품이 비슷하더라도 저작권 침해의 대상이 되는가의 여부는 좀 더 정밀한 작업이 필요합니다. 저작권의 권리는 해당 저작물에 의해 발생되지만, 상대방의 저작물이 우리의 저작권을 침해하였는지의 여부는 그러한 저작물 이전에 발생한 선행 저작물을 함께 고려해야 하기 때문입니다.
물론 단순히 저작물을 전부 복제한 경우에는 비교적 쉽게 저작권 침해를 판단할 수 있습니다. 문제는 부분만을 이용하거나, 전체적인 인상이 비슷하게 이용되는 경우입니다. 저작물의 범위는 비단 사진에 해당하지 않으며, 음원, 캐릭터, 영상 등 창작물에 대한 다양한 범위를 인정합니다. 심지어 건축물 또한 저작권의 대상이 됩니다.
http://www.esocialtimes.com/news/articleView.html?idxno=22809
저작권은 세계적으로 보호되며, 창작물에 대해 광범위한 보호가 인정됩니다.
3. 부정경쟁방지법 상의 부정경쟁행위 (자)목
부정경쟁방지법 및 영업비밀에 관한 법률은 특허, 상표, 디자인과는 별개로 부당하게 제3자의 지식재산권을 침해하는 것을 방지하는 법률입니다. 부정경쟁행위로 지정된 항목 중 아래와 같은 규정이 있습니다.
1. "부정경쟁행위"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
...
자. 타인이 제작한 상품의 형태(형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.
(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위
(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위
쉽게 이야기하면,
최초 개발일로부터 3년 이내의 해당 제품에 대해 일방적이지 않은 형태의 타인의 제품을 그대로 모방한 경우 처벌하는 규정입니다.
더 쉽게 이야기하면,
새로운 제품에 대해 3년까지는 특허, 디자인 등이 등록되지 않더라도, 제품을 카피한 자를 처벌할 수 있다는 규정입니다. 단, 제품 자체의 형태가 일반적인 경우는 제외됩니다.
따라서, 상대방이 특허권 등이 없다고 판단하여
공격적으로 상대방의 제품을 카피하는 경우 본 조항에 의해 처벌될 가능성이 있습니다.
새로운 제품에 대해 3년까지는 특허, 디자인 등이 등록되지 않더라도, 제품을 카피한 자를 처벌할 수 있습니다.
어쨋건, 상대방이 노력과 시간 및 자원을 들여서, 개발한 제품을 카피하는 경우 마지막으로 적용할 수 있는 법률 조항입니다. 물론 특허, 디자인권이 있으면 침해 주장이 더 용이하지만, 이 경우에는 최초 개발일로부터 3년이 초과되지 않는 경우 주장이 가능합니다.
역으로, 새로운 제품이 있을 때에, 특허, 디자인 등이 등록되지 않고, 3년이 도과되었다면, 이것은 공공의 영역으로 진입되는 아이디어이며, 일반이 이를 합법적으로 이용할 수 있습니다.
물론 제품 개발에 대한 증거를 충분히 제출할 수 있는 경우에 한합니다. 그래서 스타트업은 초기에 이에 대한 입증 자료를 잊지않고 간직해 두는 것이 중요합니다. 꼭 이메일 등의 자료들은 백업하여 관리하시길 바랍니다.
https://m.lawtimes.co.kr/Content/Article?serial=155495
위의 경우처럼 구체적으로 제품에 대한 디자인을 등록하지 않더라도, 부정경쟁방지법 등으로 제품을 카피한 국내 제조사를 처벌한 사례가 있습니다.
4. 대응 방법 결정
1. 회사의 평판/신용 관리 - 고객의 대응 문제
법률적으로 침해가 아니거나, 상대방이 침해 주장을 하지 않는다고 해서, 제품의 문제가 없는 것은 아닙니다.
많은 펀딩 사례에서 볼 수 있듯이, 제품은 관심을 가지는 많은 소비자에게 노출되고,
해당 분야에 대해 많은 제품을 경험한 고객들 중 카피가 의심되는 경우 이를 이의제기하는 것이 자연스러운 현상이기 때문에, 이에 대해 미리 대비하지 않는다면, 회사의 평판과 신용이 문제될 뿐 아니라, 펀딩 자체가 실패할 가능성이 있습니다.
기업의 목적은 지속가능한 수익을 창출하는 것인데, 회사의 평판이 훼손된다면 기업의 목적을 달성하기가 매우 힘듭니다.
: 기업의 평판 리스크 글로벌 서베이 – 2014년 딜로이트 보고서
따라서, 제품이 전혀 신규한 제품이 아니고, 타사의 제품을 참고하였다면, 아래의 가이드를 사용하는 것이 필요합니다.
1) 참고한 제품이 있는 경우 최초 판매 시점 이전부터 전문가와 이에 대해 대응책을 만든 후 출시할 것.
2) 참고한 제품이 있는 경우 "최초 창작자" 등 문제가 되는 용어를 제한적으로 사용할 것.
3) 참고제품에 대해 법률적인 문제를 이미 검토하거나 즉각적으로 검토하여, 문제가 없었음을 판단하는 과정을 공개할 것
4) 펀딩 중 이의제기가 발생한 경우, 매우 신속하게 이에 대한 대응을 마련할 것. 또는 1번의 경우처럼 대응되는 예상 시나리오를 미리 준비할 것.
5) 문제 발생시에 잘잘못에 대한 적극적인 대응보다, 소비자들의 감정에 관한 부분을 중점적으로 대응할 것. 설명하고 사과할 것이 아니라, 무조건 사과부터 먼저 할 것. 그리고 설명할 것.
2. 특허의 침해 권리 판단이 문제되는 경우 - 권리자의 법적 문제
특허권의 침해 판단 가능성이 있는 경우에는 제품을 판매하는 행위 자체가 법률적으로 위법한 행위가 될 수 있습니다. 이 때에는 제품 생산에서 부터 다방면으로 고려하여야 합니다. 앞서의 소비자에 대응하는 문제와는 달리, 법률적으로 생산 가능성, 회피 가능성, 제품 설계에 대한 재설계 가능성과 비용 문제 등 다양한 방법으로 고려하여야 합니다.
일반적인 시나리오는 아래와 같습니다.
1. 특허/디자인의 무효 등 권리의 무효화 자료가 조사된 경우 무효 소송 또는 무효 대응의 준비.
2. 상대방의 특허와 문제가 되는 부분이 있는 경우에는 우회 실시 검토 및 우회실시에 따른 추가 비용과 판매 제품의 수익성 재고
3. 라이선스 협약이 필요한 경우 라이선스 협약과 같은 적극적인 파트너쉽 체결
운좋게 1번은 침해품을 판매할 수 있지만, 이러한 법률적인 문제를 가지고 있는 제품이 있다면, 해당 제품에 대한 사업화를 크게 하는 것은 무리입니다. 개발 단계에서 이러한 문제를 반드시 해결하고 다음 단계로 넘어가야 합니다.
한번은 운좋게 침해품을 판매할 수 있지만, 해당 제품에 대한 사업화를 크게 하는 것은 무리입니다. 개발 단계에서 이러한 문제를 반드시 해결해야 합니다.
특히 2번의 우회 실시의 경우는 생각보다 쉽게 회피가 안되는 경우도 많이 있고, 대부분의 회피는 제품의 품질을 낮추면서 실시하는 경우가 더 많습니다. 이것은 원 제품에 비해 품질의 열화를 가져오며, 제품 경쟁력을 약화시킵니다.
국내에서는 회피설계가 생각보다 용이한 것으로 알려져 있지만, 이것은 사실과 다릅니다. 초에 특허권의 권리범위가 협소하게 작성했거나, 등록 과정에서 부가적인 부분이 추가된 것일 가능성이 높아, 회피설계는 조심스럽게 접근하는 것을 추천합니다.
3. 소규모 FTO의 진행
우리가 미국에 백만불이상의 수출을 하지 않는 이상, 미국에서 사용할 만한 수준의 FTO를 마련하여야 하는 것은 아닙니다. 다만, 국내에서 새롭게 출시하는 제품들 가운데에, 이러한 특허나 기타 지식재산권의 문제가 있는지 확인하고 제품을 출시할 수 있습니다. 이것은 출시단계 뿐 아니라, 개발단계에서도 필요한 작업입니다.
이러한 비침해 보고서(FTO)는 필요한 경우 소규모로도 진행이 가능합니다. 이것은 비침해 문헌을 검토하는 과정을 사내에서 진행하는 방법입니다.
최소 수천만원 이상의 비용을 들여서 진행하는 방법이 있겠지만, 회사의 내부 인력을 활용하여 검토 문헌을 결정하는 작업을 통해, 검토하여야 하는 대상을 미리 갖추고 시작한다면, 많은 과정에서 비용 대비 효과적인 FTO를 실시할 수 있습니다.
그리고 필요하다면, 국가에서 지원하는 다양한 지원 사업을 통해 이를 진행할 수 있습니다.
특허청 지원사업 소개 https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UPolApp?c=1001&catmenu=m05_02_00&sBunryu=all&aBunryu=all&eBunryu=all
한국지식재산보호원 https://www.koipa.re.kr/
지역지식재산센터 https://www2.ripc.org/
특허사무소 온음 이광재 변리사 (omipc@omipc.com / 02-562-5628)
