한국에서 좋은 특허를 받는 방법
의견제출 절차(중간사건 대응)의 중요성
"특허가 과연 한국에서 의미가 있나요?" 라는 질문을 많이 받습니다.
독자적인 연구개발을 진행하여 우수한 제품을 특허받은 기업들이 특허 소송을 경험하고 토로하는 말입니다.
특허침해소송을 우리에게 유리하게 잘 진행하는 것이 중요하겠지만, 보다 우선적으로는 특허를 잘 등록받는 것이 더 중요합니다. 실질적으로 상대방의 침해품이 특정되고, 특허청구범위가 어떤 가에 따라 침해인지 아닌지가 판정되기 때문입니다.
특허 출원은 아래와 같은 과정으로 이루어집니다.
< 우리는 잘 모르는 특허출원의 과정 >
1. 발명신고서 작성
2. 발명자 면담
3. 선행기술조사 (국내)
4. 선행기술조사 (해외)
5. 특허명세서 작성
6. 발명자 최종 명세서 확인
7. 특허 출원
8. 심사 후 특허청의 의견제출통지서
9. 의견제출통지 대응
10. 의견제출통지에 대한 발명자 면담
11. 의견서 작성
12. 등록 또는 거절
13. (거절결정시) 거절결정불복심판
14. (등록시) 분할출원 검토
* 일반적으로 4, 10, 13, 14는 잘 진행되지 않는 프로세스이며, 2, 3의 경우 사무소나 기타 상황에 따라 생략되는 경우도 종종 있습니다. 특히, 10의 경우 일반적인 수준으로 비용이 청구되는 경우에는 비용적인 면에서 통상적인 사무소 입장에서도 진행하기는 쉽지 않은 프로세스입니다.
이러한 프로세스 중 오늘은 9, 10, 11, 13, 즉 특허청의 특허 심사 중에 발생되는 의견제출통지서 대응 (속칭 중간 사건 대응)에 대해서 이야기 하겠습니다.
1. 의견 제출 절차에 관한 문제
(1) 의견 제출 절차 (중간 사건 절차) 안내
'의견제출통지'에 관한 문제입니다. 사실 이부분은 추후 언급될 '거절결정불복심판'의 문제와도 결부됩니다.
특허출원 프로세스 (간단 버젼)특허 출원 절차에 대해 간단히 먼저 설명하고 진행하겠습니다.
1) 출원 단계에서는 발명의 내용을 포함하는 특허 명세서를 제출합니다. 이로써 특허를 등록받기 위한 최초 절차가 진행됩니다. 가급적 넓은 청구범위 -> 좁은 청구범위의 순으로 5개에서 20개까지 범위를 조정하여 특허 청구항을 작성합니다.
2) 신청한 특허는 모두 등록되는 것은 아니며, 신청한 것 중에서도 일부 청구항별로 등록여부를 심사하기 때문에, 심사관은 청구항별로 등록과 거절여부에 대한 의견제출통지서를 발급합니다. 이에 대해 변리사는 의견서 및 보정서를 제출할 수 있습니다.
3) 제출된 의견서 및 보정서에 따라 심사관은 최종적으로 등록 또는 거절을 결정하게 됩니다. 거절의 경우 거절결정불복심판을 통해 불복할 수 있는 절차가 있습니다.
최초 출원시의 청구항다시 의견제출통지서로 돌아오겠습니다.
의견제출통지서에 대한 설명을 간략히 더하면, 의견제출통지서에서는 심사관이 제출된 특허 명세서의 내용에 대한 심사를 진행한 후에, "1, 2번 청구항은 이러이러한 이유로 불가하고, 3번 청구항은 등록이 가능하다."를 통지하는 내용입니다. 대부분의 특허에 대한 거절 이유는 진보성의 결여입니다.
의견제출통지에는 경우에 따라 "전항이 등록 가능하다"라고 판단받을 수도 있고, "전항이 등록이 불가능하다"라는 의견이 있을 수 있습니다. "전항 등록 불가능"은 최종적으로 거절결정할 가능성이 높다는 의미입니다만, 의견서/보정서 대응으로 극복되는 경우도 많이 있습니다.
이에 대해 변리사는 기존의 발명과 현재 진행되는 발명이 이러이러한 이유에서 다르고, 그렇기 때문에, 다른 효과를 제공하므로, 이에 대해 진보성이 인정되며 결과적으로 등록 받아야 한다는 취지의 의견서와 이에 따른 보정서를 제출합니다.
(2) 의견 제출 절차 (중간 사건 절차) 안내
실제는 조금 다른 모습이지만, 알기 쉽게 정리하면 의견서의 내용은 대략 이렇습니다.
청구항 1. 선행기술 1, 선행기술 2의 결합으로 진보성 없음. 거절.
청구항 2. 선행기술 1, 선행기술 3의 결합으로 진보성 없음. 거절.
청구항 3. 선행기술 1, 선행기술 4의 결합으로 진보성 없음. 거절.
청구항 4. 진보성 있음.
청구항 5. 진보성 있음.
중간사건 절차를 간단히 진행하려면, 청구항 4 및 청구항 5를 등록받으면, 심사관의 의견과 대치되지 않으므로, 쉽게 등록받을 수 있습니다. 하지만, 경우에 따라 이것은 과도한 명세서의 보정이 될 수 있습니다.
이유는 특허권 자체의 등록/거절만을 특허 절차의 결과로 판단하는 담당자의 입장에서는 추가적인 비용이 발생되지 않으므로, 여기에서 더 이상의 진행을 중지하는 경우가 많습니다. "등록이 목적"인 경우에는 필요 이상의 비용을 지불하지 않아도 되기 때문입니다.
심사관의 심사의견 : 1, 2, 3 항 거절 / 4, 5 항 등록문제는 심사관이 통상적으로 쉽게 허가하는 것은 권리범위가 좁은 청구항이고, 통상적으로 타인의 실시를 금지하기 위해서 필요한 청구항은 넓은 범위의 청구항인데, 이것은 쉽게 등록하여 주지는 않는 다는 점입니다. 위의 예에서, 청구항 4항, 5항은 우리 제품의 기술이기는 하지만, 단순한 변경에 의해 회피가 가능하고, 청구항 제3항까지는 받아야, 제대로 된 권리행사를 할 수 있는 경우가 있습니다.
청구항 3항을 사수하기 위한 의견서/보정서 작업이 때에는 심사관의 의견과 이를 반박할 수 있는 논거를 충분히 준비해야 합니다. 특허 명세서를 작성하는 데 시간이 많이 걸릴 수 있지만, 의견서 제출은 또 다른 의미에서 특허를 정의해야 하므로, 이에 대한 시간과 노력이 많이 들어갑니다. 따라서, 중간 사건을 특허출원과 상응하는 절차로 진행하는 것이 권리범위 측면에서는 더 중요합니다. 단순히 등록을 받는 것이 중요한 것이 아니라, 제대로 된 권리범위 안에서 등록받는 것이 중요하기 때문입니다.
하지만 여기에서도 심사관은 변리사의 의견과 보정을 수긍하지 않고, 최종적으로 거절결정을 내릴 수 있습니다. 최초 자신의 발생한 의견에서 이를 번복할 만한 중요한 근거나 보정사항이 없는 경우에는 동일한 심사 결과를 내놓을 가능성이 높습니다. 이 경우에는 최종적으로 거절결정이 됩니다.
2. 거절결정을 수긍하고 불복심판을 진행하지 않는 문제
(1) 거절결정불복심판 절차 안내
심판 절차거절결정불복심판은 심사 단계에서 최종 거절 결정을 받은 상태에서 진행되는 추가적인 상위 절차입니다. 이것은 기존의 심사관이 아닌 특허심판원의 심판관이 해당 사건을 담당합니다.
심사 단계가 아닌 심판(소송) 단계로 볼 수 있으므로, 상위 기관에서 진행되며, 이를 위한 비용도 일반 출원 비용에 비해 높습니다. 심판관의 판단도 더불어 더욱더 명확한 근거로 판단받을 수 있습니다.
(2) 거절결정불복심판에서 결과가 번복되는 이유 - 진보성의 개별적인 기준
통상적으로 심사관이 내린 결론을 특허 심판원 심판관이 번복하는 것을 기대하지 않을 수 있는데, 이것은 사실과는 다릅니다. 거절결정불복심판이 시도 가능성이 있는 것은 아래와 같은 이유입니다.
법령상 '진보성의 기준'은 '기술 분야에 속한 보통 수준의 전문가가 쉽게 발명할 수 있음'의 문언적 해석이 있을 뿐, 정확한 수치를 산정하기 어렵고, 이에 대한 기준을 정립하기가 쉽지 않습니다. 특허청 심사관은 다양한 전공과, 이력 및 배경을 가지고 있어, '진보성'에 대한 개별적인 입장이 다를 수 있습니다.
예를 들어, 심사관 중, 석박사 과정을 PCR 검사분야를 전공한 심사관이 있다고 가정하면, 발명의 내용이 PCR 검사 장비에 관한 내용일 때에, 해당 발명에 대한 진보성을 매우 낮게 판단하는 경향이 있습니다. 이것은 심사관 개인의 기술에 대한 지식과 경험 수준이 매우 높아, 일반적인 수준의 발명은 기술 수준이 떨어진다고 느낄 수 있기 때문입니다.
하지만, 다른 심사관 또는 심판관의 경우 같은 생명공학분야이지만, 검사 장비 쪽에 대해 많은 경험이 없는 경우라면, 같은 발명의 내용에 대해 진보성이 있다고 판단할 가능성이 있습니다. 이것은 '진보성'이라는 개념이 각각 심사관의 개인적인 기준에 따라 판단될 수 밖에 없는 근원적 특성이 있기 때문입니다.
이와 같은 이유로, '진보성'이 부정된 부분에 대해 다툼의 여지가 있는 경우, 거절결정불복심판을 통해 특허가 살아나는 경우가 발생됩니다. 항상 긍정적인 결과로 돌아오는 것은 아니더라도, 상당수 가능성이 있는 사건에 대해서는 거절결정에서 등록결정으로 번복되는 경우가 있었습니다.
(3) 실제 진행이 잘 이루어지지 않는 거절결정불복심판
하지만, 실무에서는 여러가지 이유로 심판까지 진행되는 경우는 많지 않습니다. 이유는 아래와 같습니다.
1) 심판을 통한 결과를 얻기까지의 많은 시기가 소요되며,
2) 이길 수 있는 불확실성에 필요없는 비용을 낭비하고 싶지 않고,
3) 다른 청구항으로 간단히 등록받을 수 있는 특허의 경우 굳이, 어려운 길을 가고자 하지는 않고,
4) 끝으로, 해당 출원건에 대한 중요도가 그만큼 낮은 경우가 있을 수 있습니다.
하지만, 거절된 청구항의 내용이 특허에 대해 중요한 내용이고, 심판비용 이상의 경제적 가치가 있는 경우에는 거절결정불복심판을 통하여 의미있는 청구항을 획득하는 것이 반드시 필요합니다.
또한, 이를 위해서는 지금 등록받는 청구항이 얼마나 권리범위를 가지고 있고, 향후 예상되는 시장에서 어떠한 역할을 할 수 있는 것인가를 판단하는 것이 중요합니다.
3. 좋은 특허를 위한 대비 방법
(1) 의견제출통지에 대한 확인과 발명자의 개입
심사 단계에서 의견제출통지서에 대응하는 내용이 어떠한 내용으로 진행되는지 확인하여야 합니다. 그리고, 이렇게 진행되는 권리가 실제 판매 제품에 대해 어느정도의 권리 보호를 가지는 지를 알고서 특허 절차를 진행하는 것이 유리합니다.
통상적으로 특허출원만을 의뢰하고, 이후의 절차에 대해서는 신경을 못쓰는 경우가 많은데, 위에서 설명드린 바와 같이, 특허의 의견제출 절차(중간사건 과정)는 매우 중요한 절차이므로, 의뢰인의 입장에서 권리범위가 어떻게 변화하는지를 확인하고, 진행여부를 결정하여야 합니다.
(2) 예산은 중요한 특허에 집중
단순히 여러 개의 등록특허를 보유하는 것 보다는, 실제 제품에 가까운 특허들을 1개 보유하는 것이 더 도움이 됩니다. 특허 등록 건수 확보에 열을 올리며, 실제 생산되는 제품과 무관한 특허들을 많이 출원하기 시작하면, 실제로 필요한 특허들에 대해서 사용할 예산을 빼앗깁니다.
단순히 5개의 특허를 진행하는 것 보다는 위와 같이, 우리의 제품과 더 가까운 특허권을 유리한 권리 범위로 획득하는 것이 더 중요합니다. 이를 위해서는 현재 진행되는 특허 중 우리에게 중요한 특허가 무엇이고, 어떤 것들은 중요하지 않은지 등급을 분류하는 작업도 필요합니다.
단순히 변리사에게 특허를 의뢰하기 보다는, 현재 진행되는 특허의 목적, 보호 제품 현황 및 향후 예상 등을 고려하여 중요한 특허 순으로 진행 전략을 짜는 것이 필요합니다. 이를 위해서는 현재 고객 사업의 내용을 알고, 특허권을 제품 보호의 관점에서 평가할 수 있는 변리사가 필요합니다.
(3) 특허권 획득은 자체 생산품에 대한 투자의 관점에서 예산 집행
실제 제품을 생산하여 시장에서 성공한 고객들을 보면, 가장 문제 삼는 것이, 카피품에 대한 피해입니다. 회사 자체의 브랜드가 약한 상황에서, 동일한 품질과 기능의 제품은 가격 경쟁으로 이어질 수 밖에 없고, 신규 진입자는 실질적인 연구개발비를 지불하지 않았으므로, 카피를 하여 더 낮은 가격에 판매하고도 마진을 남길 수 있습니다.
이에 반해 최초 시점에서부터 개발하여 판매해 온 개발사의 경우에는 이렇게 가격 경쟁을 시작한다면, 별다른 보호 특허권이 없는 상황에서는 경쟁사의 가격에 따라갈 수 밖에 없고, 여태까지 겪어온 시행착오와 연구개발에 대한 비용을 고스란히 떠안을 수 밖에 없습니다.
제품을 보호할 수 있는 권리에 대한 투자를 적극적으로 하는 것이 필요합니다. 이것은 후에 높은 매출의 시장을 보호할 수 있습니다. 그리고, 이미 출원과 관련하여 시기가 지난 경우에는 더 많은 비용을 들이더라도 해당 절차를 더 이상 진행하지 못하는 경우도 많이 발생됩니다. 따라서, 제품 개발 시기에 제품의 성공을 예상하고 과감히 지식재산에 투자하는 것이 필요합니다.
결과적으로는, 회사의 존립 자체가 영향 받을 만큼 카피품에 대한 피해는 막심하므로, 절차 진행에서 더욱더 신중을 기하는 것이 필요합니다.
