특허가 등록되는 과정
기본적인 특허 출원 프로세스 안내
특허권 출원 프로세스 - 고객과 사무소, 특허청의 진행 단계
신제품이나 새로운 서비스를 개발할 때에, 이러한 제품에 대한 독점권을 확보할 수 있다면, 카피하는 경쟁사들을 물리칠 수 있습니다. 이를 위해서는 제품이나 기술에 대한 특허를 고려해 볼 수 있습니다. 출원부터 등록까지 단계별로 진행과정을 안내해 드리겠습니다.
1. (회사) 새로운 제품이나 기능에 대한 평가
회사의 관점에서는 이 시점을 파악하는 것이 가장 중요합니다. 일반적인 대기업 프로세스에서는 직무발명이 완성된 시점에 대해서, 이를 보고하고, 평가하는 시스템이 구축되어 있지만, 아쉽게도 중소기업이나 스타트업에는 이러한 프로세스가 없습니다.
따라서 스타트업의 경우, 새로운 제품이나 기존 제품의 기능이 새롭게 개발되는 시점에서는 이것에 대한 내부적인 평가 절차가 필요합니다. 평가 절차는 1) 이 기술을 특허출원 할 정도로 중요한지, 2) 이 기술과 유사한 선행기술이 있는지 입니다.
1)번은 사업적인 측면에서 가치를 평가하는 것이고, 2)번은 특허등록 가능성에 대해 평가하는 것입니다. 1)번은 반드시 회사에서 진행하여야 하고, 2)번은 회사 또는 특허사무소를 통해 진행할 수 있습니다.
2. (회사 또는 특허사무소) 선행기술 조사
개발된 기술에 대해 선행기술을 조사하는 것입니다. 동일한 기술이 있다면, 특허 침해를 고려하여야 하고, 동일하지 않고 유사한 기술이 있다면, 특허가 등록되기 위한 기술의 난이도가 존재하는지의 유무인 진보성의 유무를 고려하여야 합니다.
사내 연구개발팀이 특허 조사가 가능하다면, 사내에서 이를 진행할 수 있습니다. 아니면 특허 사무소와 같은 외부 기관에 의뢰하여 이를 진행할 수 있습니다. 절충안으로 동일 기술 검색에 대해서는 사내에서, 유사 기술 검색에 대해서는 외부 기관은 특허사무소를 이용할 수 있습니다.
* 기술에 대한 문서화
새로운 제품이나 기능에 대한 설명서를 문서화 하는 것은 매우 중요합니다. 구전되어 전달되는 것은 객관적으로 잘 전달되지 않아, 주관적인 기준이 개입될 여지가 있어, 개발된 기술을 문서화 하는 것이 필요합니다. 어떠한 기술인지 구체적으로 특정이 되어야, 선행기술 조사의 결과가 더 명확해질 수 있습니다.
통상적으로 사람들이 하는 실수는 발명의 결과와 내용을 혼동하는 것입니다. 자동차에 날개를 달아 날 수 있는 자동차를 만드는 것은 발명의 결과에 해당합니다. 비슷한 기술이 존재하는 지금 시점에서는 1) 어떠한 형태의 날개를, 2) 어떠한 부위에 설치하거나, 3) 비행모드와 도로운전모드의 전환을 어떻게 구현하는 가 등 구체적인 방법이 그 발명의 내용이 될 것입니다.
3. (발명자, 특허사무소) 특허 명세서의 작성 및 특허 출원
진행하는 주체를 발명자와 특허사무소 양쪽으로 둔 것은 두 주체가 동시에 진행해야 하는 일이기 때문입니다. 먼저 발명자는 기술을 문서화 하는 작업을 진행하여야 합니다. 명세서 수준으로 많은 양을 기재할 필요는 없지만, 발명의 내용을 객관적으로 특정할 수 있는 수준으로의 기재가 필요합니다.
이를 전달받은 특허사무소는 구체적인 명세서를 작성합니다. 해당 기술을 특허권으로 권리화하여 제3자가 사용을 못할 수준으로 준비하려면, 현재 상태의 기술에 대한 다양한 변형 가능한 형태를 기재하는 것이 유리합니다. 동시에, 특허가 등록될 수 있도록, 내재되어 있는 기술적인 특징을 잘 서술하는 것도 중요합니다.
이를 위해서는 발명자와 사무소의 협업이 필요합니다. 향후 변형하여 회피가능한 실시범위와 해당 기술을 법률적이고, 상위개념의 용어로서 권리를 청구하는 문서를 만드는 작업은 이후에 권리에 대한 소송이 진행되었을 때에, 우리에게 매우 유리한 위치를 가질 수 있게 합니다.
해당 기술에 대한 전문가는 발명자이고, 특허권에 대한 전문가는 변리사가 있는 특허사무소입니다. 물론 특허사무소에서 발명된 기술을 이해할 정도의 지식은 있어야 하지만, 특허사무소가 발명자 보다 기술에 대해 더 많이 알고 있는 경우는 드뭅니다. 그만큼 현재는 기술이 세분화 되어 있고, 전문화 되어 있기 때문입니다. 따라서, 발명자와 특허사무소 양측이 서로 협업하여 진행하는 것이 중요합니다. 만일, 명세서가 잘 작성되지 못하는 경우에는 기술을 발명하고서도, 권리를 청구하지 못하는 경우가 발생되기도 합니다.
* 기술의 공개와 특허의 진행
특허법에서는 한번 공개된 기술은 공지기술로 간주되며 이것은 발명자 본인이 공개한 행위도 포함됩니다. 내가 발명한 내용이라도 웹사이트나, 발표장에서나, 세미나, 박람회 등에서 공개하는 경우 제3자가 이를 자유롭게 사용할 수 있게 됩니다. 단, 예외적인 경우로서, 우리나라의 경우 1년간의 유예기간을 두어 최초 공개일로부터 1년 내에 출원하는 경우 공지되지 않은 것으로 예외를 인정하고 있습니다.
하지만, 이것은 우리나라에서만의 기준이며 국가에 따라 6개월로 단축되기도 하고, 그 적용 범위가 까다로운 경우도 있습니다. 제일 좋은 것은 공개전에 출원하는 것입니다. 따라서 발명이 미완성 상태인 경우라도, 공개 등의 행위가 발생된다면, 먼저 출원할 필요가 있습니다. MIT의 스타트업 규정에 따르면, 대학 내에서 투자되는 스타트업은 특허출원되지 않는 경우, 외주개발자, 시제품 제작사, 투자사 등 어떠한 외부인에게도 기술유출을 금지하고 있습니다.
4. (발명자, 특허사무소) 중간사건 (의견제출통지서 대응)
의견제출통지서는 중간사건으로도 불리는데, 특허출원에 대해 특허청 심사관이 출원을 심사하고, 특허청 심사관의 등록 여부에 대한 의견을 담은 문서입니다. 대게는 특허의 권리에 대한 범위를 서술한 청구항 별로 거절과 등록의견을 내어줍니다. 경우에 따라 모든 청구항이 거절되는 의견이 오기도 하고, 부분적으로 등록가능, 부분적으로 거절되는 의견이 오기도 합니다.
이에 대해 심사관의 거절 의견을 번복할 수 있도록 의견서 및 보정서를 작성하여 제출합니다. 이러한 대응에 따라 특허의 권리범위가 결정되며, 이것은 특허 명세서 작업 다음으로 중요한 과정입니다.
필요한 경우에는 이 절차에도 발명자가 참여하기도 합니다. 특히, 권리범위를 제한하였을 때, 현재 제품의 한정과 결부되는지, 향후 이렇게 형성된 권리가 무의미한 특허가 되지는 않는지 체크하는 것이 필요합니다.
* 우리의 특허가 쓸모 없어지는 이유
여러가지 의견이 있을 수 있지만, 의견제출통지서에 대한 대응과정이 국내 사무소에서는 비중있게 취급되지 않습니다. 이것은 특허의 등록만을 최우선순위로 가지는 등록우선주의에 있을 수도 있습니다.
특허를 진행하는 목적은 제3자가 우리의 기술을 사용하지 못하도록 하는데에 있습니다. 이것을 위해 가장 필요한 것은 충분한 권리범위로 등록을 받는 것입니다.
하지만, 이러한 의견서 대응에 있어서, 특허사무소는 보다 간편하고 쉬운 길을 택합니다. 어쩌면 비용적인 면에서 보다 낮은 비용으로 진행하려는 기업의 의도를 반영한 것일 수 있습니다. 이러한 과정의 결과로 사업에 필요하여 요구되는 수준 이하의 권리범위로 특허가 등록됩니다. 이렇게 등록된 특허는 기본적인 목적인 제3자 침해 금지 청구를 못하는 특허가 될 가능성이 높습니다.
5. (고객 회사, 사무소) 특허의 등록과 권리 유지
일단 특허가 등록되었다면, 어떠한 입장에서는 우리의 기술이 종래의 기술에 비해 뛰어난 점임을 인정받은 것으로도 볼 수 있습니다. 이제는 이러한 권리를 잘 관리하는 것이 필요합니다. 이 시점에서 다시 1번 항목의 기술에 대한 평가로 돌아갑니다.
해당 기술에 대해 다시 평가하는 것은 시간에 따라 기술의 중요성이 변화하기 때문입니다. 시장의 트렌드가 변화할 수도 있고, 대체 가능한 새로운 기술이 출현하였을 수 있습니다. 또는 소비자의 호응을 예상했지만, 반응이 좋지 않은 경우도 있을 수 있습니다.
시장에서 중요한 기능을 가지는 기술인 경우, 이 등록된 특허의 가치는 매우 높습니다. 이것은 경우에 따라 해외출원을 진행해야 할 수 있고, 가급적 이 권리는 꾸준하게 등록료를 납부하면서 권리를 유지하여야 합니다.
6. (고객 회사, 사무소) 특허권의 권리 행사
경쟁사가 특허권이 침해되는 제품을 판매하는 경우, 경고장 발송 및 심판, 소송을 통하여 상대방에게 권리행사를 할 수 있습니다. 이로써, 상대방은 법적으로 이를 사용할 수 없게 됩니다. 또한 독점 생산의 장점은 가격을 제어할 수 있다는 점입니다.
경쟁사가 없을수록 해당 제품은 가격 경쟁에서 자유롭습니다. 이것은 기업의 이익과 직결됩니다. 경쟁사의 판매분을 회사가 흡수하여 매출을 상승시킬 수 있습니다. 개당 가격에 대한 결정권을 회사가 가지기 때문에, 이익의 증대와 직결될 수 있습니다.
* 특허권의 역할
특허권은 제품보호에 있어서, 보이는 역할과 보이지 않는 역할을 수행합니다. 보이는 역할이라 함은 직접적인 제3자 침해금지 청구를 할 때 입니다. 직접적인 권리행사로 상대방을 제압할 수 있습니다. 보이지 않는 역할은 특허 제품임을 알리는 경우 상대방이 먼저 카피 생산을 하지 않는 점입니다. 이것은 직접적으로 당사자가 체감할 수는 없지만, 제품 시장 보호의 관점에서는 매우 중요한 역할을 담당합니다.
이상으로 특허의 출원에서 권리행사까지의 프로세스를 전체적으로 설명해 보았습니다. 처음 특허를 출원하시는 분은 그 끝이 어디인지 알기가 어렵습니다. 전체적인 프로세스를 알고서 특허를 대한다면 더욱 의미있는 진행이 될 수 있을 것입니다.
