등록이 어려운 상표가 있을 때
상표가 등록되기 어려울 때에 대응 방법
대략 3주 동안 고객의 설명과 메일을 보냈는데, 통화도하고, 메일도 보냈지만, 이 부분이 명확하게 이해되지 않아서, 절차가 계속 지연되었다. 향후 같은 사건이 발생될 가능성이 있어, 이에 대한 안내를 정리한다.
1. 상표권이란? 상표권의 역할이 무엇인가?
무엇보다 이것을 정확히 이해하고 있는 일반인은 잘 없을 것이다. 사실상 이러한 부분을 알필요도 없고, 우리가 사용하는 상표권을 등록 받았다고 하는 사실만 있다면, 상당수는 해결될 수 있는 부분이기도 하다. 하지만 내 상표가 특수한 상황에 있을 때에 이를 구분하는 것이 필요한데, 이번 사안은 그러한 경우였다.
우리 고객에게도 항상 이야기 하지만, 상표권은 이렇게 정의 할 수 있다:
제3자에게 똑같거나 비슷한 상표의 사용을 금지시킬 수 있는 권리.
상당수는 이렇게 이해하는 경우가 많은 것 같다:
우리가 상표를 사용하기 위해 받아야 하는 권리.
위의 말은 반은 틀리고 반은 맞는 것인데, 그 이유는 이렇다.
기본적으로 상표권의 사용은 제3자의 침해가 되지 않는 한, 자유롭게 사용할 수 있다. 어떤 브런치에서 상표권을 꼭 받을 필요가 없는 경우를 소개한 적이 있다. 이렇게 해당 브랜드에 대해 어떠한 독점권을 행사할 필요가 없다면, 굳이 상표를 받을 필요가 없다. 상표는 내가 사용하기 위해서 받는 것이 아니라, 상대방을 못쓰게 하는 권리이기 때문이다. 그러한 반사적인 결과적으로 내 상표권을 나만이 독점적으로 사용할 수 있다.
상표권 : 남을 못쓰게 한다 -> 그래서 나만 쓸 수 있다
결과적으로 남을 사용하게 하지 못하면, 상표권은 독점 사용이 안되므로, 카피제품이 도용 상품이 나올 수 밖에 없다. 이것을 지키지 못하면 회사 전체가 위험해 지므로, 결과적으로는 사용안하는 것이 좋다. 이런 의미에서 반은 맞다고 볼 수 있다.
2. 등록이 어려운 상표인데, 내가 쓰고 싶은 경우는?
예전에 마케팅 수업을 연세대에서 들은 적이 있는데, 해당 교수님은 국내 마케팅 업계의 대가이셨다. 이런 저런 현장에서의 의견들을 들을 수 있었는데, 상표권 업무를 하면서도 유익한 시간이었다.
이때에, 수업 중에 들은 말 중 기억에 남는 하나가 있는데,
브랜드가 너무 좋은데, 상표권 등록이 안되는 경우라면, 이를 포기하기 보다 차라리 등록 받지 않고 사용하는 게 더 나을 수 있다.
마케터라면 이름 한자 네이밍의 결정에 의해 매출이 얼마나 좌우될 수 있는지를 알 수 있다. 그래서 마케팅에 정점이 되는 브랜드 네이밍에서 최고의 효과를 가져올 수 있는 네이밍을 만들었는데, 등록이 어렵다면, 과감히 상표권 없이 이를 사용하는 쪽으로 진행할 수 있다는 의미이다.
단, 여기에서는 다른 상대방의 상표권을 침해하는 경우는 배제한다. 이 경우 합의금에 대해 배보다 배꼽이 더 커질 수 있기 때문이다. 다시 말하지만, '동일한' 상표, 즉 똑같은 상표가 선등록된 경우에는 본 글에서 말하는 경우에 해당하지 않는다. 이 경우에는 1) 불사용 취소를 검토, 2) 존속기간 연장 포기, 3) 상표의 매입 등을 고려하여야 한다.
3. 사용 가능하나 등록 못받는 상표 - 서울우유
그럼. 사용 가능한데, 등록을 못받는 경우가 과연 어떤 경우란 말인가? 이렇게 사용은 할 수 있으나, 상표권을 못받게 되는 경우를 살펴보자.
그러한 상표들의 가장 쉬운예가 '서울우유'이다. '서울우유'는 원칙적으로 상표권 등록이 안된다.
첫번째는 '서울'이라는 단어는 대한민국의 수도로써, '저명한 지리적 명칭'(쉽게 말해 지역이름)이다.
이것은 공익적 목적에 의해 하나의 개인이나 기업에게 독점권을 주지 않는다. (그럼 지금의 서울우유는 무엇이냐고 반문하겠지만, 이것은 뒤에 설명하겠다.) 따라서, '서울'은 독점이 안되는 단어이다.
'우유'는 더 설명하지 않아도 되겠지만, 또한 독점이 안되는 단어이다.
'우유'를 하나의 낙농 기업에게 독점적 사용권을 준다면, 전국에 모든 'OO우유' 공장이 문을 닫아야 한다. 상품명은 기본적으로 하나의 상표권으로 등록이 진행될 수 없다. 이것은 상표법에 명시되어 있다. '보통 명칭'이라는 용어로 기재되어 있으며, 지정상품을 지칭하는 단어이다.
우유를 파는 가게는 '우유'라고 붙여야 이 제품이 우유인지 알게 되는데, 이러한 단어들은 개인에게 독점하지 않는다. 역시 공익적인 목적이다.
끝으로, 이 두 단어가 결합되는 경우에는 새로운 식별력을 창출하는 경우에는 등록이 가능하나, 위와 같이 지명과 보통명칭의 결합인 경우에는 수십년 이상 꾸준히 사용하여 소비자들에게 인지도가 생기지 않는 이상은 등록이 원천적으로 되지 않는다.
두 개의 상표 서울우유 : 2004년에는 거절, 2014년에는 등록되었다.위의 사례가 이를 보여준다. '서울우유'는 원래는 등록이 안되는 상표이므로, 2004년에는 거절되었다. 이후 10여년간 사용하면서, 식별력을 높여, 결국 2014년에 이를 등록 받았다.
4. 이 상황에서 최고의 제안 : 식별력을 만들어서 일단 등록을 한다.
어쨋건 상표권을 등록받는 것이 필요하다.
가장 중요한 이유는, 다른 사람이 비슷한 상표권을 등록받는 것을 방지하기 위함이다. 이것이 나중에 우리의 발목을 잡을 수 있다. 여기서 '비슷한 상표'라는 것에 유의하기 바란다. 똑같은 상표가 아니고 비슷한 상표라도, 상표법에서는 유사범위로 거절할 수 있는 선등록 상표권의 지위를 부여한다.
예를 들어, '서울우유'는 등록이 어렵지만, 적어도 '서웅우유'는 등록이 가능하다.
왜 이시점에서 느닷없이 서우우유를 이야기하냐고 할 수 있겠지만, '서웅우유'와 같이, 뜻하지 않게 '서울'과 발음이 비슷한 상표권을 누군가가 우연치 않게 등록할 수 있다. '서웅'은 지명도 아니며, 언뜻 보기에는 창작한 별개의 상표로 볼 수 있다. 따라서, 이것은 상표법의 공익규정에 포함되지 않고 등록이 가능하다. 이것이 나중에 '서울우유'의 등록을 못하게 한다.
실제로 이러한 일은 심심치 않게 일어나며, 차라리 동일한 상표인 경우에는 다른 규정을 적용하여 이를 거절이나 무효화 하는 것을 생각해 볼 수 있지만, 비슷한 상표권에서는 고의성을 주장하기가 어렵다.
'서웅'라는 말은 언뜻 들으면 '서울'과 비슷하다는 생각도 들지 않고, 전혀 새로운 개념의 단어로 인식된다. 하지만, 이것이 '우유'와 결합하여, '서웅우유'가 되면, '서울우유'와 'ㄹ'자 받침 하나를 제외하고 글자수나 발음이 유사한 상표로 인식되며, 이것으로 인해 '서웅우유'의 선등록상표의 존재로, '서울우유'가 거절되게 된다.
따라서, 이러한 경우 보통의 방법은 로고를 추가하여 식별력을 부가한다. 대신 이렇게 추가되는 로고는 매우 복잡하고 선행 로고와 같은것이 아니어야 한다.
로고를 첨부한 서울우유. 상표권이 등록되었다.사실 위의 로고도 전통적인 태극 문양이 추가된 것으로 식별력이 낮은 무늬에 해당하지만, 결과적으로 위의 상표권으로 상표권은 획득하였다. 이로 인해, 1차적으로 '서울우유'와 같은 동일한 상표권을 제3자가 획득할 수 없을 뿐 아니라, 우연하게 비슷한 상표가 등록되는 현상도 방지할 수 있다.
사실 서울우유의 사례는 타임라인이 먼저 설명한 사례와는 일치하지 않는다. 담당 변리사는 '서울우유'가 등록받지 못하는 것을 먼저 알고서, 로고를 첨부한 상표권을 출원한 것 같다. 1996년도에 전문적인 입장에서 이러한 상표권 출원을 제안하였으리라 생각한다.
5. 기타 등록이 어려운 상표권
사용가능하나, 등록이 어려운 상표권은 '지명' 뿐 아니라 여러가지가 있다.
예를 들면, 흔히 성질표시표장이라고 하는 성질이나 효능을 직감하는 상표. 예를 들면, '소화가 잘되는 우유'가 있을 수 있을 것 같다.
그냥 소잘우는 거절, 식별력 있는 '매일'이 붙은 경우는 등록.위의 상표는 '매일'이라는 원래 회사의 메인 브랜드를 추가하여 등록 받았다. 개인적인 생각으로는 이 방법 보다는 로고가 추가되는 것이 더 효과적이라고 생각한다. 왜냐하면 로고는 '발음'이 되지 않기에 기존의 '소화가 잘되는 우유'를 더 부각할 수 있기 때문이다. 물론 이것은 변리사 입장에서 다른 견해를 가지는 분이 있을 것이라 생각한다.
6. 결론
복잡한 로고 또는 다른 식별부를 추가하여 우회하여 등록받고, 향후 식별력 인정 받을 수 있을 때에 재출원
식별력 없는 상표는 식별력을 부가하여 등록 받고, 상표로서 이를 사용하는 방법이다.
물론 100% 상대방을 사용금지 할 수는 없지만, 굿굿히 버티면서, 상표사용을 계속하고, 브랜드 매출을 키우다 보면, 사용에 의한 식별력을 얻을 수 있다. 이렇게 나중에 등록하면 등록이 가능하다.
회사의 입장에서는 10년이 긴 기간일 수도 있고, 짧은 기간일 수도 있지만, 이것은 이 브랜드가 얼마나 중요한 가에 따라 다를 수 있다. 서울우유가 1990년대에 잠깐 등장했다가 사라졌으면 위의 단독 상표는 등록되지 않았지만, 매출이 상승함에 따라 꾸준히 출원하여 결국 2014년에 단독 상표로 등록을 받았다.
이 기간 동안 서울우유는 단독 상표를 총 3번 더 출원하였다가 거절하였고, 로고가 포함된 상표까지 하면, 총 6번을 더 출원하였다가 거절된 후에 최종적으로 2014년에 단독 상표가 등록된 것이다. 꾸준히 출원한 것을 보면, 상표권 획득이 얼마나 필요하였는지를 간접적으로 알 수 있다.
이러한 이유로, 상표권을 간접적으로 보호하는 장치를 만들고, 먼 후에 등록을 진행하는 것이 이 상태에서 진행할 수 있는 최선의 방법들 중 하나라고 생각한다.
