디자인이 등록되는 과정 및 유의점
처음 디자인 출원을 하시는 분들께
디자인 출원 프로세스 - 진행의 유의점
디자인의 중요성은 최근 더욱더 부각되고 있습니다. 새로운 제품을 개발한 상태라면, 디자인 출원은 꼭 권해드리고 있습니다. 디자인의 장점은 아래와 같습니다.
디자인의 장점 : 등록이 용이함
1) 제품의 외관을 새롭게 창작한 것에 대해 권리를 가지므로, 새롭게 디자인 된 제품이라면, 등록이 쉽게 진행됩니다. (특허의 ‘기술적인 진보성’에 비해서, 디자인의 '창작성'은 폭 넓게 인정될 수 있습니다.)
2) 특허나 실용신안이 등록되지 않는 경우에, 제품을 보호할 수 있는 대체적인 중요한 권리가 될 수 있습니다. (만일, 특허가 거절된 후, 디자인권 조차 없다면, 회사로서는 복제품에 대응할 아무런 권리가 없는 셈입니다.)
3) 침해나 입증이 매우 용이합니다. 출원된 사진과 양 제품을 비교하면 침해인지 용이하게 판단할 수 있다.
디자인의 단점 : 권리범위의 좁음
디자인의 단점은 디자인의 장점과 대치되는 부분입니다. 동전의 양면과 같습니다.
1) 디자인의 변형이 이루어지는 경우, 경우에 따라서는 새로운 창작으로 보기 때문에, 침해를 주장하지 못할 수 있습니다. (이 특성은 등록의 용이성과 대치되는 부분입니다.)
2) 회사가 스스로 제품을 공개하는 경우에, 이로 인해 디자인의 등록이 거부될 수 있습니다. (특허의 경우 기술적인 부분을 공개해야 하는데, 통상적으로 기술 내용을 상세하게 공개하는 경우는 드뭅니다. 반면, 디자인은 제품을 인터넷에 올리는 것 만으로 공개행위로 간주될 수 있습니다.)
3) 해외 출원 시 우선권 기간이 짧다. 해외에 출원하는 경우 6개월 내에 디자인을 진행해야 합니다. 이 기간은 생각보다 매우 짧은 기간입니다. 따라서, 출원할 때에 해외 출원을 바로 결정하여야 합니다.
그럼 본격적인 프로세스에 대해 안내해 보겠습니다.
1. (회사) 새로운 제품 디자인 및 공개
디자인에서는 제품의 공개시점이 무엇보다도 중요합니다. 특허는 제품이 공개되더라도 이것이 기술의 공개로 취급될지의 여부는 미지수입니다. 이것은 외관에 기술이 잘 드러나지 않는 경우도 많기 때문입니다. 하지만 외관에 대해 청구하는 디자인의 경우에는 인터넷 등에 공개되는 즉시 디자인이 공개된 것으로 간주됩니다.
공개하는 순간 이 디자인은 공개된 디자인으로 취급되며, 이것은 우리가 개발한 디자인임에도 디자인 등록을 받지 못하는 결과를 초래하게 될 수 있습니다.
되도록이면, 공개 전에 출원을 진행하여야 합니다. 이것은 이후에 많은 과정에서 우리에게 유리한 점을 제공합니다. 만일, 부득이 하게 출원되지 못했다면, ‘공지예외주장(공개되지 아니한 경우로 보는 출원)’ 제도를 활용하여 진행할 수 있습니다.
* 공지 예외 주장
최초 공개일로부터 1년 이내에 출원하는 경우에는 그 공개행위는 디자인 공개에 해당하지 않는 것으로 봅니다. 그럼에도 불구하고 공개 전에 출원해야 하는 이유는 제3자의 카피 가능성 때문입니다.
공개된 디자인을 보고, 제3자가 공개한 경우에는 제3자의 공개 행위가 우리의 제품을 카피한 것을 입증해야 합니다만, 실제로 이것은 쉽지 않습니다. 그리고, 만일 제3자가 먼저 출원을 한 경우라면, 우리가 등록 받지 못할 가능성도 있습니다.
2. (특허사무소) 디자인 출원
디자인은 보통 6면도 (앞, 뒤, 좌, 우, 위, 아래의 6개 도면)를 이용하여 신청서를 작성합니다. 6면도가 제공되는 경우 제품의 360도의 모든 부분을 볼 수 있기 때문에, 출원된 디자인 제품을 특정할 수 있습니다.
최근에는 3D 파일에 의한 출원이 가능하며, 이 때에는 특허청에서 지원하는 형식에 맞추어 진행하여야 합니다. 특수한 형태인 UI 디자인의 경우에는 평면으로 진행할 수 있습니다.
앞서 설명한 바와 같이, 공개된 경우에는 공지 디자인으로 등록이 안되기 때문에, 공개 시점과 출원일을 조절하는 것은 매우 중요한 작업입니다. 회사에서도 이를 인지하여야, 출원하기 전에 공개하는 것을 사전에 방지할 수 있습니다. 빠른 공개가 필요한 시점이라면, 더욱 각별히 신경을 써서 빨리 출원될 수 있도록 관리하여야 합니다.
* 디자인 일부 심사 출원
의류, 가방, 섬유제품, 포장 용기류, 보석류, 문구류 등은 디자인의 싸이클이 매우 빠르기 때문에, 심사를 거쳐 등록하는 방식을 취하기 보다는, 먼저 출원하는 순서대로 등록하여 준 후, 분쟁이 발생하면 이것의 등록 여부를 따지는 방법으로 진행됩니다. 2021년 기준으로는 1달 내에 등록될 수 있도록 단축되었습니다.
3. (특허사무소) 중간사건 (의견제출통지서 대응)
의견제출통지서는 중간사건으로도 불리는데, 특허출원에 대해 특허청 심사관이 출원을 심사하고, 특허청 심사관의 등록 여부에 대한 의견을 담은 문서입니다. 디자인의 경우 대게는 출원일 전 공개된 자료에 의해 거절되는 ‘신규성’에 의한 거절이 있고, 이외에는 대부분 디자인 형식에 관한 거절이 많습니다.
‘신규성’은 위의 공지예외주장에 의해 극복하는 방식으로 대응되고, 이외의 사항에 대해서는 형식에 대한 보정을 진행하는 것으로 대응됩니다.
4. (고객 회사, 사무소) 디자인의 등록과 권리 유지
일단 디자인이 등록 결정되었다면, 설정 등록료를 납부함으로써, 등록될 수 있습니다. 디자인은 특허와 동일하게, 최초 1-3년치 설정등록료를 납부한 후, 4년차부터 매년 연차등록료를 납부합니다.
이 연차등록료를 납부하지 않는 경우, 해당 디자인권은 더 이상 유지되지 않으며, 중요한 디자인의 경우 반드시 이 연차등록료를 납부하여 권리를 유효하게 유지하여야 합니다. 디자인권의 등록 기간은 20년입니다.
5. (고객 회사, 사무소) 디자인권의 권리 행사
경쟁사가 디자인권을 침해하는 제품을 판매하는 경우, 경고장 발송 및 심판, 소송을 통하여 상대방에게 권리행사를 할 수 있습니다. 이로써, 상대방은 법적으로 이를 사용할 수 없게 됩니다. 또한 독점 생산의 장점은 가격을 제어할 수 있다는 점입니다. 이 점은 이미 언급한 특허와 매우 유사합니다.
* 디자인권의 역할 (특허의 역할과 매우 유사)
디자인권은 제품보호에 있어서, 보이는 역할과 보이지 않는 역할을 수행합니다. 보이는 역할이라 함은 직접적인 제3자 침해금지 청구를 할 때 입니다. 직접적인 권리행사로 상대방을 제압할 수 있습니다. 보이지 않는 역할은 디자인이 등록된 제품임을 알리는 경우 상대방이 먼저 카피 생산을 하지 않는 점입니다. 이것은 직접적으로 당사자가 체감할 수는 없지만, 제품 시장 보호의 관점에서는 매우 중요한 역할을 담당합니다.
이상으로 디자인의 출원에서 권리행사까지의 프로세스를 전체적으로 설명해 보았습니다. 처음 디자인을 출원하시는 분은 그 끝이 어디인지 알기가 어렵습니다. 전체적인 프로세스를 알고서 특허를 대한다면 더욱 의미있는 진행이 될 수 있을 것입니다.
