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by 역삼동 이변리사 Jun 30. 2021

특허침해소송 과정과 단계별 유의점

특허 침해 소송 진행과 관련하여...

특허침해품과 특허침해 소송

우리의 제품이 판매되고 있는 과정에서 상대방의 침해품이 나온 경우라면, 1차적으로는 시장에서의 성공을 의미합니다. 카피할 만큼 제품이 소비자에게 어필할 수 있고, 시장에서는 매력적인 상품이라는 것입니다.

이렇게 1차적으로는 고객에게 위안의 말씀을 드릴 수 있습니다. 단지 이 상황에서 특허권과 같은 권리가 없다면, 부정경쟁방지법 등과 같은 조치를 고려해 볼 수 있으나, 특허권 자체가 있는 것과는 많은 차이가 있습니다. 일단은 이 상황에서 특허권이 있다는 것은 매우 다행스러운 일입니다. 이것은 이러한 카피 상품에 대해 우리가 무언가를 상대방에게 압박할 수 있다는 의미입니다.

만일 그렇다고 하더라도 최종적으로 상대방으로 하여금 특허 침해품을 판매하지 못하게 하거나, 실질적인 손해배상을 얻는 과정에는 수많은 시간과 비용이 발생됩니다.

이러한 절차에 대해서 오늘 알아보겠습니다.

보통 분쟁 사건의 진행은 아래와 같은 프로세스로 진행됩니다. 이것은 특허 기준이고, 실질적으로 디자인과 특허는 유사한 방법으로 진행됩니다. 상표의 경우에는 달리 적용될 수 있습니다.

특허 소송의 프로세스

특허 침해소송 진행 프로세스

A. (회사) 침해 제품 발견

이것은 대부분 회사에서 발견하여 진행되는 편입니다. 특히, 회사의 마케팅 부서에서는 관련 제품을 판매하는 가장 최단에서 얻을 수 있는 소식을 접할 수 있고, 다른 한편으로는 거래처에서 관련제품을 문의하거나(같은 회사의 제품인지), 공격적으로 경쟁사에서 비슷한 제품을 출시할 수도 있습니다.

순수하게 회사에서 가장 빠르게 얻을 수 있는 정보이며, 통상적인 법률사무소나 특허사무소에서는 이러한 모니터링은 진행하지 않는 것을 유념해야 합니다.

1차적으로 침해 제품이 발견되는 경우에는 판매 제품이 우리가 보유한 권리에 포함되는 지의 여부를 확인해야 할 것입니다. 따라서, 이러한 정황이 발견되는 경우, 즉시 관련자료를 입수하여, 담당 변리사에게 문의하여야 합니다.

B. (변리사 사무소) 상대방 제품이 침해품인지의 확인

통상적으로 특허는 원하는 권리와 등록받는 권리가 다른 경우가 많이 있고, 출원인은 우리의 권리범위가 어디까지 해당하는지를 알 수가 없습니다. 우리가 생각하기에 제품에 대한 특허가 있고, 우리의 제품과 상대방의 제품이 같은 것으로 보일지라도, 경우에 따라 권리범위에 포함되지 않아 권리행사를 하지 못할 경우가 있습니다. 따라서, 이러한 부분은 반드시 전문가와 상의하여야 합니다.

우리의 권리범위에 포함되지 않는 경우에는 그 다음 단계로 진행할 수 없습니다. 또한 최근에는 잘못된 경고장을 발송하였을 때의 민사적인 책임을 묻는 판례가 생겨, 무분별한 경고장을 발송하였을 때에, 오히려 특허권자가 손해를 물어야 하는 상황이 발생될 수 있습니다. 따라서 경고장의 발송은 신중히 하여야 합니다.

만일 권리범위에 포함되지 않는 경우에는 해당 권리로서 권리행사가 불가능합니다. 하지만 여기에서 중지하여야 하는 것은 아니고, 특허권이 없더라도, 부정경쟁방지법이나, 보유한 다른 지재권 등 다른 수단으로 보호받는 것을 추가로 검토할 수 있습니다.

또한, 권리범위가 포함되는 경우에는 다음의 과정을 진행할 수 있습니다.

C. (변리사 사무소) 증거 수집

증거의 수집과 확보는 우리나라 소송에서 가장 어려운 부분입니다. 특허권자는 상대방의 침해 사실을 입증하면서 침해를 주장하여야 하는데, 물품의 경우 직접 구매로 증거를 구할 수 있습니다. 하지만, 이외의 특허 침해는 증거를 수집하기가 쉽지 않습니다.

또한, 수집되는 증거가 있더라도, 상대방으로부터 얻은 증거가 훼손이나 조작되지 않음을 증명하기 위해 필요한 절차들을 진행하지 않으면, 증거로 인정받기 어려워질 수 있습니다. 이것은 향후 이것이 결정적인 증거일 때에 소송상의 어려움을 겪게 될 수 있습니다.

통상적으로, B 단계 이후에서 부터는 특허사무소나 변리사 등의 법률적인 조언과 함께 진행하시는 것이 좋습니다. 통상적으로 증거 수집은 단순이 이 단계에서 끝나는 것이 아니며, 경고장 발송 이후에도 계속될 수 있습니다. 상대방의 계속 침해 사실을 입증하기 위해서는 소송 중에도 계속되어야 할 수 있습니다.

D. (변리사 사무소) 경고장 발송

경고장을 발송하는 절차는 법원이나 특허심판원 등을 거쳐서 진행되는 절차가 아닙니다. 이러한 법률적인 정식 절차를 밟기 전에, 비교적 쉬운 방법으로 우리의 입장을 상대방에게 알리는 것입니다. 정식으로 진행되는 법적인 절차가 아니기 때문에, 상대방과 자유롭게 의견교환이 가능하다면, 다른 의미로는 판사나 심판관과 같이 중간에서 중재하는 자가 없기 때문에, 서로 자신의 주장을 굽히지 않는 면이 있습니다.

실제 소송에 들어가기 전에, 우리가 상대방에게 침해사실을 알리고, 원하는 바를 말할 수 있는 가장 초입의 단계로 볼 수 있습니다. 초입의 단계이지만 이 시점에서 전체 진행에 대해 어떠한 방법으로 진행할 것인지 전체적인 방향을 결정하는 것이 필요합니다.

상대방이 고의침해가 아닌 경우, 단순히 이러한 특허침해 사실이 있다는 것을 알리는 것 만으로 상대방의 침해 금지를 이끌어낼 수 있습니다. 비교적 간단히 분쟁을 마무리할 수 있습니다. 생각보다 많은 건이 이 경고장에서 해결되는 경우가 많습니다.

하지만 이 경고장이 오가는 단계에서 양측의 합의점을 찾지 못하는 경우 실질적인 소송에 진입하게 됩니다.

본격적인 침해 소송의 시작

소송? 심판? 지방법원? 특허법원?

특허권에 관련한 소송은 절차가 복잡합니다. 일반법원에서 진행하는 절차와, 특허법원에서 진행하는 절차가 있습니다. 엄밀하게 말하면 현재는 일반법원 사건도 2심에서는 특허법원에서 진행하도록 법령이 개정되었고, 특허법원소송도 특허심판원에서 시작하여 특허법원으로 진행되는 것이나, 이해를 쉽게 하기 위해, '일반법원'과 '특허법원'으로 지칭합니다.

이 단계에서 우선적으로 유의 하여야 할 사항은, 특허법원에서 진행하여야 하는 절차들을 먼저 충실히 검토하여야 한다는 것입니다. 이것은 권리범위확인심판(내 특허의 권리범위에 상대방의 복제품이 포함되는지?)과 무효심판(내 특허의 무효가능성이 있는지?)를 확인하고 나머지 형사 소송과 민사 소송을 진행하는 것이 필요합니다.

단순히 등록되었고, 권리범위에 포함되는 것 같은데, 법정에서 이것을 따져보자는 대처는 최종적인 목적을 달성하는 소송인 형사소송과 민사소송에서 패소로 이끄는 안일한 방법이 될 수 있습니다. 아울러 상대방에세 손해배상을 지불해야 하는 점과, 더 이상 상대방의 판매행위를 용인해야 하는 점이 발생될 수 있습니다.

단순히 이길 수 있는 가능성만으로 특허 소송을 진행하지 말고, 예비적인 단계에서의 검토 작업을 먼저 선행해야 합니다. 그리고 이 작업은 반드시 비용을 지불하고 진행하여야 합니다.

F1. 형사 고소(형사 소송)

일반법원 소송부터 이야기 하자면, 우리가 알고 있는 소송으로는 민사소송과 형사소송이 있습니다. 이것은 우리가 통상 알고 있는 일반법원에서 진행하는 소송입니다. 이 중 형사소송은 폭행이나, 음주운전과 같이 법률이 사회에서 용인할 수 없는 행위들을 하였을 때에 이를 처벌하는 것을 요구합니다. 특허법에서는, 특허받은 제품의 불법 카피는 사회에서 용인할 수 없는 행위에 해당하므로, 형사 처벌의 대상이 됩니다. 따라서 특허권자가 승소시, 벌금형 또는 징역에 관한 판결이 발생됩니다.

특허의 침해 판단의 기준은 특허 청구범위에 기재된 문서의 내용을 기준으로 합니다. 따라서, 수사관이나 검사 등은 이 사건이 침해인지 아닌지를 판단하기가 어렵습니다. 또한 입증책임은 고소인에게 있기 때문에, 이를 충분히 준비하지 못한 상태에서의 진행은 쉬운 패소를 상대방에게 가져다 줄 수 있고, 이것은 상대방의 특허 침해 행위를 합법적으로 용인하게 할 수 있는 결과를 낳습니다.

형사 소송의 유의점은 모든 것이 확인된 이후에 진행을 결정하는 것이 더 유리하다는 점입니다. 민사소송과 형사소송은 일반적으로는 가장 뒤에 진행되는 것이 바람직합니다. 우선적으로 확인할 사항은 앞서 설명한 것과 같이 1) 권리범위에 포함되는 지의 여부와, 2) 우리의 특허권에 대한 무효 가능성 여부입니다. 결과적으로 지는 소송은 진행하지 않는 것이 좋습니다.

통상적으로 형사 소송이 진행된 이후에, 특허법원에 대한 소송이 진행되는 경우, 특허법원 소송의 결과가 나올때 까지 형사 소송은 보류되는 것이 일반적입니다. 특허 법원에서의 판결을 기다려 이를 바탕으로 침해 유무를 판단합니다.

역으로 이를 이용하여 형사소송의 지연을 위하여 특허 법원의 사건을 진행하는 경우도 있습니다. 고의적으로 이러한 소송을 진행하고, 대법원까지 가는 경우에는 최대한 길게 소송을 끌 수 있습니다. 의뢰인이 필요한 경우 이러한 방법을 사용할 수도 있습니다.

F2. 민사 소송(손해배상청구, 침해금지청구)

민사소송은 내가 상대방의 행위로부터 어떠한 손해를 입었을 경우에 이러한 손해의 배상을 요구하거나, 상대방에게 침해 행위를 더 이상 진행하지 못하도록, 판매 또는 생산의 금지를 요청하는 경우에 진행될 수 있습니다. 형사 소송과 민사 소송은 서로 별개의 소송으로 이루어집니다. 두 개의 소송이 동시에 진행될 수 있고, 경우에 따라, 특허 법원에서의 소송을 함께 진행할 수 있습니다.

일반적으로는 형사소송을 먼저 진행한 후, 형사소송에서 승소 판결을 받아, 이를 가지고 다시 민사소송을 제기하여 손해배상청구를 진행합니다. 왜냐하면, 형사소송에서 승소한 사실은 민사소송 시에 상대방이 불법적인 행위를 하였다는 중요한 증거가 되기 때문에, 민사소송을 더 쉽게 진행할 수 있습니다. 따라서 형사 소송과 동시에 진행하거나, 가장 나중에 진행되기도 합니다.

하지만 이와는 별도로, 정말 긴급한 사안이 필요한 경우, 이대로 방치하는 경우 회복할 수 없는 손해가 발생하는 경우에는 민사소송에서 가처분 소송을 가장 먼저 진행할 수도 있을 것입니다.

E1. 권리범위확인심판 (소극적 권리범위확인심판, 적극적 권리범위확인심판)

특허권에 관한 소송은 위의 절차에 특허심판원에서 시작하여, 특허법원, 대법원으로 이어지는 특허법원에서 진행하는 다른 소송이 있습니다. 이것은 일반 법원에서 진행하는 일반 소송과 차이가 있습니다.

이러한 특허법원의 소송이 별도로 필요한 이유는, 카피 제품이 특허권의 침해인가 아닌가의 여부는 일반 민사사건이나 형사사건의 측면에서 쉽게 판결할 수 있는 내용이 아니므로, 전문적인 심판 기관에서 이를 판결하는 것이 효율적이고 정확하기 때문입니다. 그리고 특허법원에서 진행하는 소송은 특수하고 전문적인 부분에 대해서만 심결을 합니다.

권리범위확인심판에서는 해당 특허의 권리범위에 포함되는 지의 여부를 판단합니다. 권리자가 침해 제품에 대해 우리 특허권의 권리 내에 있다는 심결을 구하는 것이 적극적 권리범위확인심판입니다. 반대로, 침해자가 우리의 제품이 상대방의 특허권 내에 있지 않다는 심결을 구하는 것이 소극적 권리범위확인심판입니다.

어느 하나가 이 권리범위확인 심판 소송에서 승소하는 경우, 나머지 모든 심판에 매우 유리해 질 수 있습니다. 특허권자는 무효심판이 제기되는 경우 둘 다 승소해야 하지만, 상대방인 침해자는 이 심판과 무효심판 하나만 이기는 경우 일반 소송 모두에 승소할 수 있습니다.

따라서 이 소송은 매우 중요하며, 보통 가장 먼저 진행되기도 합니다. 이 심판에 대해서는 후에 따로 설명하는 시간을 갖겠습니다.

E2. 특허무효심판

통상, 일반 법원에서의 소송을 형사 소송 또는 민사 소송이라고 하고, 특허 법원에서 진행하는 소송을 심판이라고 하는 것은 특허 법원에서 진행되는 사건은 1심이 특허심판원에서 진행되기 때문입니다. 하지만 모두 3심제를 택하고 있으므로, 절차상의 큰 차이는 없습니다. 고객의 입장에서는 모두 같은 것으로 이해하여도 괜찮을 것 같습니다.

특허 심판원에서 시작되는 특허무효심판에서는 등록된 특허가 정말로 유효한지를 다투어 현재 등록된 특허를 다시 무효로 할 것인지의 여부를 판단합니다.

애초에 특허청에서 심사하여 등록을 결정한 특허권인데, 왜 다시 무효심판을 하는가에 대한 의문이 있을 수 있습니다. 이것은 일반 심사 단계에서 진행되는 심사의 강도와 심판단계에서 진행되는 심사의 강도가 다르기 때문입니다.

특허청에서 진행되는 심사는 전문적인 인력이 담당하기는 하지만, 일정한 요건이 만족된다라고 판단하는 경우, 이를 거절할 만한 사유가 없다면 모두 등록을 하여야 하는 것이 원칙입니다. 제한된 시간과 제한된 인력 내에서는 매우 엄격한 수준의 심사가 이루어지기는 어렵습니다.

대신, 무효심판에서는 이해관계가 결부된 당사자들은 상대방의 특허를 무효로 할 수 있는 최대한의 자료들을 검색합니다. 기존의 특허청 심사관이 발견한 인용참증 이외에 다양한 인용참증을 검색합니다. 여기서는 특허 뿐만 아니라, 논문이나 인터넷 게시물 등 다양한 자료가 포함됩니다.

이렇게 진행되기 때문에, 소송이 진행되는 등록 특허의 무효율은 높은 편입니다. 이것은 비단 우리나라 뿐의 일은 아니며, 분쟁이 진행되는 만큼의 중요한 특허이기에, 이러한 특허의 무효를 많은 비용과 시간을 투입하여 재판정하도록 진행합니다.

무효심판에서의 유의점은 아이러니하게도 무효심판 단계에서 필요한 것은 아닙니다. 확률적으로 무효심판을 이겨내기 위해서는 기존의 특허권을 우리가 많이 보유하고 있어야 합니다. 하나의 특허로 상대방을 이길 수 있는 확률 보다 2개중 하나가 무효가 되더라도 나머지 하나가 살아남아 상대에게 특허 침해를 주장할 수 있는 것이 더 유리합니다. 따라서 제품에 대해 지속적인 특허출원을 진행하여 특허를 여러개 보유하여 특허 포트폴리오를 구성하는 것이 특허소송에 매우 유리합니다.

하나의 화살을 부러지기 쉽지만, 여러개의 화살은 부러지기 힘들다는 속담처럼, 특허권은 많이 보유할 수록 우리에게 유리합니다.