동업자가 있는 회사의 상표 문제

상표법 34조 1항 20호 (구법 7조 1항 18호) 

< 본 항은 2014년 6월 개정에 새롭게 신설된 조항입니다. >

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
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20. 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표

 동업관계, 고용관계, 프렌차이즈 계약 등 계약관계에 있던 자가 상대방이 상표출원을 아직 하지 않은 기회를 틈타 상대방의 상표를 자신의 명의로 출원하는 경우 이를 등록하지 않는다는 조항입니다. 기본적인 취지는 '신의칙'에 근거하여 타인의 상표를 무단 도용하는 것을 방지하겠다는 것입니다. 

동업 관계 종료 후 개별적으로 상표 신청하는 경우

동업한 A도 B도 둘다 상표권을 받지 못할 수 있다.

 A와 B는 둘다 법인입니다. 프로젝트성으로 간단한 이벤트를 시작했는데, 이것이 대박이 났습니다. 하지만 법인 등 구체적인 주체를 만든 것이 아닙니다. 서로 이 이벤트에 대한 상표권을 획득하려고 상표를 각각 출원 합니다. 타인의 상표 사용하는 것을 알면서 출원하는 경우 등록받지 못하는데, 이러한 상황이 본 조항에 적용될 수 있습니다. 이제는 서로 상표권의 소유에 대한 것이 합의되지 않는 경우 A와 B 모두 개별적으로는 상표권을 획득할 수 없습니다.

 문제는 누가 진정한 권리자이고 누가 타인인가? 하는 것입니다. 진정한 권리자는 단순히 상표권을 먼저 사용한 사람일 수도 있고, 상표의 표장(이름)을 네이밍 한 사람일 수도 있고, 사업의 주도적인 역할을 한 사람일 수 있습니다. 사업의 주도도 마케팅을 담당하는 쪽과 실제 공급 판매를 담당하는 쪽이 있습니다. 경험 상 마케팅을 담당하는 쪽이 더 좋은 증거를 확보할 수 있습니다.

문제는 누가 제20호의 진정한 권리자 인가??? 이다.

 특허나 실용신안의 경우 '창작'을 기준으로 그 최초 소유권을 주장하는 것이 일응 타당하지만, 상표의 경우에는 사실 '창작'이 그 대상은 아닙니다. 따라서 이러한 기준이 명확하지 않은 경우에는 누가 상표권(또는 아직 권리가 나오지 않았으므로 상표를 출원할 권리라고 하겠습니다)을 소유하고 있는지에 대한 것을 정하기가 매우 어렵습니다.

 따라서 어떠한 사업이 동업관계에 있는 상태에 있는 경우로서는 누가 진정한 권리자인지 입증하는 것이 쉽지 않습니다. 사실 이러한 것들을 방지하기 위해 계약서 상에 귀속되는 지식재산권(특허, 상표, 저작권 등)의 소유 관계를 정리해 놓기도 합니다만, 일반적인 경우 이러한 내용은 계약서 상에는 없습니다.

 

구글에서 검색되는 수많은 동업계약서들 - 상표에 관한 사항은 대부분 없다.

예방 및 해결 방법은?

1. 상표 출원은 되도록이면 빨리

 위의 케이스는 모두 적절한 시기에 상표 출원이 이루어지지 않는 경우에 발생한 것입니다. 따라서, 사업이 진행되는 시점에 상표를 출원하는 경우 위와 같은 문제점은 발생하기가 어렵습니다. 양자가 사업관계 내에 있다면 이러한 상표에 관련된 사항은 더욱더 쉽게 협의할 수 있을 것입니다.

2. 동업 관계의 시작에서부터 상표에 관한 사항을 계약서에 명시

 다음의 한 줄이 계약서에 명시되어 있는 경우에는 진정한 권리자가 누구인지 입증이 매우 용이해집니다. 이것은 buy-sell agreement 와 같이 권리나 사업의 소유권에 관한 사항을 명확히 하는 계약과 유사합니다.

 OO항 상표권에 관한 사항

 발생되는 상표권에 관한 권리는 A에게 귀속된다.

추가 : 이해관계 있는 자의 상표 출원에 대한 공격 방법

 본 조항은 이해관계 있는 자 간에는 모두 적용이 가능한 조항입니다. (종업원, 동업관계, 프랜차이즈 계약관계, 심지어, 공모전의 심사위원과 참석자의 관계도 포함됩니다.) 따라서 이해관계 있는 자가 나의 상표를 무단으로 도용할 경우에는 본조항을 근거로 제3자의 상표등록을 거절할 수 있습니다.

 다만, 이러한 사항들은 모두 심사관이 직접 알 수 없는 일이므로, 관계자가 이의신청 하거나 등록 이후에 무효심판을 통하여 조치 하여야 합니다. 본 조항에 의하여 '나의 상표를 뺏겼다'라고 억울함을 호소하는 사람에게는 좀 더 보호를 받을 수 있는 길이 열릴 것입니다.

 대신에, 악의적인 동업관계에 있는 자가 있는 경우, 나의 권리를 등록받는 과정에서 상대방으로부터의 공격에 좀 더 취약한 약점을 가지게 될 수 있습니다.