미국의 임시출원 제도
Provisional Application @ USPTO
현재 중국이 신흥 출원국으로 자리잡고 있지만, 여전히 미국은 특허시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
변리사로써 느끼는 미국은 '기술 비즈니스'의 강대국입니다. 에디슨이 만든 GE나, 프로세서 칩의 강자 INTEL, 미국의 대표기업 IBM, 통신의 QUALCOMM 등은 기술을 기반으로 성장한 회사들입니다. 이런 회사들로부터는 특허권을 따로 떼어내어 생각할 수 없습니다.
오늘은 미국의 여러 제도 중의 하나인 임시출원제도(Provisional Application)를 소개하려고 합니다.
미국의 임시특허출원 제도 (이미지 : 미국특허청)미국의 특허 출원에는 정규 출원(Non-provisional Patent Application)과 임시 출원(Provisional Application)이 있습니다.
정규 출원(Non-provisional Patent Application)은 우리가 알고 있는 일반적인 특허출원과 동일합니다.
임시 출원(Provisional Application)은 '출원일의 확정'을 위하여 '기술적인 내용'만을 기술하여 특허출원하는 방식입니다.
"미국임시출원은 특허청구항, 발명자 선언서, 심사자료제출(IDS)의 제출이 필요가 없고, 실질적으로 특허의 등록을 위해 신규성이나 진보성의 심사를 하지 않는 출원이며, 상대적으로 저렴한 비용으로 출원이 가능한 제도이다." - 위키피디아
https://en.wikipedia.org/wiki/Provisional_application
특징
1. 법규정을 만족하는 출원서는 준비하기에 많은 시간이 걸리기 때문에, 임시출원은 출원일을 빠르게 가져가기 위해 매우 중요한 시스템입니다.
예를 들어, 발명에 대한 기술이 일반에 공개하는 경우, 이러한 공개에 의해 이후에 진행되는 자신의 특허출원이 거절되는 사례가 있고, 특히 미국이 아닌 다른 국가가 공개에 대한 예외 규정을 엄밀하게 적용하는 경우에는 더욱 중요하게 사용됩니다. (예를 들어 한국의 경우에는 출원일 이후, 1년까지 예외규정을 적용하기도 하지만, 이것은 본인의 공개에 의한 것만 해당되며, 제3자가 카피해서 공개한 경우에는 증명이 어려워 적용받지 못하는 사례가 종종 있습니다.)
2. 임시출원은 미국 이외의 해외출원에 적용되는 우선권의 기초가 될 수 있습니다.
따라서 임시출원한 사실만으로도 임시출원에 기재된 내용을 바탕으로 출원일을 소급하면서, 미국이외의 국가에 바로 출원진행이 가능합니다. 또한 임시출원서의 기술 설명은 영어로 기재될 것을 요구하지 않습니다. 영어에 대한 번역문은 이후 절차에 따라 제출이 가능합니다.
3. 임시출원 자체는 특허 심사관에 의해 심사되지 않으며, 따라서 그 자체로는 등록된 권리로 진행되지 않습니다.
임시출원은 정규출원으로 전환된 이후에야만 일반적인 특허출원으로 취급되며, 심사후 등록과 거절 결정을 받게 됩니다.
4. 또한 임시출원은 일반에 공개되지 않습니다.
임시출원은 이후에 정규출원으로 전환되어 정규출원의 일부로써 공개되지 않는 이상 공개되지 않습니다. 따라서 빠른 출원일을 장점으로 가져감과 동시에 나의 기술을 일반에게 공개하여야 하는 대가를 지불할 필요가 없습니다.
5. 임시출원은 출원일 이후 1년 째에 아무런 추가적인 액션이 취해지지 않는다면, 자동적으로 취하됩니다.
또한 미국의 임시출원은 출원일의 기산점이 되지 않기 때문에, 특허권의 존속기간을 단축시키는 부작용과도 관련이 없습니다.
절차 및 장점
1. 임시출원의 여러가지 효과를 보기 위해서는 임시출원을 기반으로 하는 정규출원을 반드시 진행하여야 합니다.
또한 이러한 정규출원은 여러 개의 임시출원들을 묶어서 하나의 정규출원으로 진행할 수도 있습니다.
2. 임시출원은 12개월만 공식적으로 출원 진행이 되며, 이후에는 소멸됩니다.
따라서, 정규출원으로의 전환은 반드시 12개월 이내에 진행되어야 합니다. 그렇지 않으면, 임시 출원의 장점은 모두 소멸됩니다.
3. 정규 출원이 12개월 이내에 진행되지 않을 것이 확실하고, 기술이 일반에게 공개되지 않은 상황이라면, 또 다른 임시출원을 진행하여 12개월의 기산점을 새롭게 잡을 수 있습니다.
(이것은 모든 경우에 적용되지는 않겠지만, 하나의 좋은 수단으로 활용할 수 있습니다.) 대신 이 경우에는 최초의 우선권 기준일은 다음에 진행되는 다른 임시출원의 기준일로 변경됩니다.
4. 임시출원에 충분히 기재되어 있지 않은 내용이라면, 정규 출원으로 전환할 때에 임시출원의 출원일로 소급되는 혜택을 받지 못할 수 있습니다.
때문에, 발명의 내용을 충분히 상세하게 기재하는 것이 매우 중요합니다. 만일 이러한 문제(최초 기재가 명확하지 않은 경우)는 이후 특허권을 무효화할 수 있는 이유가 될 수 있습니다.
따라서, 최초 임시 출원이 이루어지고 이후에 다른 개선 기술이 발명되었다면, 이것을 추가적인 임시출원으로 진행하고, 두 개의 임시 출원을 하나의 정규출원으로 진행하여, 각각 기술의 발명 시점을 명확하게 하는 것이 더 좋은 진행 방법입니다.
5. 임시 출원의 활용 방법 중의 하나는, 기술 개발을 위하여 투자자를 찾는 과정에서, 잠재적인 특허 기술을 문서화하고, 도용으로부터 "잠그는" 기능을 할 수 있습니다.
이러한 전략은 발명자에게 특허 출원에 사용되는 비용의 지불을 명에 대한 기술이 상업적으로 성공할 수 있는지를 판단할 수 있는 시점까지 연장하는 것을 가능하게 합니다. 따라서, 현명한 발명자는 임시 출원을 잠정적인 특허권의 관점에서 바라보게 됩니다.
요약
임시출원의 장점은:
1) 간편한 접수
2) 낮은 비용
3) "특허 출원중"이라는 용어를 합법적으로 사용할 수 있음
(미국의 경우 특허에 대한 "허위 표시의 죄"는 한국에 비해 처벌 수위가 매우 높습니다.)
