미국에서는 누가 임시출원을 하나?
미국의 임시출원 사용 통계
도입 배경
미국의 임시출원제도(provisional application)은 미국 특허청(USPTO; United States Patent & Trademark Office)에서 1995년에 제안된 제도로, 최초의 특허 출원에 대한 저비용 기회를 제공하는 제도입니다.
미국인 임시출원은 공식적인 특허 청구, 선서 또는 선언을 요구하지 않습니다.
임시출원에 대해서는 정보 공개 (priorart)가 진행되지 않습니다.
임시출원은 나중에 제출될 정규 특허 출원(non-provisional application)에서 빠른 유효 특허 출원일을 가져갈 수 있게 합니다.
'특허 출원 중'이라는 용어를 합법적으로 사용할 수 있습니다.(미국의 특허 허위표시는 매우 엄격히 처벌됩니다.)
임시출원은 이루어진 날로부터 시작하여 12 개월의 계류 기간을 갖습니다.
USPTO에 따르면 임시출원의 이점은 다음과 같습니다:
(1) 저렴한 비용으로 간편하게 특허의 유효한 출원일을 얻는 것.
(특허는 먼저 출원한 사람이 등록을 받습니다)
(2) 법정 특허 기간을 최대 1 년 연장하는 것.
(미국에서는 정규출원일로부터 특허권의 기간이 시작됩니다)
(3) 조기 판촉 기회를 위해 '특허 출원 중'이라는 용어를 사용할 수 있는 것.
(미국에서는 허위표시의 처벌이 엄격하게 진행됩니다)
임시 출원의 추세
그림 1. 정규출원(nonprovisional ...), 임시출원(provisional ...), 정규출원으로 전환된 수(provisional ... for priority)그림 1은 임시출원의 추세를 보여줍니다. 검은 색 막대는 2005 년과 2014 년 사이에 매년 비임시출원, 즉 정규출원의 수를 나타냅니다. 빗금친 막대는 2005 년과 2014 년 사이에 매년 제출된 임시 출원의 수를 나타냅니다. 회색 막대는 2005 년과 2014 년 사이에 정규출원에서 우선권을 주장하는 데 사용된 임시 출원의 수를 나타내며 됩니다.
그림 1에서 볼 수 있듯이, 임시 출원의 수는 2009년(아마도 금융위기의 영향이라 판단됩니다)을 제외하고는 꾸준히 증가하고 있습니다.
여기서, 하나의 숨은 요소는 외국출원인의 경우 파리조약 우선권을 통해 미국으로 진출하기 때문에, 임시출원을 진행할 필요가 없다는 점입니다. 실제로 임시출원을 자유롭게 진행할 수 있는 미국 기업의 경우 이러한 임시출원의 비중이 더 높을 것이라고 예상하였는데, 이후에 보여지는 통계가 이를 뒷받침합니다.
정규 출원으로 전환하는 임시출원 비율
그림 2. 정규출원 대비 임시출원의 비율(preference ratio)과 임시출원 사용 비율(use ratio)임시 출원은 처음 접수한날로부터 12개월의 유예기간을 가집니다. 임시 출원을 제출한 출원인은 임시출원으로부터 이익을 얻을 수 있는 기간인 12개월 내에 정규 출원서를 제출하여야 하며, 이를 제출하지 않으면 임시출원은 자동으로 공개되지 않은 채 소멸됩니다.
그림 2에서 점선은 2005 년에서 2014 년 사이에 매년 조사된 모든 정규출원 대비 임시출원의 비율을 보여줍니다. 2009-2010 및 2014 년을 제외하고 이 기간 동안 꾸준히 증가했습니다. 2005 년과 2014 년 사이의 평균 비율은 29.59 % 였고 표준 편차는 1.01 %였고, 이는 이러한 비율이 2005 년에서 2014 년 사이에 안정적이었음을 나타냅니다.
임시출원의 정규출원 전환 비율은 그림 2에 실선으로 표시되었습니다. 약 52 ~ 69 %의 비율을 나타내며, 다른 말로하면, 임시출원의 약 31-48 %는 정규출원으로 전환되지 않고 버려졌습니다. 또한, 2014 년에 사용 비율이 69.42 %로 증가한 것을 보여줍니다.
국적별 임시출원의 비율
그림 3. 국적별 정규출원 및 임시출원의 수와 상대적인 비율임시 출원일은 미국 이외의 국가에서 출원된 출원의 외국 우선일로 사용될 수 있습니다. 따라서 외국 출원인은 미국에서 특허 출원을 임시 출원으로 하고 그 이후에 미국과 다른 국가에 대한 특허 출원을 임시 출원의 우선권을 주장하면서 진행할 수 있습니다.
그림 3에서 보면, 미국 내의 출원인은 전체 정규출원의 약 43%에 해당하는 수에 대해서 임시출원을 진행한 것을 알 수 있습니다. 이것은 캐나다, 이스라엘 등의 일부 영어권 국가에서도 높은 수치를 나타냅니다.
특히 임시출원과 정규출원의 비율을 고려해 볼 때에, 한국 (6.09 %), 타이완 (6.75 %), 중국 (2.37 %)의 비율이 각각 평균 비율보다 상당히 낮은 것을 알 수 있습니다. 특정 국가의 법률은 국내 특허 출원 또는 인증 획득 전에 해외 특허 출원을 제한합니다. 예를 들어, 한국에서는 방위 관련 발명에 관련된 특허 출원을 해외에 진행하는 경우 국가의 허가가 필요합니다. 그렇지 않으면 한국 특허는 권리를 잃습니다. 마찬가지로 중국에서는 모든특허에 대해 자국에서 먼저 출원을 진행하지 않으면 해외 출원을 진행할 수 없습니다.
임시출원을 진행하는 출원인은?
2005년에서 2015년 사이에서 특허출원을 가장 많이 진행한 출원인 중 임시출원의 비율을 고려하면 다음과 같습니다.(순서 무관)
- 각 주체별 임시출원을 기반으로 하는 정규출원의 수 (괄호는 예상 임시출원 수) -
: 임시출원은 취소하는 경우 공개되지 않기 때문에 정확한 수를 추정할 수 없습니다.
California University : 약 3,500 건 (약 7,000 건)
Microsoft : 2,675 건 (약 5,200 건)
Philips : 약 2,500 건 (약 5,000 건)
Toshiba : 1,511 건 (약 3,000 건)
GE : 912건 (약 2,000 건)
위에서 언급되는 기업들은 전체의 약 10~30% 가량을 임시출원으로 진행하고 있을 것으로 추정됩니다.
소결
기술개발에 있어서 특허 출원 중 가장 큰 고민 중 하나는 "어느 정도로 발명이 완성되었을 때에 출원을 진행하는가?"입니다. 임시출원은 비교적 낮은 가격에 출원을 진행할 수 있기 때문에, 이에 대해 유연하게 대처할 수 있는 장점을 가집니다.
출원은 늦게 진행될 수록 경쟁사에게 출원 자체를 빼앗기기도 하고, 선행기술이 그만큼 많아지기 때문에 등록에 어려움을 가지므로, 출원일을 빠르게 가져가는 것은 특허에 있어서 매우 중요한 문제 중 하나입니다. 이러한 문제점을 임시출원과 이것을 기초로 한 정규출원의 2단계 프로세스로 전환하면서 특허를 효율적으로 진행할 수 있는 장점이 있습니다. 실제로, 미국에서는 예상보다 매우 높은 비율로 임시출원-정규출원 프로세스를 진행함을 알 수 있었습니다.
본 글의 대부분의 통계자료는 Chi-Tung Chen, Dar-Zen Chen이 저술한 논문인 Who files provisional applications in the United States?(2016)을 인용하였습니다.
