언제 출원하는 것이 좋을까?
특허출원을 진행해야 하는 시점 @ MVP Modeling
최소기능제품(Minimum Viable Product; MVP)을 통한 개발은 초기 고객을 반족시키기 위해 필요한 최소한의 기능을 가진 제품을 개발하고, 이 제품을 통해 고객과의 적극적인 피드백을 통해 개발을 이어가는 방법입니다.
https://blog.crisp.se/2016/01/25/henrikkniberg/making-sense-of-mvpMVP는 사업에서 제품을 만들고 판매하는 전략적인 방법이 될 수 있습니다.
"① 아이디어 단계 > ② 프로토타입(내부 공개) > ③ 1차 개선품(1차 소규모 공개) > ④ 2차 개선품(2차 중규모 공개) > ⑤ 완성품(완전 공개)"로 각 단계를 가정해 봅니다.
이러한 방법과 일치하거나 유사한 프로세스로 제품을 개발한다면, 과연 우리는 어느 시점에서 특허출원을 진행해야 할 것인지를 고민해 보아야 합니다. 왜냐하면 이 시기에 따라 아예 특허권의 등록이 원천적으로 차단될 가능성에서부터, 제3자가 합법적으로 카피할 수 있는 시점, 등록 가능성을 점진적으로 높일 수 있는 방법, 나를 보고 카피하는 경쟁사들을 배제하고 특허권을 얻을 수 있는 방법 등이 결정됩니다.
개발 단계별, 유출위험성, 신규성, 진보성, 출원 시점의 효과아마도 위의 도표는 계속적으로 수정해 나가야 할 것 같습니다만, 1차적으로는 각 단계를 "① 아이디어 단계, ② 프로토타입(내부 공개), ③ 1차 개선품(1차 소규모 공개), ④ 2차 개선품(2차 중규모 공개), ⑤ 완성품(완전 공개)"로 가정하고 각 단계에서 특허를 출원하는 경우를 검토해 보았습니다. 그럼 각 내용을 한번 살펴보죠.
① 아이디어 단계
: 대표자 1인만 알고 있고, 제품 핵심 부분의 방향만 결정된 상태.
이때에 특허출원을 진행한다면, 신규성과 기술유출을 원천적으로 완벽하게 확보할 수 있습니다.
하지만, 아직 제품의 세부적인 부분이 구체화 되어있지 않기 때문에, 진보성 확보에 어려움을 겪을 수 있습니다.
진보성이 부족하다는 것은 출원 이후 등록이 어려울 수 있다는 의미로 해석할 수 있습니다.
② 프로토타입(내부 공개)
: 외주제작자 또는 개발 컨설턴트에게 공개, 제작을 위한 제품이 구현된 상태.
이때에 특허출원을 진행한다면, 신규성과 기술유출을 합리적인 수준에서 보호할 수 있습니다.
다만, 진보성의 입장에서는 제품의 제작을 위해 구체화 된 부분이 있어서, 이점에서 아이디어 단계보다는 더 나은 진보성을 가질 수 있습니다. 하지만 이것은 제품의 제작을 위한 정도로만 구체화 된 정도입니다.
③ 1차 개선품(1차 소규모 공개)
: 테스트 시장에 공개, 피드백을 반영한 1차 개선된 상태.
이때에 특허출원을 진행한다면, 신규성과 기술유출에 위험성이 어느정도 노출된 상태입니다.
이때에 문제 될 수 있는 신규성은 공지 예외 주장을 통해 극복할 수 있습니다. 하지만, 이것은 완벽한 조치는 아니며, 제3자가 동일한 기술에 대해 먼저 특허출원하는 것까지 보호해 주지는 못합니다.
진보성의 입장에서는 제품의 구현화에 적용된 기술 뿐 아니라, 기본적인 기술 구현품에 대해 시장에서 요구한 문제점들을 개선한 기술까지 포함된 경우이므로, 이러한 기술까지 특허로 진행한다면, 특허의 진보성에 있어서는 상당한 수준에 이르렀다고 볼 수 있습니다. 같은 의미로, 특허가 등록될 가능성이 매우 높습니다.
④ 2차 개선품(2차 중규모 공개)
: 2차 테스트 시장에 공개, 피드백을 반영한 2차 개선된 상태.
이때에 특허출원을 진행한다면, 신규성과 기술유출에 위험성이 완전히 노출된 상태입니다.
앞서와 마찬가지로 공지 예외 주장을 사용해야 합니다. 제3자가 같은 내용을 먼저 출원한 경우와 제3자가 개선품에 대해 출원한 경우에는 우리가 개발한 것이라도 특허권을 원천적으로 획득하게 못하게 되는 리스크가 있습니다.
진보성의 입장에서는 같은 의미로, 특허가 등록될 가능성이 매우 높습니다.
추가적으로 1차 개선품에 대해서 특허출원을 이미 한 상태이라면, 2차 개선품에 대한 내용은 특허출원에 담겨있지 않습니다. 2차 개선품에 포함된 기술이 1차 개선품에 포함된 경우이면 별도의 출원이 필요없지만, 다른 방식이거나 새로운 개념으로 접근하는 경우에는 별도출원을 진행해야만 기술을 보호받을 수 있습니다.
⑤ 완성품(완전 공개)
: 시장에 완전히 공개, 최종 양산이 결정된 상태.
이때에 특허출원을 진행한다면(실질적으로는 이 단계 직전에 특허출원하는 경우), 실제로 판매하는 제품과 가장 일치하는 특허권을 획득할 수 있다는 장점이 있습니다.
대신에, 신규성과 기술유출에 위험성이 가장 위험한 상태로 노출된 경우입니다.
공지 예외 주장의 유효 기간은 1년입니다. 최초 공개일로부터 1년이 넘으면, 공지 예외 주장을 할 수 없으며, 이때에는 특허의 진보성과 관계없이 등록이 불허됩니다. 또한, 이러한 1년의 유예기간은 국가마다 다르기 때문에, 해외 출원으로 이어지는 경우에는 어느 국가는 등록이 되고, 다른 국가는 거절 또는 무효가 되는 상황이 발생합니다.
경쟁사가 있다면, 같은 내용을 먼저 출원하거나, 나름 자기만의 개선품을 우리보다 먼저 출원했다라면, 우리가 개발한 제품의 특허라고 하더라도, 우리는 영영 받을 수 없습니다. 그리고 이러한 일이 발생할 가능성이 매우 높아집니다.
진보성의 입장에서는 같은 의미로, 특허가 등록될 가능성이 가장 높은 단계입니다. 심지어 이 단계에서는 제품의 디자인도 확정된 상태이므로, 제품인 경우 디자인을 같이 진행할 수도 있습니다.
만일, 공식적인 출원일 전에, 내가 구상한 제품을 도용하여 생산한 기업이 있다면, 이 기업(제3자)은 이 단계에서 출원하는 특허의 기술과 정확히 일치하는 제품이라고 하더라도, 일종의 방어권인 선사용권을 가지게 됩니다. 그런 경우 이 기업(제3자)는 자유롭게 특허권 제품을 생산 및 판매할 수 있습니다.
각 단계에서의 문제점을 모두 보완할 수 있는 방법은 특허를 예비출원 + 본출원의 2단계 출원으로 진행하는 것입니다.
최초 아이디어 시점에서 예비출원 후 최종 양산 단계에서 본출원 진행* 아이디어 단계의 출원의 장점과, 양산 단계의 출원의 장점을 모두 이용
: 출원 기준일은 가장 빠른 시기로 소급하고, 발명의 내용은 최종적인 내용으로 풍부하게 진행
예비출원을 진행한 후 본출원으로 전환한다면, 출원을 빨리해서 가질 수 있는 장점인 신규성과 기술유출(제3자가 나의 기술을 보고 사용하거나, 특허출원하는 등의 리스크)을 원천적으로 막을 수 있고,
가장 늦게 특허출원하는 장점인 개선 기술 내용을 모두 포함할 수 있어, 진보성이 높아지고, 특허의 등록가능성을 높일 수 있는 장점을 가져갈 수 있습니다.
특히, 제3자 도용출원이나 도용실시의 경우 최초 출원한 예비출원을 기준으로 판단하므로, 제3자에게는 선사용권, 특허 선등록 등의 발생 가능성이 원천적으로 차단되는 효과가 있습니다.
* 끝으로 첨언드리는 내용은 각 개발 제품이 모두 위의 단계와 정확히 맞아 떨어지는 것은 아닙니다. 예를 들어, 아이디어 초기에도 충분한 진보성을 가지고 있는 것이 있고, 각 미팅때에 절대 기술 유출이 불가능한 환경이 있을 수도 있습니다. 구체적인 사안에 대한 내용을 상담하시려면 각 변리사에게 문의하시는 것이 정확합니다. 감사합니다!
- 이광재 변리사(omipc@omipc.com)
