상표출원을 고려하시는 분들께 드리는 말씀 (2)
처음 상표출원을 고민 중인 분들에게...
3. 상표의 종류 (한글/영문/로고)
상표권의 종류는 한글, 영문, 그래픽으로 디자인된 상표(이하 로고 상표라 합니다.)가 있습니다. 이 중에서 어떤 것을 상표권으로 가져가야 할지 선택하는 것이 필요합니다.
가. 실제로 사용하는 것을 출원하는 것이 제일I(한글/영문)
실제로 영어 상표를 사용한다면, 영어로 상표 그대로, 한글을 사용한다면 한글 상표 그대로 사용하는 것을 추천합니다.
상표는 기본적으로 대한민국 법률로써 보호되기 때문에, 외국어로 된 상표도 '한글 발음'을 기준으로 판단합니다. 'CHANEL' 로만 출원되어 있더라도, '샤넬', '샤낼' 등 한글 발음으로 사용하는 상표를 모두 금지 청구할 수 있습니다.
대신, 잘 알려지지 않은 외국어 상표의 경우 한글 발음이 다양하게 해석될 수 있어, 한글 상표를 병기하거나 따로 출원하는 것은 또한 실익이 있습니다.
또한, 영문/한글 병기 상표는 불사용 취소심판에서 문제가 된 바 있는데, 판례로 인해, 어느 하나만 사용하여도 불사용이 아니라는 판결이 나와 이러한 출원이 이제 문제 되지는 않습니다. 만일 텍스트만의 상표라면, 그리고 1개만 소유해야 한다면, '한글/영문' 병기 상표를 제안합니다.
샤넬이 1983년도에 출원한 상표. 투박한 폰트와 비뚤어진 배열이 이전 출원 상황을 나타냅니다. 이때에는 서면으로 제출하고, 이후에 전산화하면서 일괄적으로 복사/스캔한 이미지입니다나. 실제로 사용하는 것을 출원하는 것이 제일II(로고/텍스트)
실제로 로고 상표(이미지로 디자인된 상표)가 있다면, 로고 상표로 진행을 하는 것이 유리합니다. 왜냐하면, 로고 상표는 도용하기 위해 교묘하게 텍스트를 변경하는 일이 생깁니다. 아래는 MCM상표의 도용을 위해 WCW상표를 출원까지 한 경우입니다. 이 경우, 디자인을 그대로 모방하였기 때문에, 유사판단을 받았고 출원 거절되었습니다. 만일, 텍스트 상표만 진행했다면, 상대방의 상표권 사용을 막을 수 없었을 것입니다.
자주 언급되는 MCM 상표의 도용. 텍스트만 출원한 경우 WCW의 상표는 같이 존재할 수 있었으나, 로고에 포함된 디자인과 유사하여 이를 배제할 수 있었습니다.단, 로고 이미지가 가까운 시일 안에 변경될 가능성이 있다면, 텍스트로 하는 것을 제안합니다. 그리고 경우에 따라, 텍스트만 하는 것이 상표의 식별력을 낮게 인정받아 등록이 어려운 경우가 있는데, 이 경우에는 로고로 이루어진 상표를 출원하는 것을 추천합니다.
대부분의 경우 로고가 있다면 로고를 출원하는 것을 권합니다.
4. 상표의 소유의 주체 (법인/개인)
최근에 더욱 이슈가 되는 부분입니다. 최근 대표이사가 상표권을 개인으로 출원하고, 사용료를 받은 사실에 대해 회사의 돈을 유용하는 배임/횡령의 죄목으로 고소된 바 있습니다.
https://www.hankookilbo.com/News/Read/201810261870392450
이와 관련하여, 최근 특허청은 법인의 대표이사가 출원하는 경우의 가이드라인도 바 있습니다.
결론적으로 말씀드리면, 상표권의 소유는 개인명의로 하는 것이 여러 가지 유리한 부분이 있습니다. 법이 허용하는 범위 내에서는 개인명의로 가지고 있는 것을 추천합니다. 개인명의로 상표권을 가지면 향후 여러 가지 행사할 수 있는 옵션을 가집니다.
1) 개인명의로 있을 경우 향후 법인 명의로 양도 가능
: 상표권의 가치는 절대적으로 그 브랜드로 생성되는 매출에 기인합니다. 회사가 커져 매출이 상승하면, 따라서 브랜드의 가치도 동시에 상승합니다. 상표권은 재산권이므로, 법인으로 양도할 때에 이와 상응하는 대가를 요구할 수 있습니다.
2) 개인명의로 법인에게 로열티 지급 청구 가능
: 대표이사 소유라고 하더라도 원칙적으로 법인과 개인은 다른 주체이기 때문에, 상표권을 사용하는 경우 정당한 대가를 지불해야 합니다. 브랜드 가치가 높은 많은 기업주들이 이렇게 상표권에 대한 로열티를 별도로 지급받습니다.
* 유의할 점
가. 법인 설립 전이면 아무런 제약 없이 개인명의로 상표출원이 가능합니다. 법인을 만들려고 하는 상황이라면, 오히려 법인 설립 전에 대표자 명의로 상표 출원하는 것을 추천하기도 합니다.
나. 법인이 설립된 이후라면, 회사의 영업행위와 직접적인 관련이 있는 분야인지, 회사의 비용이나 인력 등 자원을 이용하여 상표권을 생성하였는지 유의해야 합니다.
다. 최근 판결에 따르면, 대표이사의 개인적인 노력과 연구로 형성된 사업과 상표권은 대표이사 명의로 출원하더라도 문제 되지 않는다고 판시한 바 있습니다.
5. 출원 이후에 상표의 사용
상표권은 제3자가 혼동 가능성이 있는 상표를 사용하는 것을 막는 권리이므로, 상표권의 유무와 관계없이 상표권을 사용할 수 있습니다. 따라서, 반드시 등록 이후에 상표권을 사용하여야 하는 것은 아닙니다.
1) 심사에 따른 상표권의 사용
만일 상표권을 출원한 이후 심사를 진행했다면 다음의 세 가지 중 하나의 결과가 나옵니다.
가. 단순하거나, 상품과 직접적인 관련이 있어, 식별력 있는 상표로 인정받지 못하여 거절(33조 1항 각호)
: 이 경우에는 누구나 상표를 사용할 수 있습니다. 현재 상표의 사용은 문제 될 것은 없습니다. 다만, 이것은 독점적으로 상표를 사용할 수 없음을 의미합니다.
# 식별력 없는 상표권의 예
i. 단순해서 식별력 없는 경우 : A3 (아우디 A3도 같은 이유로 "audi A3"로 상표권 등록되어 있습니다.)
ii. 지정상품과 직접적인 상표 : 울트라 화이트닝 훼이셜 크림(화장품)
iii. 알려진 지명과 결합된 상표 : 명품여주 (알려진 지명은 식별력을 인정하지 않습니다. 본건은 여주시가 출원했음에도 거절되었습니다.)
# 식별력을 갖춘 후 재출원
위와 같은 이유로 거절되었다면, 오히려 반가운 일이 될 수 있습니다. 왜냐하면 유사한 선행상표가 없다는 의미이고, 식별력을 부가하기만 하면 등록이 가능하기 때문입니다. 대신 제3자가 상표권을 침해하였을 때에 권리범위에 대해 다른 식별력 있는 상표와 비교하여 좁게 판단받을 수 있으나, 그렇다고 하더라도 등록된 상표권은 권리 발생뿐 아니라, 후순위 유사상표를 거절한다는 의미에서 여러 가지 긍정적인 기능을 합니다.
나. 식별력 인정되나, 이미 등록된 제삼자의 상표권과 같거나 매우 비슷하여 거절 (34조 1항 7, 8호)
: 이 경우에는 상표사용을 중지하고, 상표를 교체해야 합니다. 아마도 출원 당시에 꼼꼼히 검토되었다면, 이러한 결과가 나올 가능성은 낮겠지만, 심사관에 따라 유사범위 판단이 다를 수 있어, 이에 대한 가능성이 전혀 없는 것은 아닙니다.
만일 상표권을 교체할 수 없는 상황이라면, 등록된 제3자의 상표권을 매입하거나, 로열티 계약을 체결하여 정당한 상표권 권원을 획득해야 합니다.
다. 식별력 인정되고, 상표로 등록됨
: 계획에 맞게 현재의 상표권을 사용하면 됩니다. 향후 사업의 변화, 상표권 디자인의 변화에 따라 상표권을 관리하는 것이 필요합니다. 최근 중국이 한국 도용상표가 많이 출원되고 있으므로, 중국 진출 가능성이 있다면 중국에도 같이 진행하는 것도 하나의 방법이 될 수 있습니다.
2) "TM", "®"의 사용
다음의 사항에 해당하면 "TM"이나 "®"을 적극적으로 사용하는 것을 추천합니다.
"TM"은 "TRADEMARK"의 의미로써, "상표로서 사용하고 있다"는 의미이고, "®"은 상표가 "등록된 상표이다"라는 것을 의미합니다. 경우에 따라 업계에서 상표가 너무 대표성이 강조되어, 상표명이 자칫 해당 제품을 나타내는 보통명사로 사용되는 경우가 있습니다.
이 경우를 예를 들면, LG U+의 "웹하드", 삼립식품의 "호빵", 한국야쿠르트의 "비빔면" 등이 있습니다.
그래서 해당 업계에서 압도적인 비중으로 사용되는 상표들에는 "TM"을 표기한 사례를 종종 볼 수 있습니다. 이것은 업계에서 보통명칭화 되는 것을 막기 위한 조치를 취했음을 보여주는 증거가 될 수 있습니다.
다음으로 볼 수 있는 것은 "®"의 사용입니다. 이것은 두 가지 기능을 하는데, 앞서의 "TM"과 같이 상표적인 사용임을 주장할 수도 있고, "등록된 상표"임을 나타낼 수 있습니다. 이것은 상대방이 고의로 상표권을 침해했는지를 나타내는 증거로 사용될 수 있습니다.
경쟁력 있는 로고 디자인 회사가 되고 싶다라면, "TM"이나 "®"을 붙인 로고의 버전을 추가적으로 제작해 주는 것도 좋을 것 같습니다. 등록 전에는 "TM" 버전을, 등록 이후에는 "®" 버전을 사용하면 됩니다.
6. 맺으며
상표권은 브랜드를 지킬 수 있는 유일한 수단입니다.
그래서 사업을 하고 있고, 남들과는 차별화된 아이템으로 승부를 한다면,
브랜드를 지킬 수 있는 상표권은 반드시 가져야 하는 수단입니다.
특히, 인터넷이 국내뿐 아니라 세계의 브랜드를 검색하여 구매할 수 있게 하는 시대에 살고 있기 때문입니다.
등록이 어려운 상표권이나, 거절되는 상표권, 복잡한 케이스의 경우 언제든 상담을 환영합니다.
E-MAIL : omipc@omipc.com
KAKAO : dawnerk
TEL : 02-562-5628
특허사무소 온음
이광재 변리사
