기술창업 36계 {제22계} - 특허
기술창업가에겐 특허가 <사업보험> 이다.
기술창업자들에게 대체 지식재산권은 무엇일까?
눈에 보이지도 않는 ‘지식’을 재산으로 만드는 놀라운 힘은 어디서 나오는 것일까? 무엇이 과연 ‘재산이 되는 지식’인 것일까? 변리사로서 단순히 ‘명세서’를 작성하는 일 이외에도 사회적으로 ‘특허권’과 ‘상표권’이 사회적으로 유통되는 모습을 보면서 당연히 그 중심에 존재하는 ‘사업’과의 관계를 깊이 생각하게 되었고, 사업을 하는 사람들이 생각보다 지식재산권에 대해서 너무 어려워하는 모습을 많이 봤다. 특히나 특허, 상표, 디자인권 그리고 저작권을 몰라서 사업을 중단한 스타트업들이 많아지고 있는데, 이들은 대부분 ‘너무 바빠서’ 이러한 사회의 기본적인 규칙에 대해서 간과하고 넘어가는 경우가 많았기에 더더욱 이들을 위한 쉽고 간단한 지식재산 가이드북을 만들고 싶었다. ( '사업보험'이라는 제목으로, 아주 쉬운 책이 2017년 10월 말 신간 출간예정^^)
도대체 왜 사업을 하는 사람들은 ‘특허권’을 받고 싶어하는 것일까? 특허를 등록 받는 것과 사업이 성공하는 것이 같은 의미가 아니라는 것은 모두가 알고 있음에도 불구하고, 특허권을 갖고 싶어하는 사람들이 많다. 많은 사람들이 ‘특허를 일단 보유하면’ 해당 아이템에 대해서 독점 실시권을 갖게 된다는 것으로 알고 있고, 이러한 ‘믿음’은 ‘저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.’라는 헌법 제22조에 의해서 보장되고 있다. 특허권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금(특허법 225조)에 처하며, 침해금지소송(특허법 126조), 손해배상소송(특허법 128조)에 처해질 수 있음을 명시하여, 제도적으로 ‘발명가를 보호’하려고 노력하고 있다.
10년 이상 변리사 업무를 하면서, 그리고 20개의 스타트업에 투자한 투자자로 활동하면서 특허권과 상표권에 대해서 다루면서, 이러한 ‘지식재산권’은 결국 자본주의 사회의 중요한 구성원인 ‘기업’을 위한 ‘사회제도적 보험’이라는 결론에 도달하게 되었다. 즉, ‘내 사업 아이템이 잘 되었을 때, 경쟁자의 시장진입을 막을 수 있는 도구’로서, 보험적 의미를 가진다는 것이다. 지식재산권을 ‘사업에 대한 보험’이라고 볼 수 있는 이유는 아래와 같다.
눈에 보이지 않지만, ‘미래’에 발생할 수 있는 일에 대한 ‘권리’라는 점에서 공통되며, ‘보험증서’가 중요하듯, 지식재산권은 ‘특허증, 상표증’ 등이 중요하다.
보험에 가입하고, 보험사고 접수를 해야, 보험금을 받을 수 있듯이, 지식재산권을 등록(보유)하고, 침해주장을 해야, 배상금을 받을 수 있다.
리디북스에서 <기술창업36계> 전체보기
https://ridibooks.com/books/4168000021
가입요건 (직업, 나이, 보유차종 등)을 따져서 보험가입여부가 결정되듯이, 등록요건 (특허는 신규성, 진보성, 상표는 식별력 등)을 따져서 특허, 상표 등록이 결정된다.
훌륭한 보험설계사가 보험가입자의 상황과 필요성을 꼼꼼하게 따져서 알맞은 보험에 가입할 수 있도록 설계해 주듯이, 지식재산의 전문가인 변리사는 사업가의 상황과 보유기술 및 보유브랜드를 꼼꼼하게 살펴 최적의 지식재산 포트폴리오를 설계한다.
보험의 유지를 위해서는 보험료를 매년(매월)보험회사에 납부해야 하듯이, 지식재산권의 유지를 위해서는 연차료를 매년 특허청에 납부해야 한다.
가입한 보험을 기초로 대출을 받을 수 있듯이, 지식재산권을 담보로 대출을 받을 수도 있다.
자동차 사고, 자연재해, 인명 사고, 병의 발생과 같은 ‘사건’에 의한 ‘피해복구’를 보험에서 보장하는 것이라면, 경쟁사에 의한 기술탈취, 브랜드의 카피, 디자인의 모방과 같은 ‘사건’에 의한 ‘배상’을 제도적으로 보장하는 것이 지식재산권인 것이다.
보험을 가입한다고 해서 행복한 삶이 보장되는 것은 아닌 것과 같이, 지식재산권을 확보한다고 해서 사업의 성공이 보장되는 것은 아니다. 하지만, 새롭게 만들어낸 아이디어가 시장에서 소비자들의 뜨거운 반응을 얻게 되고, 당신의 브랜드와 디자인이 각광을 받게 되고, 경쟁사들이 그러한 아이디어와 브랜드와 디자인을 따라하고 싶어지게 되면, ‘사업보험’인 지식재산권의 가치는 높아지게 되는 것이다. 이 글은 특허에 대한 환상을 심어주기 보다는 보다 정확하고 객관적으로 비즈니스의 한가운데에서 특허와 상표, 그리고 디자인과 저작권이 당신이 사업을 함에 있어서 어떤 역할을 하는지에 대해서 알려주고자 한다. 사업을 하는 사람 또는 사업을 준비하는 사람이라면, ‘사업에 대한 보험’ 즉 <사업보험>인 특허권, 상표권, 디자인권에 대해서 최소한의 기본적인 사항을 알아 둘 필요가 있다.
특허는 사업에 대한 보험이다.Part 1. 창업가에게 특허가 필요한 7가지 이유
- 작성 : 정태균 변리사 (BLT특허법률사무소)
(1) 특허 침해로부터 사업을 보호할 수 있다.
특허등록을 받아야 하는 이유는 간단하다. 피터틸의 제로투원(Zero to One)에도 나왔지만, 기업은 무조건 독점판매가 수익을 향상시키는 모범답안이다. 특허를 받아놓아야, 경쟁자들이 내가 만든 시장에 진입하는 것을 막거나, 진입하더라도 톨게이트 비용을 징수할 수 있다. 앞의 것은 특허권에 기반한 침해금지소송이고, 뒤의 것은 특허권에 기반한 손해배상소송 또는 라이센싱 계약에 의한 기술료 징수를 의미한다. 특허는 보험이다. 내 사업아이템이 잘된다는 것은, 시장에서 먹혀들어간다는 이야기고, 이는 매출로 이어지게 되어있다. 그리고, 대기업을 포함한 경쟁자들이 ‘나도 좀 벌어보자’라는 심보로, 당신이 만든 시장에 침입하게 된다. 막을 방법은 특허권 뿐이다.
(2) 특허 공격으로부터 기업이 협상할 수 있다.
특허 공격은 보통 창업 3년 이후쯤부터 받게 된다. 지금까지 시장 보편적 기술이라 특허 없어도 되겠다고 무시했을 수도 있다. 이때 특허 공격이 들어오면 상대방의 특허가 시장 보편적 기술임을 내가 입증해야 한다. 쉽게 말해 승소할 때까지 기다려야 한다. 막대한 소송 비용과 긴 시간이 발생한다. 만일 내가 보유한 다른 특허가 상대방을 역공격할 수 있다면 조기에 협상 가능하다. 비용과 시간,스트레스를 아낄 수 있다.
(3) 창업자의 특허를 자본금으로 현물 출자할 수 있다.
특허마다 동일한 등록 비용이 들지만 특허 가치는 동일하지 않다. VC 투자 등 자본금을 늘려야 일이 진행가능한 경우 내가 보유한 특허에 대해 가치를 제시하여 자본금으로 인정받을 수 있다. 기업 이름이 아니라 창업자 이름으로 창업 전에 일정량, 일정 수준의 특허를 보유해야하는 이유다. 현물로 인정받기 위해서는 반드시 벤처기업확인을 받아야 하며, 지정된 기관의 기술가치평가를 받은 후에야 특허를 자본금으로 출자할 수 있다. 당신의 스타트업의 재무재표는 창업 2년차의 상황에서 완전히 엉망일 것이며, 당신이 거액의 투자유치에도 불구하고, 투자자들의 지분보다 당신의 지분이 많아야 할 근거는 당신의 ‘무형자산’인 특허권(또는 상표권) 밖에 없음을 명심하라.
경북대 현물출자 프로세스 http://knuholdings.com/img/subimg_safe_6.gif(4) 기업이 정책 혜택을 누릴 수 있다.
정책자금, 기술금융 등이 체크하는 기업 평가표에는 특허 등 기술에 대한 항목이 있다. 작은 점수 차이로 통과할 수도, 실패할 수도 있다. 특허 보유는 정량적으로 명목적으로 기업에게 신뢰와 가점을 준다. 이노비즈인증 등 평가표를 참조하면 1년이내 2개 이상, 3년이내 3개 이상이 안정권이다. 또, 국책 연구과제를 수주하기 위해서는 가점확보가 필수적인데, ‘직무발명보상 우수기업’으로 인정되면, 가점을 받을 수 있다. 그런데, 위 인증을 받기 위해서는 특허출원이 반드시 선행되어야 하고, 이것이 당신이 특허를 보유해야만 하는 강력한 동기중에 하나이기도 하다.
과기부 자료 http://www.msip.go.kr
(5) 경력의 보충 및 스카우트 시 신뢰감 상승
개발자만 스타트업을 하는 것은 아니듯, 공학 학위나 개발 경력 없는 팀원이 있을 수도 있다. 연구전담부서나 연구소 설립 시 필요한 연구 인력으로 향상시켜 증빙자료로 사용할 수 있다. 또한, 연구인력이 합류하는 과정에서도 특허는 그에게 매력적인 요소가 될 수 있다. 당신의 스타트업에 참여할지 여부를 망설이는 팀원에게 당신의 특허권을 보여준다면, 당신이 하고자 하는 사업이 그 특허문서에 명확히 정의되어 있고, 당신이 스카우트 하려는 예비팀원은,당신과 당신의 독점권에 대한 신뢰가 높아질 것이다. 특허도 없어서 짓밟힐 수도 있는 스타트업에 합류를 결정할 용감한 팀원은 많지 않다.
(6) 안정적 대외 활동을 할 수 있다.
특허를 출원하면 신규성, 진보성으로 평가받아 최종 등록된다. 마케팅 비용이 부족한 스타트업은 홍보를 겸해 대외 활동을 많이 한다. 만일 창업자나 팀원이 보유한 기술을 기업 홍보 목적으로 학회, 세미나, 블로그, 유투브 등에서 발표하면 신규성을 잃게 된다. (다만 정책자금 등 비공개 심사는 신규성을 잃지 않는다.) 또한, 투자자들 중 일부는, 투자할 생각도 없으면서 아이템을 볼 목적으로 당신을 컨택하는 경우도 있다. 이러한 투자자들은 이미 자기가 투자한 팀이 아이템 고갈고 휘청거릴 때, 위와 같은 행위(이를 ‘스타트업 사파리’라고 한다)를 하게 되는데, 여러가지 아이템을 보면서, 기존에 자기가 투자한 팀에게 그러한 아이디어를 전달해주고, 피봇팅을 유도하는 것이다. 따라서, 특허를 먼저 출원하지 않고 투자자를 많이 만나는 것은 대단히 위험한 행동이라는 것을 스타트업들은 깨달아야 한다.
(7) 선행기술 조사로 사업 위험과 기회를 확인할 수 있다.
동일 기술이 있는지 논문, 특허자료를 확인하는 것이 선행기술 조사다. 포탈 검색보다는 전문자료 검색으로 확인할 것을 추천하며,최근에는 유투브로 서치하는 것이 더 정확한 결과를 가져오는 경우가 있다. (물론, 유투브 검색은 영어로 해야한다.) 조사 과정에서 하려는 사업의 위험이나 새로운 사업의 기회를 찾을 수 있다. 스타트업의 최종 목표는 세상을 바꾸는 것이기에, 혁신가가 혁신을 탐구하지 않는다는 것은 새로울 것이 없는 일이 이미 매진해버리고 뒤늦게 후회하는 실수를 범할 수 있다.또한 조사는 내 사업에서MVP(최소기능구현)가 무엇인지 파악하는데 도움될 수 있다.
Part 2. 강력한 특허포트폴리오를 만들기 위한 7가지 전략
- 작성 : 신인모 변리사 (BLT특허법률사무소)
(1) 출원일 확보가 최우선이다
특허, 실용신안, 디자인 및 상표를 포함하는 지식재산권은 모두 특허청에 서류를 제출하고, 특허청 심사관에게 등록가능성을 심사받은 후 등록여부가 결정되는 절차를 따르게 된다. 특허청에 서류를 제출하는 것을 출원이라 하고, 특허청에 서류를 제출한 것으로 공인된 날짜를 출원일이라 한다. 지식재산권의 등록여부는 이 출원일을 기준으로 하여 판단되는 경우가 많으므로, 일부 전략적 선택이 필요한 경우를 제외하면 출원일은 대체로 빠를수록 좋다.
접수한 날짜가 가장 중요하다. 등록된 날짜는 크게 중요하지 않을 수 있다.특히 특허, 실용신안 및 디자인의 경우 본인의 공개행위에 의해서도 그 등록이 거절될 수 있는 바, 제품출시, 서비스 런칭, 학회 발표 및 설명회 등 발명의 핵심적인 내용이 대중에 공개될 예정이 있는 경우 반드시 그 이전에 출원이 이루어져야 한다.
국내 법에 따르면 출원 전 일정기간의 공개행위에 대해서는 예외로 처리해주는 규정이 존재하나, 이는 국가마다 적용기준과 기간이 상이하여 해외출원시 인정받기 어려울 수 있고, 국내에서도 예측할 수 없는 다양한 리스크가 존재하므로 가능한 한 최후의 수단으로만 이용하는 것이 좋다.
기한 내 출원이 어려운 경우 이용할 수 있는 제도로서, 우선권주장 제도가 있다. 특허나 실용신안의 경우 발명이나 고안의 핵심적인 내용을 형식에 구애받지 않고 제출하여 출원일을 확보한 후, 1년 내로 다시 형식을 갖춰 출원하면 심사과정에서 최초 출원일을 인정받을 수 있다.
(2) 분할출원을 적극적으로 활용하라
분할출원은 기존의 특허출원과 동일한 내용과 출원일을 갖고, 다른 권리범위(청구항)를 갖는 새로운 특허를 출원하는 것이다. 특허 포트폴리오를 구축함에 있어, 하나의 발명이라 하더라도 다양한 관점에서 서로 다른 권리범위를 갖는 여러 개의 특허를 등록받는 것이 유리한 경우가 있다. 이 때, 분할출원을 활용하면 상대적으로 저렴한 비용으로 여러 개의 등록특허를 포함하는 특허 포트폴리오를 구축할 수 있다.
분할출원 제도를 효율적으로 활용할 수 있는 구체적인 예 중 하나로서, 특허출원에 대한 등록결정을 받은 후 등록료 납부 전에 분할출원을 진행하는 방법이 있다. 이 경우, 등록청구항을 참조하여 더 나은 권리범위 또는 다른 관점의 새로운 권리범위를 갖는 하나 이상의 추가적인 특허등록을 시도할 수 있다.
자료 : http://www.ipnomics.co.kr(3) 우선심사와 일괄심사
특허출원 후 등록까지 필요한 시간은 경우에 따라 다르지만, 대체로 1년 이상의 시간이 소요된다. 이에 소정의 요건을 갖추고 추가비용을 지불한 출원인에 대하여 심사기간을 크게 단축시켜주는 우선심사 제도가 있다.
나아가, 최근에는 하나의 제품에 관련되거나 동일한 국가 R&D 사업에 관련된 복수의 특허, 실용신안, 디자인 및 상표출원에 대하여 출원인이 원하는 시기에 맞추어 일괄적으로 심사하여 주는 일괄심사 제도가 시행되고 있다. 일괄심사는 일반적으로 예비심사와 함께 진행되어, 일반적인 우선심사보다도 더 빠르게 여러 건의 지식재산권 등록을 시도하는 수단으로도 이용될 수 있다. 실제로 일괄심사 제도를 적극적으로 활용한 결과, 특허출원 후 한달여만에 등록결정을 받거나, 일곱 건의 특허를 출원 후 반년 안에 모두 등록받는 등의 사례를 얻을 수 있었다.
(4) 다양한 권리로 입체적인 보호를 꾀하라
기업의 브랜드를 보호하는 것이 상표권이라면, 기업의 제품(또는 서비스)을 보호하는 것은 특허권, 실용신안권 및 디자인권이라고 할 수 있다. 실용신안은 특허와 유사한 권리를 보장하며, 특허에 비해 상대적으로 등록이 용이한 대신 존속기간이 10년으로 짧다. 디자인은 제품의 외형적 특징을 등록하여 보호받는 데 이용된다.
한정적인 예산범위 내에서 최적의 권리를 획득하기 위해서는, 위의 세 가지 권리를 적절하게 이용하여 포트폴리오를 구축하여야 한다. 예를 들어, 특허 대신 실용신안을 활용하여 더 넓은 권리범위를 확보할 수도 있으며, 특허나 실용신안으로는 원하는 권리범위를 확보하기 어려운 경우에 같은 비용으로 복수의 디자인권을 확보하는 방식으로 포트폴리오를 구축할 수도 있다.
유명 프랜차이즈 업체에서도 사용되는 테이크아웃 커피 컵 뚜껑인 “머그리드”를 제조 및 판매하는 주식회사 케이앤랩의 경우, 컵 뚜껑의 기술적 특징에 대한 특허권 1개와, 컵 뚜껑의 변형가능한 다양한 형태에 대한 72개의 디자인권을 등록받아 제품을 보호하고 있다.
(5) 효과적인 해외출원 전략
해외출원 방법은 크게 PCT를 통하는 방법과, PCT를 통하지 않고 각국에 직접 출원하는 방법으로 나눌 수 있다. 국내 업체의 경우 국내출원 후 이에 기초하여 해외출원을 하는 것이 일반적인데, 이 때 해외출원은 국내출원일로부터 1년 내에 이루어져야 한다. PCT를 이용하는 경우, 국내출원일로부터 1년 내에 PCT 출원만 완료하면 이후 국내출원일로부터 약 30개월(국가마다 상이) 내에 원하는 국가를 선택하여 출원할 수 있어, 국가선택을 위한 시간을 확보할 수 있는 장점이 있다.
YouTube 에서 <BLT특허법률사무소> 를 검색하지만, PCT를 이용한다고 하여 각국출원에 필요한 비용이 절감되는 것이 아니므로, 출원할 국가가 확정되어 있다면 PCT를 통하지 않고 바로 각국출원을 진행하는 것이 PCT 출원비용을 절감하는 방법이 될 수 있다.
또한, 중국의 경우 실용신안은 방식심사만 거치면 등록이 가능하다. 일부 중국 업체들은 이를 악용하여 한국에서 등록된 특허나 판매중인 제품을 도용하여 중국 실용신안을 등록받기도 한다. 따라서, 중국시장 진출을 계획중인 기업은 이에 대한 대응책으로, 또는 상대적으로 저렴한 비용으로 빠르게 중국 내 등록권리를 확보하기 위하여 중국 실용신안 출원을 진행하는 것 또한 고려할 수 있다.
[BLT알려줌] 글로벌 진출을 위한 7가지 해외특허 전략
https://www.youtube.com/watch?v=uWoinEt9avo
(6) 특허의 가치는 청구항을 보면 안다
등록된 특허의 가치는 청구항에 의하여 결정된다. 청구항 중에서도 가장 중요한 것은 독립항이다. 다른 청구항을 인용하지 않는 청구항을 독립항이라고 한다. 특허의 침해여부를 판단할 때, 독립항에 포함된 모든 구성요소를 실시하고 있는지 여부가 판단의 기준이 된다. 따라서, 독립항에 필수적인 내용이 포함되어 있지 않다면 발명을 보호받지 못하는 것이고, 독립항에 불필요한 내용이 포함되어 있다면 회피설계의 빌미를 제공하는 것이다. 따라서, 독립항이 기업의 제품, 서비스 또는 이를 뒷받침하는 기술요소를 얼마나 군더더기없이 잘 설명하고 있는지가 특허의 가치를 판단하는 가장 큰 기준이 된다고 할 수 있다.
(7) 전문가와 상담하라
이상과 같이 다양한 지식재산 보호방법을 설명하였지만, 이를 실제로 적용하는 것은 또 다른 문제이다. 실제로는 기업의 사정과 기술내용, 니즈에 따라 훨씬 다양한 사례들과 그에 따른 전략이 존재하므로, 가장 좋은 지식재산 보호방법은 전문가와 상담하는 것이다. 특히나 최근에는 온라인 홈페이지를 이용하여 자격증도 없는 사람이 변리사인 척 행세를 하는 경우가 아주 많기 때문에, 스타트업들의 주의가 필요하다. 믿을 수 있는 전문가를 찾아 상담을 요청하면, 기업의 기술과 현재 상황, 나아가 예산범위까지 고려한 최적의 전략을 제공받을 수 있을 것이다. 만약, 변리사가 상담을 해주지 않는다면, 그 사무소는 가짜 변리사가 운영하는 사무소일 가능성이 많으므로, 절대로 '싸다'는 것을 기준으로 당신의 '귀한' 아이템을 엉망으로 만드는 일이 있어서는 안될 것이다.
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