상표권 침해 내용증명, 흥분하지 말고 차분히 검토하자

 상표권을 침해했다는 내용증명을 받으면 당황할 수밖에 없습니다. 너무 흥분하기보다는 먼저 상대방이 원하는 것이 무엇인지 알아야 합니다. 단순히 판매 중단을 원하는 것인지, 아니면 상표권의 라이선스 등으로 수익을 얻고 싶어 하는지 파악해야 효과적으로 대처할 수 있습니다. 

 내용증명을 받으면 과격하게 답변을 보내거나 무대응으로 일관할 필요가 없습니다. 내용증명에 대해 바로 답변하기 어려운 경우, 언제까지 검토하겠다는 등 어느 정도 상대방과 좋은 분위기를 형성하는 것이 바람직합니다. 이후 내용증명에 대해 차분하게 검토하고 다양한 조치 방안을 수립하여 분쟁을 원만히 해결해야 합니다.

 상표권의 침해가 성립하기 위해서는 일단 상표가 유사하고 상품도 유사해야 합니다. 하지만 상품 또는 서비스에 대해서 자세히 따져보지 않고 내용증명을 보내는 경우도 있습니다. 상대방의 상표권에서 상품과 서비스를 먼저 확인해야 하는 이유입니다. 또한 등록된 상표가 여러 구성요소를 포함하고 있는 경우, 브랜드로서 역

할을 할 수 없는 부분, 즉 식별할 수 있는 힘이 없는 부분을 근거로 자신의 상표권을 주장할 수도 있습니다. 분명 다른 부분 때문에 상표로 등록되었는데, 아무런 권리도 없고 누구도 독점할 수 없는 부분을 자신의 상표권으로 오해하는 경우가 많습니다. 이런 두 가지 경우에 해당한다면 상표권 침해라고 할 수 없겠지요.

 다음으로 자신의 사업에서 상대방이 등록한 상표를 브랜드로 사용하지 않은 경우에는 상표권 침해가 아닙니다. 대법원(2001도1355)은 자동차부품인 에어 클리너를 제조하면서 그 포장상자에 에어 클리너가 사용되는 적용차종을 밝히기 위하여 자동차 제작회사의 등록상표를 표시하였으나 제반 사정에 비추어 그 출처표시가 명백하고 부품 등의 용도설명 등을 위하여 사용한 것에 불과하다는 이유로 그 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 없다고 판시한 바 있습니다. 즉, 등록상표인 ‘소나타’를 포장상자에 표시하였더라도 용도 설명에 해당할 뿐 상품의 브랜드로 사용하지 않았다는 의미입니다.

- 브랜드, 결국엔 상표등록이 필요합니다(김태수, 북랩, 2022) 중에서 -