최근, 미국특허청(USPTO)은 AIA 심판 절차에서 다투어지는 특허 청구항에 관한 이전 판결(선행 재판)을 PTAB이 고려하도록 하는 새로운 실무지침을 발표했습니다.
먼저, 미국 특허청(USPTO) 산하 행정부 소속인 미국 특허심판원(PTAB, Patent Trial and Appeal Board)은 한국에서의 특허심판원의 성격과 조금 다릅니다.
심판원으로서의 특허무효심판의 행정심판적인 성격이 다르다기보다는, 각 지방법원의 판단과의 관계, 즉 특허무효에 대한 결정이나 효력을 발생시키는 행정부와 사법부의 판단 범위 등에 차이가 있습니다.
미국의 이번 소식을 보면, 미국심판원은 AIA절차에서 다투어지는 특허 청구항에 관한 이전 판결을 PTAB이 고려하도록 하고 있습니다. 그것은 동일한 특허 청구항에 대한 판단의 모순을 막고, 예측가능성을 높여, 판단의 일관성을 유지하려는 것 같습니다.
미국특허의 경우 많은 뉴스와 기사로 보아왔듯이, 무효에 대한 이해관계가 어마어마합니다.
특히 ITC(국제무역위원회)의 경우에는 한국기업들의 이름도 많이 거론되어 익숙하니 더욱 체감될 것입니다.
미국의 제품 시장을 고려할 때, 이러한 소송들이 개시되는 시점들을 보면, 이미 시장에 제품들이 풀려 어느 정도 시정점유율을 갖게 되었을 때가 많습니다. 손해배상액은 어마어마하게 됩니다.
특히, 미국에서의 특허에 대한 손배해상은 기본적으로 3 배수라고 하지만, 성문법 체계가 아닌 미국에서는 특허침해의 고의나 악의가 밝혀질경우 천문학적인 손해액이 판결되는 경우도 자주 있다 보니, 이러한 이해관계는 그야말로 소송에서의 승패를 가르는 중요한 판단이라고 할 수 있습니다. 특히, 권리자가 보다 보호받는 환경의 미국에서는 침해로 소송을 당한 당자사로서는 중요한 소송의 키가 될 수 있습니다.
즉, 미국은 이전에는 미국심판원에서의 특허청구항에 대한 무효판단과, 일반 연방지방법원(District Court)의 판단이 달라질 수 있음을 전제하고 있습니다.
그러나, 한국에서는 특허심판원을 제외하고 특허무효의 판단 혹은 특허의 효력을 무효라고 선언할 수 있는 경우는 극히 예외적이거나, 그렇다고 해도 특허의 무효가 '명백'해야 한다거나, '권리남용'의 법리로 해결하려고 하는 것이 종전의 판례들의 태도입니다.
한국은 관련법상 특허심판원에 의해 무효가 확정되는 경우에, 특허의 침해 등의 일반 지방법원에도 영향을 미치게 됩니다. 즉 관련 소송의 대상이 되는 등록특허가 소멸되었기 때문에, 통상 해당 소송은 각하 판결이 나오게 될 것입니다.
다만, 한국특허심판원에 심결이 나면, 이를 불복하기 위해서 고등법원 격인 특허법원으로 불복하여 심결을 다시 다툴 수 있게 됩니다.
그러나, 미국의 경우 미국심판원에서 무효를 판단받았더라도 이러한 판단을 불복하는 것과 별개로, 연방지방법원에 동일한 청구항에 대해 무효를 주장할 수 있게 됩니다.
즉, 미국의 경우 법원에서도 특허의 효력에 대한 무효를 판단할 수 있고, 그 판단으로 특허의 효력은 실제 실효되기 때문입니다(미국특허청의 등록 말소는 별개의 절차로 이루어짐).
이제는 이렇게 동시 다발적으로 이루어진 소송에서 먼저 이루어진 판단에 대한 PTAB의 해당 판단을 고려하여 보다 예측가능한 판단을 내릴 수 있을 것으로 보입니다. 이는 어찌보면 실질적인 소송에서도 어느정도 영향을 미칠 수 밖에 없지만, 보다 명확한 지침으로 함으로써 판단의 일관성을 유지하려는 것 같아 보입니다.
결과적으로 미국특허심판원과 연방지방법원의 상반된 결과는 연방순회항소법원(CAFC)에서 최종 정리 및 판결되는 것이 일반적입니다. 예외적인 경우에 SCOTUS(미국 연방대법원)이 개입하게 됩니다.
한국과는 법원의 성격이나 상소법원의 차이가 있습니다.
미국에서 우리나라 기업들의 소송 소식이 자주 들려오곤 합니다.
미국의 한국기업들이 주요 특허 등의 소송을 제기하는 관할에 대해서도 전략적으로 접근함을 알 수 있습니다.
배심원들의 판단에 의하다 보니, 해당 지역의 기여도나 특허소송 이슈 이외에 기업 이미지를 적극적으로 어필할 수 있는 곳을 선택하기도 합니다.
미국에서는 특허무효가 침해소송이나 손해배상소송에서 핵심적인 반론이다 보니,
이의 주장을 유리하게 하기 위해 다양한 루트로 이를 주장하게 마련입니다.
이러한 개정 지침은 법률적으로 기속 되지 않는 무효의 판단들에 대해, 어느 정도는 동일한 청구항에 대한 모순된 판단을 피하고, 수백 억, 수천억의 소송에서 소송당사자의 소송의 예측가능성을 높일 수 있을 것으로 생각됩니다.