[상표권변호사] 상표권침해와 손해배상2
상표법 제109조에 따라 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있습니다.
손해배상청구를 위해서는 ① 제3자의 위법한 권리침해가 있고, ② 침해행위에 고의 또는 과실이 있어야 하며, ③ 침해로 인하여 손해가 발생하고, ④ 권리침해 행위와 손해발생 사이에 상당인과관계가 인정되어야 합니다.
고의의 추정) 상표법 제112조는 등록상표임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정한다고 하여 고의의 추정 규정을 두고 있습니다.
손해액의 추정) 상표권의 침해에 따른 손해액의 산정 및 증명이 곤란하기 때문에 상표법 제110조는 손해액의 추정에 관한 규정을 두고 있습니다.
1. 상표법 제110조 제1항
권리를 침해한 자가 침해행위를 하게 한 상품을 양도하였을 때에는 ① 그 상품의 양도수량(상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘지 아니하는 수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액(제1호)과 ② 그 상품의 양도 수량 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(상표권자 또는 전용사용권자가 그 상표권자의 상표권에 대한 전용사용권의 설정, 통상사용권의 허락 또는 그 전용사용권자의 전용사용권에 대한 통상사용권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 아니하는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 상표등록을 받은 상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액(제2호)의 합계액을 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 손해액으로 할 수 있습니다.
2. 상표법 제110조 제3항
가) 내용
권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 경우에는 그 이익액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정합니다.
나) 관련 판례
(1) 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결
(가) 쟁점
침해자가 받은 이익이 순이익을 의미하는지, 한계이익을 의미하는지 여부가 문제된 사안입니다.
(나) 판례의 태도
대법원은 위 규정의 침해자가 받은 이익에 대하여, “침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침해자의 이익액을 손해액으로 삼아”라고 판시하여, 한계이익설의 입장을 보이고 있습니다.
(2) 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결
(가) 쟁점
구 상표법 제67조 제2항(현행 상표법 제110조 제3항)의 추정이 일부 복멸될 수 있는지 여부가 문제된 사안입니다.
(나) 판례의 태도
대법원은 “침해자가 상품의 품질, 기술, 디자인, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있다면 그와 같은 사정이 인정되는 부분에 관하여는 구 상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸된다고 할 것”라고 판시하여, 추정의 일부 복멸이 가능하다는 입장입니다.
(3) 서울중앙지방법원 2016. 5. 27. 선고 2015가합504429 판결
(가) 구 상표법 제67조 제2항(현행 상표법 제110조 제3항)의 적용여부
법원은 “구 상표법 제67조 제2항의 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 입증하는 것이 곤란한 점을 감안하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 등이 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고, 상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로, 상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장·입증할 필요가 있으나, 위 규정의 취지에 비추어 보면 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 손해의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다”고 판시하여, 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결의 법리를 적용하였습니다.
(나) ‘침해자가 얻은 이익’의 산정기준
법원은 “침해자의 이익을 순이익으로 볼 것인지 아니면 한계이익으로 볼 것인지가 문제인바”라고 판시하면서, “침해행위로 얻은 수익(침해제품의 매출액)에서 침해행위와의 견련성을 인정하기 어려운 고정비용까지 공제하는 것은 구 상표법 제67조 제2항의 침해행위에 의하여 이익을 받은 때라는 문언에 부합하지 않는 것으로 해석되는 점, 고정비용까지 공제한다면 침해자가 침해행위와는 무관하게 지출한 고정비용이 매우 큰 경우 손해배상액이 과소해지거나 아예 없어지게 되는 부당한 결과가 발생할 수 있는 점, 대법원도 한계이익설의 입장을 취한 것으로 해석되는 점에 비추어 보면, 침해자의 이익을 한계이익으로 봄이 타당하다”라고 판단하였는바, 침해자의 이익을 한계이익으로 보았습니다.
(다) 구 상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸되는지 여부
법원은 “피고의 매출액은 꾸준한 기술개발을 통한 차별화된 기술력, 전국적인 판매망, 원활한 애프터서비스 제공 등에 힘입은 바가 큰 것으로 보이는 점, 피고 휠체어에 부착되는 레이블을 이 사건 표장 사용 전·후로 비교해보면, 위 레이블에서 이 사건 표장이 차지하는 상표적 기능이 그리 크지 않음을 알 수 있는 점 등을 종합하여 보면, 위 한계이익의 90%는 상품의 품질, 기술, 상표 이외의 신용, 판매정책 등 이 사건 표장의 사용과는 무관하게 얻은 이익으로, 나머지 10%는 이 사건 표장의 사용으로 얻은 이익으로 평가함이 상당하다”라고 판단하였습니다. 이는 침해자가 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있으므로, 위 부분에 대하여는 추정이 복멸되고 침해자가 받은 이익의 10%에 대하여만 상표권자의 손해액으로 추정된다고 본 것입니다.
다) 외국 주요 국가의 상표법상 침해자 이익 반환 제도
(1) 미국
미국에서는 상표법상 침해자 이익 반환이 민사적 구제 방법으로 인정되고 있습니다. 침해자 이익 반환 제도의 취지는 ① 원고 손해의 대략적인 추정을 통한 원고 손해의 보장(compensation), ② 침해자의 부당이득 제거(removal of unjust enrichment), ③ 고의적 침해의 억제(deterrence)라고 합니다.
미국 법원은 비교적 오래 전부터 침해자의 이익이 원고의 손해를 대략적으로 추정하게 해준다고 보아왔고, 근래에는 부당이득의 제거와 침해 억제를 위한 목적으로 침해자의 이익 반환을 허용하고 있습니다.
침해자의 이익 반환에 침해자의 고의 또는 과실이 요구되는지 여부에 관하여 명문의 규정은 없고, 각 법원별로 침해자의 악의적 침해를 요하거나 악의적 침해와 상관없이 이익 환수를 인정하고 있어, 그 견해와 판단이 나뉘어져 있습니다.
또한, 미국 상표법상 원고는 침해자의 매출만 입증하면 되고, 침해자의 이익에서 비용 공제를 주장하고 입증할 책임은 피고에게 있는 것으로 규정되어 있습니다. 원고는 증거개시 제도를 통하여 침해자의 매출을 입증합니다. 만일 피고가 장부를 제대로 기재하지 않고 있어 피고의 매출을 입증하기가 어려운 상황에서는 법원이 합리적인 방법으로 피고의 매출을 추측하도록 허용할 재량이 있다고 봅니다. 그리고, 피고가 공제 비용을 증명하지 못하는 경우에는 법원은 원고가 입증한 매출 전체를 침해자의 이익으로 볼 수도 있지만, 법원이 피고의 비용을 추산하기도 합니다.
나아가, 침해자가 침해 상품 뿐만 아니라 비침해 상품도 판매한 경우, 간접비(overhead)의 배분이 문제됩니다. 임대료, 전기세 등과 같은 간접비는 직접비와 달리 침해 상품의 생산과 판매에만 이용된 것이 아니기 때문입니다. 법원은 ① 간접비 및 고정비용을 일체 비용으로 공제하지 않고 오직 직접비용만의 공제를 허용하는 방법(incremental cost rule), ② 간접비 가운데 침해 상품의 생산에 직접적으로 도움을 미친 것으로 인정되는 부분의 공제를 허용하는 방법(direct assistance rule), ③ 간접비나 고정비도 침해 상품이 전체 상품에서 차지하는 비중에 비례하여 배분하는 방법(full absorption rule)의 세 가지 방법을 채택하고 있는데, 방법의 채택에 회계적 관점과 태도만을 견지하고 있지는 않습니다. 이에 따라, 하급심 판례는 피고가 직접비와 침해 상품 사이에 관련성을 충분히 입증한 경우에는 이를 공제할 수도 있고, 충분히 입증하지 못한 경우에는 간접비를 공제할 수 없다는 입장을 취하기도 하였습니다.
침해자가 자신의 이익에 기초하여 과세당국에 지불한 소득세나 재산세는 공제 대상이 되지 않는다고 보는 것이 법원과 다수설의 입장입니다.
(2) 영국
영국 상표법상 상표권 침해가 있는 경우, 상표권자는 손해배상과 침해 이익의 반환을 둘 다 청구할 수는 없고, 둘 중 하나만을 선택하여 청구할 수 있습니다.
영국은 ‘증분이익 접근법(incremental approach)’와 ‘기여도(approtionment)’를 구하는 방법을 침해 이익 반환의 방법으로 발전시켰습니다. 증분이익 접근법에 의하면, 침해행위로 인하여 판매가 증대되지 않은 경우에는 침해로 인한 모든 이익을 반환시킬 수 없게 됩니다. 중간 판매자가 개입된 경우와 침해된 부분이 필요적인 요소인 경우를 제외하고는 전체 침해 이익의 반환이 아닌 기여도를 정하는 방법이 사용됩니다. 영국 법원은 침해 이익 반환과 관련하여 이익 전부를 반환하여야 하는지, 기여도를 인정하여 일부만을 반환하여야 하는지를 사건에 따라 다르게 판단하고 있습니다.
단, 기망행위를 하여 사기를 범한 경우에는 침해 이익 전부에 대한 반환을 인정하고 있습니다.
영국 법원은 침해자의 고의 여부와 무관하게 실제로 이익과 관련하여 지불한 세금, 침해 물품을 시장에서 판매하기 위해서 들인 기술과 노동력에 대한 비용과 같은 침해로 인한 간접비를 공제하고 있는 추세입니다.
(3) 독일
독일 상표법 제14조 제6항 제2문은 상표권 침해로 인한 손해배상액을 산정할 때 침해자가 상표권 침해로 인해 취득한 이익도 고려하여야 한다고 규정하여 이익 반환을 손해배상의 특별한 형태로 인정하고 있습니다.
독일 법원은 종래 침해자가 반환해야 할 이익을 산정할 때 침해행위와 관련된 비용 및 간접비 중 일정 비율을 공제하는 것을 허용하였습니다. 그러나, 이후 판례에서 침해 물품의 제조 및 판매가 없는 경우에도 간접비가 발생하였을지의 여부를 고려하지 않은 채 간접비의 일부를 공제할 수 없다고 태도를 변경하였고, 침해 물품의 제조 및 판매와 관련이 없는 고정비는 공제하지 않는 것이 정당하다고 보았습니다. 단, 이 때에도 침해자가 고정비와 변동 간접비가 예외적으로 침해 물품에 직접 귀속될 수 있다는 사실을 주장·입증한다면 그러한 한도 내에서 이를 수익에서 공제하는 것이 가능하다고 하였습니다.
(4) 일본
일본 상표법은 “상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 있어서, 그 자가 그 침해의 행위에 의하여 이익을 얻고 있는 경우에는, 그 이익의 액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다”는 규정을 두고 있습니다.
일본 법원과 다수설의 기존 입장에 따르면 침해자의 이익은 매출에서 매출을 발생시키기 위하여 필요한 전체 비용을 공제한 순이익으로 해석됩니다. 그러나, 최근에는 침해자의 이익은 매출에서 원가를 공제한 순이익이 아닌 침해자의 매출에서 그 매출을 증가시키기 위하여 지출한 변동비 및 당해 매출에 직접 필요한 직접고정비만을 공제한 이익이라고 보는 침해자 기준의 한계이익설이 다수설 및 판례의 입장이라고 합니다. 법원에 의하면, 원재료비, 부품비, 매입비용, 개발비, 외주비, 가공비, 직접작업노무비, 제조원가 중 비례부분과 같은 비용이 변동비 또는 직접고정비로서 공제되었습니다. 반면에, 연구개발비, 운임, 임원보수, 보험, 세금, 점포가임, 통신교통비와 같은 비용은 공제가 허용되지 않았습니다.
침해자의 이익액을 단위수량당 이익액에 판매수량을 곱하는 방식으로 계산하는 경우, 판매수량을 산정하는 방법은 문서제출명령을 이용합니다. 피고가 문서제출명령에 응하지 않으면 일본 민사소송법의 명문규정에 따라 원고의 주장을 사실로 인정합니다.
(5) 중국
중국 상표법은 “상표 사용권의 침해에 대한 보상 금액은 침해로 인해 권리 보유자가 입은 실제 손해에 따라 결정되어야 하며, 실제 손해를 결정하기 어렵다면 침해로 인해 침해자로부터 얻은 이익에 따라 결정될 수 있다. 권리자의 손해 또는 침해자의 이익을 결정하기 어려운 경우 상표권의 라이센스료의 배수를 참고하여 합리적으로 결정해야 한다. 악의적인 상표 독점권 침해의 경우 상황이 심각할 경우 위의 방법에 따라 결정된 금액의 1배 및 3배를 초과할 수 있다. 보상 금액에는 권리자가 침해를 중지하기 위해 지불한 합리적인 비용이 포함된다”고 규정하고 있습니다.
위 규정에 따라 손해배상액의 산정은, ① 침해자가 얻은 이익을 기준으로 하는 방법으로 산정될 수 있는데, 침해상품의 판매량에 그 상품의 단위 수량당 이익을 곱한 값에 의해 계산하거나, 그 상품의 단위수량당 이윤을 알 수 없는 경우에는 등록상표 상품의 단위수량당 이익에 따라 계산할 수 있습니다. 그리고 ② 피침해자가 입은 손실을 기준으로 하는 방법으로 산정되는 경우, 침해로 인해 생긴 권리자의 상품판매 감소량 또는 침해상품의 판매량에 그 등록상표 상품의 단위 수량당 이익을 곱하여 계산할 수 있습니다.
피고의 비용 공제에 관하여, 권리침해자가 특허 침해행위로 취득한 이익 외의 기타 권리로 발생한 이익은 합리적으로 공제하여야 한다는 근거규정을 마련해두고 있습니다. 이에 따라 산업계의 평균비용을 기준으로 한 일반 비용은 공제될 수 있습니다.
3. 상표법 제110조 제4항
등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있습니다.
위 사용료 상당액은 상표권의 권리자에게 보장되는 최소한의 배상액으로 기능합니다.
상표권자는 권리 침해의 사실 및 통상 받을 수 있는 사용료의 액수를 주장·입증하면 상표법 제110조 제4항의 적용을 받을 수 있으며, 손해의 발생을 주장·입증할 필요는 없습니다.
4. 상표법 제110조 제5항
손해액이 같은 항에 규정된 금액을 초과하는 경우에는 그 초고액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있습니다. 이 경우 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 위의 사실을 고려할 수 있습니다.
2000년대 후반 이후에는 대부분의 사건에서 상표권 침해의 경우 손해액이 위 규정에 의하여 산정되고 있다는 통계가 제시되고 있습니다. 이에 대하여 손해액의 추정에 관한 구체적인 규정들이 존재함에도 위 규정을 사용하여 간편한 방법에 따라 손해액을 산정한다는 비판이 제기되기도 합니다.
5. 상표법 제110조 제6항
법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있습니다.
6. 상표법 제110조 제7항 및 제8항
법원은 고의적으로 상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있습니다.
이 때 배상액을 판단함에 있어서는 ① 침해행위로 인하여 해당 상표의 식별력 또는 명성이 손상된 정도(제1호), ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도(제2호), ③ 침해행위로 인하여 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 피해규모(제3호), ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익(제4호), ⑤ 침해행위의 기간·횟수 등(제5호), ⑥ 침해행위에 따른 벌금(제6호), ⑦ 침해행위를 한 자의 재산상태(제7호), ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도(제8호)를 고려하여야 합니다.
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